La Demandante es Poclain Marketing & Services S.A. con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representada por Cabinet Beau de Lomenie, Francia.
El Demandado es Manuel González Rodríguez, con domicilio en Madrid, España, representado por sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Dinahosting s.l. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de marzo de 2013. El 2 de abril de 2013 el Centro envió a Dinahosting s.l. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de abril 2013, Dinahosting s.l. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto y de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de abril de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de abril de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de abril de 2013.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de mayo de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante pertenece al grupo Poclain Hydraulics, una de las empresas líderes en transmisiones hidráulicas.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:
- Marca internacional POCLAIN No. 446171, registrada el 12 de julio de 1979 y renovada en 2009 hasta el 12 de julio de 2019, cubriendo máquinas de la clase internacional 7, vehículos de la clase internacional 12, servicios de la clase internacional 37 y transporte de la clase internacional 39.
- Marca comunitaria POCLAIN No. 003544021, solicitada el 29 de octubre de 2003 y registrada el 23 de marzo de 2005, cubriendo productos y servicios de las clases internacionales 7, 12 y 37.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 11 de febrero de 2005.
De acuerdo a una impresión proporcionada por la Demandante, el 29 de marzo de 2013 el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa exhibía, como único contenido, una leyenda en inglés que decía “Underworks! Coming Soon”. El Centro, durante la visita que efectuó el 4 de abril de 2013 al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa obtuvo idéntico resultado.
En el día de la fecha, el Experto trató de conectar su navegador al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa y obtuvo como respuesta un “Error 403” (acceso prohibido) y un “Error 404” (sitio web no encontrado). 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene lo siguiente:
El nombre de dominio en disputa reproduce las marcas POCLAIN de la Demandante con la sola adición del gTLD ".info", de modo que resulta idéntico o al menos similar hasta el punto de la confusión con las marcas del Demandante.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandante ha demostrado que tiene derechos exclusivos con relación a la marca POCLAIN. El término “Poclain” no tiene otro significado que como marca de la Demandante. En ausencia de evidencia sustancial de lo contrario, no es posible que alguna otra entidad, incluido el Demandado, tenga derechos o intereses legítimos sobre la marca de la Demandante, que nunca ha autorizado o permitido al Demandado utilizar la marca POCLAIN o solicitar un nombre de dominio que la incorpore. No existe una relación o vinculación económica entre la Demandante y el Demandado.
El Demandado nunca ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. El Demandado no construyó su reputación con el nombre de dominio en disputa y no tiene ningún derecho sobre una marca “Poclain” ni sobre una empresa o razón social equivalente.
El Demandado no asocia el nombre de dominio en disputa con una oferta de buena fe de productos o servicios. De hecho, el nombre de dominio en disputa no dirige a ningún sitio web.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Es improbable que el Demandado no tuviera conocimiento de los derechos de marca de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa, ya que la marca POCLAIN ha estado en uso desde 1930. Estas circunstancias parecen indicar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante e impedir que la Demandante refleje su marca en el correspondiente gTLD. El Demandado no asocia el nombre de dominio en disputa con una oferta de buena fe de productos o servicios ya que el nombre de dominio en disputa no dirige a ningún sitio web. B. Demandado
En su contestación a la demanda, el Demandado sostiene lo siguiente:
El Demandado considera suficientemente expuestos los derechos exclusivos de la Demandante sobre la marca POCLAIN. En relación con la acusación de crear confusión, el interés real del Demandado ha sido en todo momento preservar la marca POCLAIN de la Demandante, mediante el apoyo a la marca con la puesta a disposición de un portal en Internet que facilitara un punto común para los interesados y aficionados en la búsqueda de información, tanto como particular como en el ámbito técnico.
Entendiendo como cierto lo expresado en la Demanda en relación con los intereses legítimos de la Demandante, no es menos cierto que el Demandado ha demostrado en todo momento un interés real, no económico, puesto que ha proporcionado un soporte inexistente en aquel momento, por parte de la propia marca, tanto de la marca americana, como de la europea. Prueba de ello son las innumerables entradas en la página habilitada en el comienzo.
Antes de que el Demandado hubiera recibido cualquier aviso de la controversia, existen pruebas de que ha utilizado el nombre del dominio, haciendo un buen uso del mismo, como pagina de servicio de la marca en el año 2004.
El Demandado, en calidad de particular, ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa aún cuando no haya adquirido derechos de marcas o de productos o servicios.
El Demandado ha mantenido el nombre de dominio en disputa desde su adquisición en 2005, libre en ese momento, sin ánimo de lucro, y con la sola intención de facilitar una información a aquellas personas interesadas en el mundo de las grandes máquinas de trabajo. La página nunca ha sido utilizada con fines lucrativos ni con ánimo de ser utilizada en contra de la marca.
La página web bajo el nombre de dominio en disputa actualmente se encuentra sin uso, no siendo intención del Demandado aplicarla a ninguna operación perturbadora de la actividad comercial de la Demandante.
El Demandado fue reconocido como miembro benefactor de la marca POCLAIN por la actual fundación Poclain (anteriormente denominada “Génération Deux”).
El Demandado hace un uso legítimo y leal, no comercial, del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca ni de empañar el buen nombre de la marca en cuestión con ánimo de lucro.
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a la Demandante, en calidad de supuesto titular de la marca de productos o de servicios, o a un competidor de la Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos del Demandado relacionados directamente con nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado para impedir que la Demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el que el Demandado no haya desarrollado una conducta de esa índole. La Demandante y el Demandado no compiten entre sí. El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante.
El Demandado fue reconocido como miembro benefactor de la marca POCLAIN por la actual fundación Poclain, así como su labor por preservar la marca reflejada, siendo reconocido en prensa internacional, y en la propia fundación Poclain,
El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado por el Demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio web del Demandado. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante, mediante impresiones de las respectivas bases de datos de autoridades de registro, ha probado que tiene derechos sobre las marcas POCLAIN. Ver sección 4 supra.
Dado que el nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca POCLAIN, con la sola adición del gTLD ".info", el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confundiblemente similar a las marcas en las que la Demandante tiene derechos. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, que sólo la Demandante tiene derechos exclusivos con relación a la marca POCLAIN, y que el término “Poclain” no tiene otro significado que como marca de la Demandante. La Demandante declara que nunca ha autorizado o permitido al Demandado utilizar la marca POCLAIN o solicitar un nombre de dominio que la incorpore, y que no existe una relación o vinculación económica con el Demandado. La Demandante agrega que el Demandado nunca ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, no construyó su reputación con el nombre de dominio en disputa, y que el mismo no tiene ningún derecho sobre una marca “Poclain” ni sobre una empresa o razón social equivalente. Por último, la Demandante sostiene que el Demandado no asocia el nombre de dominio en disputa con una oferta de buena fe de productos o servicios, y que el nombre de dominio en disputa no dirige a ningún sitio web.
Por su parte, el Demandado sostiene que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia ha utilizado el nombre del dominio en disputa, haciendo un buen uso del mismo, como pagina de servicio de la marca en el año 2004. Sin embargo, como se verá a continuación, los documentos que presenta el Demandado no respaldan dicha afirmación.
En primer término, el Demandado presenta un correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2004, firmado por un señor llamado Hameed Sulaiman que dice estar complacido por el sitio web del Demandado y que el sitio parece tener problemas ya que no puede acceder a la información que necesita sobre algunas máquinas Poclain. Al respecto, el Experto nota que como el Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 11 de febrero de 2005, el sitio web al que se refiere el señor Sulaiman no puede haber estado alojado bajo el nombre de dominio en disputa.
En segundo término, el Demandado proporciona copia de una nota periodística publicada en el Oise Hebdo de fecha 26 de enero de 2005 en la que se hace referencia a un español - presumiblemente el Demandado - que compró una máquina Poclain modelo 1000, de 200 toneladas. El Experto considera que esta publicación no prueba uso alguno del nombre de dominio en disputa, el que fue registrado por el Demandado recién al mes siguiente.
En tercer término, el Demandado presenta copia de un correo electrónico en francés dirigido a “Lolo” (el apodo del Demandado) el 11 de febrero de 2005 por el señor Philippe Fritz, de la directiva de Génération Deux – una asociación civil de ex-miembros del personal de Poclain, actualmente denominada fundación Poclain – ofreciéndole al Demandado convertirse en miembro benefactor de la fundación, dado que no ha sido miembro del personal de Poclain, pero que por sus acciones él ha destacado el nombre de Poclain, por una contribución mínima de 38 Euros para el período 2005. En opinión del Experto, este texto tampoco prueba uso alguno del nombre de dominio en disputa, el que por otra parte fue registrado ese mismo día, 11 de febrero de 2005.
En cuarto término, el Demandado presenta un texto en francés, sin indicación de fecha, autor o procedencia, presumiblemente referido al Demandado, del que se dice que “hace 5 años él ha creado un sitio de Internet en memoria de Poclain y de Georges Bataille. Allí se encuentra la historia de Poclain, de la 1000CK y de muchas otras cosas”. El Experto observa que este texto no menciona un sitio web bajo el nombre de dominio en disputa sino un sitio de Internet alojado bajo el nombre de dominio .
El Demandado sostiene que ha registrado el nombre de dominio en disputa con la sola intención de facilitar información a aquellas personas interesadas en el mundo de las grandes máquinas de trabajo. Sin embargo, el Demandado no aporta prueba alguna de algún uso efectivo del nombre de dominio en disputa, sea como el alegado “punto de encuentro” de aficionados, sea como fuente de información sobre productos Poclain. La Demandante ha probado que el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa consiste únicamente en una leyenda que dice “Underworks! Coming soon!”. Esa falta de contenido ha sido confirmada por la visita que hizo el Centro al sitio web antes de notificar la Demanda. Es más, el propio Demandado reconoce en su Escrito de Contestación a la Demanda que la página web bajo el nombre de dominio en disputa se encuentra sin uso.
En consecuencia, si bien el Demandado prueba ser aficionado a las máquinas Poclain, nada indica que antes de tener noticia de la disputa haya usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios, ni de que fuera a hacerlo en el futuro mediante preparativos comprobables, conforme al párrafo 4(c)(i) de la Política, ya que ni siquiera se ha referido a tales preparativos. Por otra parte, el transcurso de más de ocho años desde la fecha de registro del nombre de dominio en disputa sin el menor vestigio de uso, hace poco creíble, a opinión de este Experto, el propósito de uso alegado por el Demandado.
El Demandado tampoco ha presentado prueba de un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro, conforme al párrafo 4(c)(iii) de la Política.
Finalmente, hay que descartar que el Demandado sea o haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, conforme al párrafo 4(c)(ii) de la Política. Según las constancias del expediente, el Demandado se llama Manuel González Rodríguez, y es apodado “Lolo”. El Experto observa que la frase “Allez donc regarder les images de Manuel “Lolo Poclain” (“Id a mirar las imágenes de Manuel “Lolo Poclain””) figura en un texto presentado por el Demandado, pero del que no indica autor, fecha u origen, por lo que no sirve como evidencia fehaciente a criterio de este Experto de que el Demandado es “conocido corrientemente” como “Lolo Poclain”.
En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De todo lo anterior se infiere que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado conocía de sobra las marcas y productos Poclain de la Demandante. El Demandado incluso se reconoce como aficionado a las máquinas de ese fabricante, y alega haber utilizado el nombre de dominio en disputa como punto de información sobre tales productos – aunque sin probarlo. Por tanto el Experto estima cumplido el bien establecido requisito de registro de mala fe, que exige que el Demandado tenga conocimiento de la marca y de los productos o servicios que ella protege, y que los haya tenido en mira al registrar el nombre de dominio en disputa.
El Demandado, alegando que la Demandante no proporciona a los consumidores un sitio web de información sobre sus productos, dice que él mismo ha venido a proporcionarlo. Sin embargo, como hemos visto, esa actividad de difusión no se produjo bajo el nombre de dominio en disputa.
En opinión del Experto, está claro que el Demandado incurrió en uso pasivo del nombre de dominio en disputa, que ante un conjunto de circunstancias relevantes, permite inferir que hay registro y uso de mala fe del nombre de dominio. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003. En el presente caso, el Experto considera relevantes las circunstancias siguientes:
a) La marca de la Demandante es bien conocida en el sector de las grandes máquinas y transmisiones hidráulicas.
b) Falta de todo uso del nombre de dominio en disputa en los más de ocho años transcurridos desde el momento del registro hasta el presente.
c) Aparición de las leyendas “Error 403” (acceso prohibido) y “Error 404” (sitio web no encontrado) al intentar el Experto conectar, en el día de la fecha, su programa navegador al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa.
d) Contradicción del contenido de la prueba aportada por el Demandado y sus propias alegaciones.
e) Aunque no exista evidencia de una previa “conducta de esa índole”, es decir una repetición de registros de marcas ajenas como nombres de dominio, es plausible la alegación de la Demandante según la cual el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante e impedirle que refleje su marca en el gTLD “.info”.
f) Las actividades de difusión relativas a máquinas Poclain fueron desarrolladas por el Demandado bajo un nombre de dominio distinto del nombre de dominio en disputa, lo que demuestra que para esa actividad de difusión no era necesario registrar un nombre de dominio del segundo nivel que contenga íntegra y exclusivamente la marca POCLAIN.
Por lo expuesto, la Demandante ha probado el registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 16 de mayo de 2013
Full & Egal Universal Law Academy