Il Ricorrente è Perfetti Van Melle SpA di Lainate, Italia, rappresentato da Perfetti Van Melle S.p.A., Italia.
Il Resistente è Michele Lafronza di Gudo Visconti, Italia. 2. I nomi a dominio e gli enti di registrazione
I nomi a dominio contestati e sono registrati presso la società Ascio Technologies Inc. e R SpA rispettivamente. 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 3 aprile 2013 via email. Il 3 aprile 2013, il Centro ha trasmesso via email agli enti di registrazione una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio contestati. In data 4 aprile 2013, gli enti di registrazione hanno trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
In data 9 aprile 2013, il Centro ha inviato una email alle parti spiegando che il Ricorso è stato presentato in italiano, ma l'accordo di registrazione per è in inglese, allo stesso tempo ha invitato il Ricorrente a fornire prove sufficienti di un accordo tra le parti che il procedimento si svolga in italiano o a tradurre in italiano il Ricorso o a presentare una richiesta motivata che l’italiano sia la lingua del procedimento. Il Ricorrente ha presentato in data 9 aprile 2013 una richiesta per l’italiano come lingua del procedimento, richiesta a cui il Resistente non ha risposto. Questa è stata seguita da una comunicazione del Centro in cui si affermava che in considerazione degli elementi del caso si sarebbe proceduto solamente in lingua italiana, e informando le parti che spetta al Collegio, una volta nominato, decidere la lingua del procedimento.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 17 aprile 2013, il Centro ha notificato il Ricorso in italiano e in inglese. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 7 maggio 2013. Il Resistente ha inviato numerose comunicazioni, in italiano, via email in data 18 e 19 aprile 2013. In data 19 aprile 2013 il Centro ha accusato ricevuta delle suddette comunicazioni ed ha invitato il Ricorrente a considerare una sospensione della procedura. Il Centro ha notato in data 24 aprile 2013 che il Ricorrente non ha richiesto alcuna sospensione. In data 8 maggio 2013 il Centro ha informato le parti dell’inizio della procedura di nomina del collegio amministrativo.
Il Centro ha nominato, in data 22 maggio 2013, Richard Hill quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio amministrativo ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme.
In data 22 maggio 2013, il Ricorrente ha inviato un’email al Centro allegando l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 20 maggio 2013. In data 23 maggio 2013, il Resistente ha inoltrato al Centro delle comunicazioni scambiate con l’ente di registrazione R SpA. 4. I presupposti di fatto
Per i motivi indicati sotto, il Collegio ritiene che non è necessario determinare i fatti. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
Come argomento preliminare, il Ricorrente sostiene che la lingua del contratto di registrazione per uno dei nomi a dominio contestati è l’inglese mentre per l’altro è l’italiano. In considerazione del fatto che il contratto di registrazione di uno dei nomi a dominio contestati è in italiano, che le pagine web corrispondenti a entrambi i nomi a dominio contestati sono in italiano e che sia il Ricorrente che il Resistente risiedono in Italia, il Ricorso è stato presentato in italiano.
Il Ricorrente afferma di essere titolare di numerose registrazioni per il marchio VIVIDENT, che coprono prodotti delle classi internazionali 3, 5 e in particolare 30, usato specificatamente per chewing gum. I nomi a dominio contestati sono identici al marchio VIVIDENT del Ricorrente, una parola di fantasia protetta in tutto il mondo dalle registrazioni di marchio del Ricorrente.
Secondo il Ricorrente, il Resistente non è comunemente conosciuto tramite i nomi a dominio contestati. A conoscenza del Ricorrente, il Resistente non ha alcun diritto basato sulla tradizione o sull’uso legittimo del nome che ha scelto per i nomi a dominio contestati.
Il Ricorrente dice che le pagine web relative ai nomi a dominio contestati offrono i servizi di un’agenzia specializzata in viaggi dentali. Considerando che alcuni dei prodotti del Ricorrente sono intesi specificatamente per la promozione dell’igiene orale, essendo chewing gum che contengono particolari ingredienti come lo xilitolo, è evidente che il Resistente, decidendo di usare i nomi a dominio contestati per promuovere servizi dentali, stia cercando di sfruttare indebitamente la notorietà dei prodotti del Ricorrente, senza dover sostenere alcuna spesa pubblicitaria o promozionale, comportamento sicuramente illegittimo considerato che il Ricorrente ha investito notevoli somme di denaro nella creazione e promozione dei suoi prodotti a marchio VIVIDENT.
Inoltre, considerando che VIVIDENT è un marchio molto famoso specialmente in Italia, dove risiede anche il Resistente, sembra strano che quest’ultimo abbia deciso di scegliere proprio la parola “vivident” per i suoi nomi a dominio, cioè una parola di fantasia creata e utilizzata dal Ricorrente fin dal 1980.
Secono il Ricorrente, considerata l’identità tra i nomi a dominio contestati ed il marchio del Ricorrente, i consumatori possono pensare che esista un legame tra i prodotti del Ricorrente e i nomi a dominio contestati; il Resistente in questo modo cerca intenzionalmente di attirare alle sue pagine web il pubblico che utilizza Internet per cercare informazioni sui prodotti del Ricorrente. B. Resistente
Il Resistente ha inviato varie email in italiano, di cui l’unica pertinente è quella del 19 aprile 2013, nella quale il Resistente dice “Qui non c’è nessun resistente, vi ho già detto ‘il tempo di cambiare tutto’ e libero il nome vivident”.
Il Resistente ha anche inviato un’email il 23 maggio 2013, dalla quale risulta che il Resistente ha domandato la chiusura immediata dei siti presso i nomi a dominio contestati, ma che questa domanda di cancellazione non è stata avviata perchè i nomi a dominio contestati sono bloccati a causa della presente procedura. 6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
Prima di discutere i tre elementi della Policy, il Collegio deve discutere a titolo preliminare la questione di procedura sollevata dal fatto che il Ricorso e le comunicazioni del Resistente sono scritti in italiano, mentre il contratto di registrazione per uno dei nomi a dominio contestati è in inglese. Secondo l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti, ma il Collegio può decidere altrimenti, avendo considererato le circonstanze del caso.
In questo caso, tanto il Ricorso che le comunicazioni del Resistente sono scritti in italiano ed ambedue le parti sono italiane. Vista questa situazione, il Collegio decide di utilizzare la lingua italiana per questa procedura. Vedi Burger King Corporation v. Burger King S.R.L, Caso OMPI No. DRO2008-0012.
Il Collegio deve anche prendere in conto il fatto che il Tribunale di Milano ha inibito il Resistente da ogni ulteriore utilizzo del segno VIVIDENT. Secondo l’articolo 18(a) delle Norme, il Collegio ha la facoltà di decidere di procedere ad una decisione.
In questo caso il Resistente, secondo il Collegio, ha consentito esplicitamente al trasferimento dei nomi a dominio contestati. È ormai pacifico che, in questo caso, il Collegio può ordinare il trasferimento senza pronunciarsi sui tre elementi individuali della Policy, vedi la WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), articolo 4.13, secondo il quale, quando il Resistente ha dato il suo consenso unilaterale e univoco per il trasferimento dei nomi a dominio contestati, il Collegio può a sua discrezione ordinare il trasferimento senza pronunciarsi sui tre elementi dell’articolo 4(a) della Policy.
In questo caso, il Collegio decide di ordinare il trasferimento dei nomi a dominio contestati al Ricorrente senza altre discussioni. A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Per i motivi indicati sopra, il Collegio ritiene che non è necessario pronunciarsi su questo elemento della Policy. B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Per i motivi indicati sopra, il Collegio ritiene che non è necessario pronunciarsi su questo elemento della Policy. C. Registrazione e Uso in Malafede
Per i motivi indicati sopra, il Collegio ritiene che non è necessario pronunciarsi su questo elemento della Policy. 7. Decisione
Per i motivi sopra esposti ed ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento dei nomi a dominio contestati e al Ricorrente.
Richard Hill
Membro Unico del Collegio
Data: 25 maggio 2013
Full & Egal Universal Law Academy