Le Requérant est BUNSHA, Hem, France, représenté par DS Avocats, France.
Le Défendeur est Lionel Olivera, Paris, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Tucows Inc. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par BUNSHA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 4 avril 2013.
En date du 5 avril 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Tucows Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 11 avril 2013, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais et a invité le Requérant à fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 16 avril 2013, le Requérant a adressé une requête au Centre pour que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas répondu à la requête du Requérant.
Le 19 avril 2013, le Centre a informé le Requérant que le nom de domaine litigieux n'était pas enregistré auprès de l'unité d'enregistrement indiquée dans la plainte.
Le 22 avril 2013, en réponse à la notification du Centre d’irrégularité de la plainte, le Requérant a déposé la plainte amendée.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 25 avril 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 mai 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 mai 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 31 mai 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est une société holding propriétaire des marques KIABI, grande enseigne de magasins de vêtements et de prêt-à-porter présente en France depuis 1978. Il exploite ses droits sur cette dénomination en relation avec les activités ci-dessus, notamment par l'intermédiaire de sa filiale et centrale d'achat KIABI EUROPE qui bénéficie d'un droit de licence sur les marques KIABI.
Le Requérant est également présent dans d'autres pays incluant l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Russie ou le Maroc.
Il est ainsi titulaire de plusieurs marques françaises et internationales, incluant notamment les marques suivantes:
- La marque française KIABI déposée le 9 février 1996 sous le numéro 96610046 en classes 3, 5, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 42, 43 et 44 couvrant notamment les produits et services suivants: cuir, articles de maroquinerie, matières textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, rénovation de vêtements.
- L'enregistrement international KIABI du 27 juin 1996 enregistré sous le numéro 657851 en classes 3, 5, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 37 et 42, relatifs notamment aux produits et services suivants: cuir, articles de maroquinerie, matières textiles, tissus à usage textile, vêtements, chaussures, chapellerie, rénovation de vêtements.
- La marque communautaire KIABI du 14 octobre 2009 sous le numéro 008614208 en classes 3, 14, 18, 24 et 25 désignant notamment les produits suivants: cuir, articles de maroquinerie, tissus à usage textile, vêtements, chaussures, chapellerie.
- La marque française KIABI 100 % DE VIE du 7 mars 2005 enregistrée sous le numéro 053347038 en classes 14, 16, 18, 25, 28 et 38 notamment pour les produits suivants: cuir, articles de maroquinerie, vêtements, chaussures, chapellerie.
- La marque française KIABI LA MODE A PETITS PRIX du 10 décembre 2003 enregistrée sous le numéro 033263129 en classes 3, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 35 et 38 notamment pour les produits suivants: cuir, articles de maroquinerie, tissus à usage textile, vêtements, chaussures, chapellerie.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine , enregistré le 20 août 1996 hébergeant le site Internet de la marque KIABI et sur lequel sont notamment proposés des produits à la vente.
Le Défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 12 décembre 2012. Aucun site actif n'a été hébergé sur ce nom de domaine. Le Requérant a toutefois été averti qu'un service de messagerie électronique ayant été créé sur la base de ce nom de domaine (xxx@) permettait au Défendeur d'adresser des courriels en français, notamment à des entreprises d'articles textiles, afin de solliciter des informations ou de proposer d'entrer en relation avec elles. Ces courriels étaient présentés comme émis par la centrale d'achat KIABI et signés par le Défendeur en se faisant passé pour le Chef Achats Département Sourcing Tissus de la centrale d'achat KIABI EUROPE.
À titre d'information, une plainte auprès du Procureur de la République a été déposée par la centrale d'achat du Requérant KIABI EUROPE pour usurpation d'identité. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant estime que:
- le nom de domaine litigieux est similaire ou semblable au point de créer une confusion avec la marque connue KIABI:
Le Requérant indique notamment que le nom de domaine litigieux reprend à l'identique et en position d'attaque la dénomination "Kiabi" qui bénéficie d'une certaine renommée.
Il précise également que l'adjonction de l'extension ".com" ainsi que de l'élément "centrale" ne saurait être suffisante pour écarter toute similitude avec ses marques.
Le Requérant fait également valoir que l'ajout de l'élément "centrale" accentue le risque de confusion en l'espèce, dans la mesure où il fait expressément référence à la grande distribution et aux centrales d'achat.
- le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache:
Le Requérant souligne qu'il ne dispose d'aucun lien avec le Défendeur, et qu'il ne lui a concédé aucune licence ou droit d'usage sur la dénomination "Kiabi".
Le Défendeur ne possède par ailleurs aucun droit de marque ou nom de société incluant le terme "Kiabi", de sorte qu'il ne possède aucun droit sur ce nom ni aucun intérêt légitime.
- le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi compte tenu du caractère notoire de la marque KIABI, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des droits et l'activité du Requérant sous la marque en question.
Le Requérant souligne par ailleurs que le nom de domaine a été utilisé pour héberger une adresse de messagerie à partir de laquelle étaient adressés des emails visant à solliciter des entreprises textiles en vue de perturber les opérations commerciales des magasins KIABI.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine à son profit. B. Défendeur
Le Défendeur n'a pas présenté d'arguments en réponse à la plainte déposée par le Requérant. 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que "la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable".
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs. A. Langue de la procédure
Le paragraphe 11(a) des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d'enregistrement. Toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
Dans sa plainte, soumise en français, le Requérant déclare que la langue du contrat d'enregistrement est le français. Or, l'unité d'enregistrement auprès duquel le nom de domaine litigieux a été enregistré a informé le Centre par courrier électronique du 5 avril 2013 que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais.
Le Centre a alors notifié au Requérant par courrier électronique du 11 avril 2013 la nécessité de régulariser la plainte déposée. Le 16 avril 2013, le Requérant a déposé au Centre une demande afin que la langue de la procédure soit le français, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, et notamment à la nationalité, au domicile, et aux échanges antérieurs du Défendeur, du Requérant et du prestataire ayant servi d'intermédiaire entre le Défendeur et l'unité d'enregistrement.
Le Défendeur, invité à se prononcer sur la question de la langue de la procédure, n'a pas fait parvenir d'observations à cet égard dans les délais impartis.
Dès lors, en vertu des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application, la Commission administrative accède à la demande du Requérant et confirme que la langue de la procédure administrative est le français. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a valablement établi, par la présentation d'extraits de bases de données de marques, ses droits antérieurs sur la marque KIABI, seule ou accompagnée d'autres éléments verbaux, en France et à l'international, en relation notamment avec les produits et services suivants: cuir, articles de maroquinerie, matières textiles, tissus à usage textile, vêtements, chaussures, chapellerie, rénovation de vêtements.
Par ailleurs, et sans que cela soit déterminant au regard des Principes directeurs, le Requérant a établi être titulaire du nom de domaine , correspondant à son site institutionnel et sur lequel il offre à ses clients la possibilité de visualiser et d'acheter les produits textiles qu'il propose à la vente.
Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque distinctive KIABI du Requérant en première position, de sorte qu'elle représente l'élément dominant du nom de domaine litigieux.
Le terme "centrale" ajouté à la suite est, quant à lui, purement générique et usuel dans le secteur de la grande distribution. Or, il est régulièrement rappelé par les commissions administratives que l’ajout de termes descriptifs ou génériques à une marque distinctive n’empêche pas les noms de domaine litigieux d’être similaires au point de créer une confusion avec la marque du Requérant (Feiyue v. Qi Jian,Litige OMPI No. D2011-0376; TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol,Litige OMPI No. D2009-0361; Nokia Corporation v. N a.k.a. IBCC,Litige OMPI No. D2000-0102; Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews,Litige OMPI No. D2000-0580).
En l'espèce, l'ajout de l'élément "centrale" à l'élément "kiabi" placé en position d'attaque ne fait que renforcer le risque de confusion, les internautes étant ainsi conduit à penser que le nom de domaine litigieux appartient aux magasins KIABI et renvoie directement à sa centrale d'achat dont la mission est de centraliser les achats pour un ensemble de distributeurs ou grossistes indépendants.
Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreuses commissions administratives, l’adjonction dans le nom de domaine litigieux du suffixe ".com" ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc.,Litige OMPI No. D2000-0834). Dès lors, cet élément n’est pas de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.
L'ajout de ces termes à la marque du KIABI du Requérant ne fait donc pas obstacle au risque de confusion, un internaute étant légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est destiné à la commercialisation par le Requérant de ses propres produits.
En conséquence, la Commission administrative considère que le Requérant est titulaire de droits sur la dénomination "Kiabi", et que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant. C. Droits ou légitimes intérêts
En l'absence d'arguments en réponse présentés par le Défendeur pour justifier d'un droit ou d'un intérêt à agir, il appartient à la Commission administrative de baser ses conclusions sur les allégations du Requérant et ses propres constatations.
Il ressort des informations transmises que le Défendeur ne justifie d'aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination "KIABI" reproduite dans le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Défendeur n'est nullement affilié au Requérant et ce dernier ne lui a accordé aucune licence, autorisation ou droit d'enregistrer et d'utiliser la marque KIABI.
Aucun élément ne permet d'établir, par ailleurs, que le Défendeur aurait fait une utilisation légitime du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Au contraire, la référence frauduleuse au Requérant dans les emails adressés via l'adresse électronique hébergée sur le nom de domaine litigieux démontre la parfaite connaissance des activités du Requérant par le Défendeur, celui-ci ne pouvant alors prétendre faire une offre de bonne foi.
Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur ne peut justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a pas de droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose qu' "aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après":
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le défendeur est coutumier d'une telle pratique,
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou,
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Après examen des pièces fournies dans la Plainte:
- Enregistrement de mauvaise foi
La Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, notamment pour les raisons suivantes:
- le Défendeur est de nationalité française et domicilié en France;
- les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu'une simple recherche sur les bases de données de marques (telle qu'effectuée par le Requérant à titre d'exemple) aurait permis au Défendeur de constater l'existence des droits antérieurs du Requérant;
- en tout état de cause, la marque KIABI du Requérant a fait l'objet d'une large exploitation en France depuis de nombreuses années, et bénéficie à cet égard sur ce territoire d'une reconnaissance du public et d'une renommée, comme en témoigne l'étude et les diverses données chiffrées probantes transmises par le Requérant sur les magasins KIABI. Or, l'enregistrement de noms de domaine correspondant à une marque renommée appartenant à un tiers sans motif légitime doit être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi (Compagnie Gervais Danone v. SARL Biu,Litige OMPI No. D2007-1824);
- Le Défendeur a volontairement fait référence aux marques KIABI du Requérant, non seulement dans le nom de domaine litigieux, mais également dans des courriers électroniques qu'il a adressé via le nom de domaine litigieux, de sorte qu'il avait pleinement conscience de l'existence du Requérant lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'il souhaitait délibérément créer une confusion à cet égard.
En l'absence de contestation des arguments du Requérant sur ce point, il apparait donc clairement que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque du Requérant.
- Utilisation de mauvaise foi
D'après les éléments transmis par le Requérant à l'appui de sa plainte, il apparait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet inactif, et qu'il ne fait donc pas l'objet d'une exploitation. Le Défendeur n'a utilisé le nom de domaine litigieux que comme support d'un service de messagerie (xxx@).
Or, il résulte d'une jurisprudence ancienne et bien établie que la détention passive d'un nom de domaine enregistré de mauvaise foi peut constituer un usage de mauvaise foi dès lors que d'autres éléments viennent étayer cette circonstance (Telstra Corporation Limited.v. Nuclear Marshmallows,Litige OMPI No. D2000-0003).
Par ailleurs, la jurisprudence retient également que lorsque le nom de domaine est similaire à une marque jouissant d'une certaine renommée (ce qui est le cas en l'espèce), ou lorsque le Défendeur n'a pas pris part à la procédure (ce qui est également le cas ici), il existe de sérieux motifs de considérer que la détention passive du nom est réalisée de mauvaise foi (Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,Litige OMPI No. D2000-0163, Jupiters Limited c. Aaron Hall,Litige OMPI No. D2000-0574).
En tout état de cause, les faits énoncés ci-dessus et les documents communiqués par le Requérant à l'appui de sa plainte démontrent que le Défendeur a fait usage du nom de domaine litigieux pour héberger un service de messagerie via lequel il adressait des courriers électroniques à des sociétés de textiles afin de solliciter des informations ou entrer en relation d'affaires, se faisant ainsi passer pour un employé du Requérant.
Compte tenu de ce qui précède, il apparait que le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation dudit site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En conséquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative estime que les conditions du paragraphe 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En conséquence, conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 12 juin 2013
Full & Egal Universal Law Academy