La Demandante es Mariana Stoilova Stankova con domicilio en Palma de Mallorca, representada por Antonio Crespo Pizarro, España, España (en adelante, la “Demandante”).
La Demandada es Edivam da Conceiçao Silva, Private Registrant con domicilio en Barcelona, España, representada por Javier Villanueva Larrosa, España, (en adelante, la “Demandada”). 2. Los Nombres de Dominio y los Registradores
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
El registrador del nombre de dominio es New Dream Network, LLC dba DreamH (en adelante, el “Primer Registrador”). El registrador del nombre de dominio es Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (en adelante, el “Segundo Registrador”). Conjuntamente serán referidos como los “Registradores”. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 12 de abril de 2013. En la misma fecha el Centro envió a los Registradores por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 12 de abril de 2013 el Primer Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Segundo Registrador no suministró ninguna información a pesar de varios recordatorios enviados por el Centro. En vista de las circunstancias, el 8 de mayo de 2013 el Centro envió un correo electrónico al Segundo Registrador informándole de que el Centro procedería en este procedimiento asumiendo que la información disponible en el WhoIs público y recopilada de la Demanda es correcta.
El 16 de mayo de 2013, el Centro envió a las partes un correo electrónico sobre el idioma del procedimiento en inglés y en español. El 16 de mayo de 2013, la Demandante respondió solicitando que español fuera el idioma del procedimiento. La Demandada no presentó ningún comentario.
El 16 de mayo de 2013, el Centro envió a la Demandante un correo electrónico solicitándole que enmendara la Demanda, específicamente el párrafo relativo a la identificación de los Registradores, y que suministrara información complementaria disponible con relación a su afirmación de que los Nombres de Dominio son registrados y gestionados por el misma persona. La Demandante presentó la Demanda enmendada el 17 de mayo de 2013.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de mayo de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de junio de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de junio de 2013.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn, Pablo A. Palazzi y Ángel García Vidal como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 3 de julio de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Lengua del procedimiento
La Demandante presentó el escrito de Demanda en castellano, sin que la Demandada haya presentado oposición alguna en relación con el uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento. Por el contrario, en la Contestación a la Demanda, la Demandada utilizó la misma lengua, demostrando un pleno conocimiento de la misma.
Habida cuenta de la mencionada falta de oposición de la Demandada, así como de su demostrado conocimiento de dicha lengua, y del hecho que ambas partes aparentemente residen en España, este Grupo de Expertos considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 15 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano. 5. Alegaciones suplementarias no solicitadas
Tanto la Demandante como la Demandada presentaron alegaciones adicionales a sus correspondientes Demanda y Contestación a la Demanda sin haber sido requeridas para ello por parte del Grupo de Expertos.
A este respecto, cabe recordar que, de conformidad con los criterios expresados en numerosas decisiones (ver, por ejemplo, Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner,Caso OMPI No. D2001-1447; Autonation Holding Corp. v. Rabea Alawneh,Caso OMPI No. D2002-0058; o De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland, Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0484), la aceptación por parte del Grupo de Expertos de escritos adicionales solamente debería darse si las siguientes circunstancias se produjeran:
(i) los escritos adicionales incluyeran cuestiones que no fueran conocidas por la parte en cuestión en el momento en que hubiera podido ejercer su derecho de presentar alegaciones y que, dichas cuestiones, fueran relevantes a fin de que el Grupo de Expertos adoptara su decisión; y
(ii) la eventual aceptación de dichos documentos no supusiera una quiebra de la garantía de igualdad de tratamiento de las partes.
Habiendo revisado someramente los escritos adicionales presentados por las partes, el Grupo de Expertos considera que los mismos no aportan elemento relevante alguno ni dilucidan cuestión alguna que sea trascendental a fin de adoptar esta Decisión. De este modo, los citados escritos no se tienen en cuenta por el Grupo de Expertos. 6. Antecedentes de Hecho A. La Demandante
La Demandante opera diversos portales de anuncios de contactos eróticos dirigidos al mercado español por medio del nombre de dominio (igualmente titularidad de la Demandante).
Para el desarrollo de las mencionadas actividades, la Demandante utiliza la marca MYLOQUO que registró y mantiene en vigor ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (nº de registro 2931143), concedida el 20 de octubre de 2010 para diversos servicios incluidos en la clase 35 del Nomenclátor Internacional. B. La Demandada
La Demandada ofrece, al igual que la Demandante, portales de anuncios de contactos eróticos referidos al mercado español. De acuerdo con la información aportada por la Demandada, ésta se viene dedicando a la mencionada actividad desde hace varios años. C. Los Nombres de Dominio
La Demandada registró el Nombre de Dominio el 17 de febrero de 2011, registrando asimismo el 24 de febrero de 2011.
En ambos casos, desde su registro los Nombres de Dominio han estado conectados al portal de anuncios de contactos eróticos operados por la Demandada. 7. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
- Que los Nombres de Dominio son confusamente similares respecto de la marca MYLOQUO de la que es titular la Demandante, existiendo un riesgo de confusión evidente (acentuado por el hecho de que tanto Demandante como Demandada operan en el mismo mercado de servicios y geográfico). En este sentido, la Demandante sostiene que entre su marca y los Nombres de Dominio existe una clara identidad denominativa, fonética, conceptual y aplicativa.
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, al no contar con derecho registral alguno sobre la denominación “eroloquo”. En este sentido, indica la Demandante que la Demandada vió como una solicitud de registro marcario basado en la misma denominación fue denegado por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas por incompatibilidad con otras marcas registradas (entre las que se incluye la de la propia Demandante).
- Que los Nombres de Dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe por parte de la Demandada, al haberse registrado con posterioridad al registro del nombre de dominio , titularidad de la Demandante y principal elemento de desarrollo de su negocio de anuncios de contactos por Internet. En opinión de la Demandante, el uso intencionado de la palabra “loquo” por parte de la Demandada (en relación con búsquedas en Internet) indica claramente la intención de la Demandada de aprovecharse de forma indebida de los derechos de la Demandante.
- Que, atendiendo a todo lo anterior, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de la Demandante. B. Demandada
La Demandada alega en la Contestación a la Demanda:
- Que no existe riesgo de confusión entre la marca de la Demandante y los Nombres de Dominio, en cuanto que la citada marca incluye el prefijo “my” y los Nombres de Dominio contienen el prefijo “ero”. De este modo, en opinión de la Demandada, no existe riesgo alguno de confusión.
- Que empezó a utilizar los Nombres de Dominio con anterioridad a tener conocimiento de la Demandante o de su marca. En este sentido, la Demandada indica que hasta febrero de 2011 la Demandante no creó la página web vinculada a su nombre de dominio y no fue hasta principios de marzo de 2011 que empezó a publicar anuncios. En este sentido, señala la Demandada que la Demandante está desarrollando una estrategia de reclamaciones tendente a obtener todos los nombres de dominio posibles basados en la denominación “loquo”.
- Que los Nombres de Dominio no se registraron de mala fe, atendiendo al hecho de que en el momento en que se produjeron dichos registros la Demandante todavía no había lanzado su negocio online vinculado a la marca MYLOQUO. De este modo, indica la Demandada que era imposible que conociera la marca y actividades de la Demandante.
- Que la Demandante ha pretendido hacer un uso abusivo del procedimiento conforme a la Política, circunstancia que debería indicarse expresamente en esta resolución.
- Que, en virtud de lo anterior, la Demanda debería ser desestimada. 8. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de la marca de la que la Demandante tiene derechos;
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de mala fe.
A continuación, se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. No obstante, antes de entrar en el análisis, dos cuestiones preliminares que se han planteado en el marco de este procedimiento:
- Tal y como se ha indicado en el Iter Procedimental, el Segundo Registrador no confirmó de forma expresa la titularidad del Nombre de Dominio . Sin perjuicio de ello, el Grupo de Expertos considera que las pruebas aportadas por las partes (incluyendo, entre otras, la idéntica distribución de contenidos en los sitios web asociados a cada uno de los Nombres de Dominio), así como la información incluida en la base de datos WhoIs, confirman de forma suficiente que el citado Nombre de Dominio es en efecto titularidad de la Demandada.
- Desde un punto de vista estrictamente formal, cabría plantearse si la identidad de la Demandada no sería la misma respecto a los Nombres de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta la información de titularidad que consta en la base de datos WhoIs respecto a cada uno de ellos. Ello no obstante, la Demandante ha aportado numerosos indicios que permiten concluir que el titular de los Nombres de Dominio es el mismo y que, de hecho, se trata de la Demandada. En la Contestación a la Demanda, la Demandada confirma de forma expresa que es el titular de los Nombres de Dominio. De este modo, el Grupo de Expertos considera que se han presentado suficientes pruebas para considerar que los dos Nombres de Dominio son, en efecto, titularidad de la Demandada. Dicha interpretación es acorde a la que otros grupos de expertos han dado en casos parecidos (ver, por ejemplo, ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, W, W Co., and Worldcup 2002,Caso OMPI No. D2000-0034; Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Kentech, Inc. a.k.a. Helois Lab a.k.a. Orion Web a.k.a. Titan Net a.k.a. Panda Ventures a.k.a. Spiral Matrix and Domain Purchase, NOLDC, Inc.,Caso OMPI No. D2005-0890; The American Automobile Association, Inc. v. Privacy--P, Privacy--P, Privacy--P, Isaac Goldstein, Caso OMPI D2011-2069). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El primero de los elementos requeridos por la Política es que los Nombres de Dominio puedan considerarse idénticos o confusamente similares respecto de los derechos invocados por la Demandante.
En este sentido, cabe recordar que la marca alegada por la Demandante se basa en la denominación “myloquo”, mientras que los Nombres de Dominio se basan en “eroloquo”. Si se comparan ambas denominaciones, es obvio que éstas tienen en común el nombre “loquo”, el cual, de hecho, constituye el núcleo distintivo en ambos casos. Por el contrario los sufijos “my” y “ero” parecen elementos secundarios que no hacen más que complementar el mencionado término.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo de Expertos considera que existe un riesgo de confusión entre la marca alegada por la Demandante y los Nombres de Dominio, de modo que no cabe sino concluir que en el presente caso se cumple el requisito exigido en el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El apartado 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el correspondiente nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En el presente caso, la Demandada ha acreditado que desarrolla desde hace años una actividad mercantil asociada a los Nombres de Dominio y vinculada a la explotación de portales en Internet de anuncios. A tal efecto, se han presentado pruebas razonables para acreditar que dicha actividad (y, por tanto, el uso de los Nombres de Dominio) ocurrió con anterioridad al lanzamiento de las actividades de la Demandante, lo cual parece dar lugar a un interés legítimo suficiente a los efectos de la Política.
Ello no obstante, el Grupo de Expertos considera que no es preciso entrar en el análisis de la efectiva concurrencia de este segundo elemento, atendiendo a las conclusiones a las que ha llegado respecto al tercero de los elementos requeridos por la Política (conclusiones que se incluyen en la sección siguiente). C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por la Política es que la Demandante acredite que la Demandada registró y ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe. En este caso el Grupo de Expertos considera especialmente relevante detenerse en el análisis de la existencia o no de mala fe respecto al registro de los Nombres de Dominio por la Demandada.
A tal efecto, debe partirse de las especiales circunstancias que se dieron respecto al lanzamiento de las actividades de la Demandada y las de la propia Demandante. En efecto, en la Contestación a la Demanda se ha acreditado que las actividades de la Demandada (a las que se asociaron los Nombres de Dominio) se dieron de forma independiente y sin conexión alguna con la Demandante (más allá de servirse de un núcleo identificativo común por ambas partes en sus correspondientes nombres de dominio y marca - en el caso de la Demandante).
Atendiendo a lo anterior, el Grupo de Expertos no considera que la Demandante haya acreditado de forma convincente que el registro de los Nombres de Dominio se basó en un ánimo de servirse de forma injusta de su marca MYLOQUO. A fin de llegar a esta conclusión, deben tenerse en cuenta los elementos interpretativos que han consolidado numerosas decisiones en el marco de la Política sobre esta cuestión:
- Por un lado, el elemento principal a fin de considerar la concurrencia o no de mala fe respecto a los Nombres de Dominio es el conocimiento previo de la marca en cuestión. En este sentido ver, por ejemplo, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L.,Caso OMPI No. D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele,Caso OMPI No. D2003-0295; o Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.,Caso OMPI No. D2005-0556.
- Por otra parte, para determinar el potencial conocimiento de la marca de la Demandante por parte de la Demandada deben tenerse en cuenta diversas circunstancias entre las que cabe destacar la amplitud de uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la misma. En este sentido ver, por ejemplo, J. García Carrión S.A. v. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora,Caso OMPI No. D2001-0017; Freixenet, S.A. v. L&T,Caso OMPI No. D2001-1104; o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jose,Caso OMPI No. D2003-0675.
En opinión del Grupo de Expertos la aplicación de los mencionados criterios al presente caso cuestiona significativamente la concurrencia de una eventual mala fe de la Demandada respecto al registro de los Nombres de Dominio.
En efecto, atendiendo a las pruebas aportadas por las partes al presente procedimiento parece dudoso que la Demandada estuviera pensando en la marca de la Demandante al registrar los Nombres de Dominio. Particularmente, parece difícil que la Demandada estuviera pensando específicamente en la marca MYLOQUO de la Demandante en el momento del registro de los Nombres de Dominio. Dicha dificultad se deriva de los siguientes hechos:
(i) En el momento en que se produce dicho registro la Demandante todavía no había iniciado la explotación activa de su portal “www.” y, por tanto, de su marca MYLOQUO; y
(ii) La Demandante no ha aportado prueba alguna que permitiera presumir que la Demandada estaba al tanto de sus planes de desarrollo comercial y de su voluntad de utilizar para ello la marca y nombres de dominio basados en la denominación “myloquo”.
Atendiendo a lo indicado, el Grupo de Expertos considera que la Demandante no ha acreditado que la Demandada registró de mala fe los Nombres de Dominio. Habida cuenta de tal conclusión, no es necesario analizar si los Nombres de Dominio están siendo utilizados de mala fe por parte de la Demandada. D. Uso abusivo del procedimiento
Tal y como se ha indicado al resumir los argumentos incluidos en la Contestación a la Demanda, la Demandada considera que la Demandante al plantear el presente procedimiento ha incurrido en un intento de secuestro a la inversa de los Nombres de Dominio, tal y como dicha situación se regula en el párrafo 15(e) del Reglamento.
Ello no obstante, el Grupo de Expertos no considera que la conducta de la Demandante en el marco del presente procedimiento pueda calificarse como una infracción del mencionado párrafo del Reglamento, atendiendo a las particularidades del caso y a que las alegaciones de la Demandante son desestimadas básicamente por la falta de pruebas aportadas, pero ello sin denotar un ánimo abusivo por parte de la Demandante.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo de Expertos considera que no existe en este caso un abuso del procedimiento administrativo. 9. Decisión
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Presidente
Pablo A. Palazzi
Experto
Ángel García Vidal
Experto
Fecha: 23 de julio de 2013
Full & Egal Universal Law Academy