La Demandante es Mariana Stoilova Stankova con domicilio en Palma de Mallorca, España, representada por Antonio Crespo Pizarro, España.
El Demandado es Miguel Ángel Mata Carrasco, con domicilio en Barcelona, España, representado por Javier Villanueva Larrosa, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es OVH. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de abril de 2013. El mismo día, el Centro envió a OVH vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 12 de abril de 2013, OVH envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 19 de abril de 2013. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de abril de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de mayo de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de mayo de 2013.
El Centro nombró a Daniel Peña, Pablo A. Palazzi y Ángel García Vidal como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de junio de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el español que corresponde al idioma previsto en el acuerdo de registro. 4. Sobre las alegaciones suplementarias no solicitadas
Tras la recepción por parte del Centro del Escrito de Contestación, el 24 de junio de 2013 el Demandado remite al Centro un correo poniendo de manifiesto unos cambios supuestamente operados en la Web de la Demandante. Por su parte, ese mismo día la Demandante remite al Centro un correo electrónico en el que realiza diversas consideraciones sobre las afirmaciones del Demandado en Escrito de Contestación. Estas alegaciones fueron a su vez rebatidas por el Demandado en fecha 25 de junio de 2013.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del Reglamento, “además de la demanda y del escrito de contestación, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Nada se dice en la Política ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas no solicitadas presentadas por las partes, razón por la cual múltiples Grupos de expertos han rechazado su admisión y se han negado a valorarlas (Así, entre otros, los casos Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles,Caso OMPI No. D2000-0024; Avanade Inc. v. Robert Tansey,Caso OMPI No. D2001-0824; y Deutsche Post AG v. MailMij LLC,Caso OMPI No. D2003-0128). Sobre todo cuando, como es el caso, se trata de alegaciones muy extemporáneas y que nada relevante añaden a los elementos de juicio ya aportados al Grupo de Expertos. Por ese motivo, no se tienen en cuenta por el Grupo de Expertos. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante ofrece un directorio de anuncios por Internet en España por medio del nombre de dominio .
El Demandado ofrece un servicio Web de anuncios clasificados eróticos utilizando los nombres de dominio en disputa.
La Demandante es titular de la marca MYLOQUO, inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, “OEPM”) con el No. 2931143 que le fue concedida el 20 de octubre de 2010 para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: gestión y exposición de anuncios clasificados de terceros a través de redes informáticas; servicios publicitarios a través de plataformas con conexión global a redes informáticas; gestión de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios.
La Demandante registró el nombre de dominio en fecha 19 de febrero de 2010.
El Demandado registró el nombre de dominio el día 30 de enero del 2011. Luego, el Demandado registró los otros nombres de dominio en disputa. El 14 de mayo de 2011 registró y y el 16 de marzo de 2012 registró . 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que existe similitud entre su marca registrada MYLOQUO y los nombres de dominio en disputa.
La Demandante señala que todos los nombres de dominio en disputa contienen la expresión “loquo”
de lo cual se origina un evidente riesgo de confusión con la marca registrada en la OEPM.
Según la Demandante, la confusión se agrava por el hecho de que el Demandado centra su actividad en el mismo sector que la Demandante, esto es, anuncios por Internet en el rubro de contactos personales.
La Demandante considera asimismo que el Demandado no posee ni derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. La Demandante basa esta afirmación en el hecho de que el Demandado no aparece como titular de derechos registrales sobre la expresión “loquovip” en todas sus posibles extensiones, en ninguna de las oficinas oficiales de propiedad industrial consultadas por la Demandante a nivel internacional.
Respecto al registro y uso de mala fe, sostiene que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, en cuanto a los servicios y a la similitud denominativa de ambos.
Argumenta asimismo la Demandante que los nombres de dominio en disputa tienen fecha de creación posterior al nombre de dominio de la Demandante, , así como las solicitudes posteriores al registro de la marca. Por ende no ostentan derechos marcarios algunos. Su intención es claramente la de aprovechamiento indebido del nombre de la Demandante y competencia desleal de mala fe.
Se solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa a la Demandante. B. Demandado
El Demandado considera que no existe confusión entre la marca de la Demandante y su nombre de dominio por cuanto la marca contiene el prefijo “my” y los nombres de dominio en disputa contienen el sufijo “vip” lo cual permite al usuario medio de Internet diferenciar los signos.
El Demandado afirma que registró el nombre de dominio en disputa , el 30 de enero del año 2011, creó la página Web y empezó a prestar servicios a los usuarios a partir del 7 de febrero del 2011, donde se insertaron anuncios a partir del 8 de febrero del mismo año.
Señala que en el nombre de dominio de la Demandante se empezaron a insertar anuncios en las 4 ciudades que tiene disponibles en su Web a partir del 3 de marzo del 2011, y mediante la herramienta wayback machine, proporcionada por “”, se demuestra que no tiene actividad hasta el 8 de febrero del 2011.
El Demandado radica su interés legítimo al registrar el nombre de dominio en disputa el 30 de Enero del 2011, en el hecho de que la Web de la Demandante no existía, considerando que entonces queda demostrado que se actuó de buena fe. Argumenta asimismo el Demandado que en todo este tiempo, desde febrero del 2011, hasta la fecha, el nombre de dominio en disputa es ampliamente conocida por el nombre de dominio dentro del sector de anuncios eróticos en España
También afirma el Demandado que la Demandante guarda silencio sobre su posición en el mercado, no menciona visitas, no menciona notoriedad, no hace absoluta mención a su nivel de prestigio, ni aporta prueba alguna sobre su posición, ni aporta prueba documental sobre cuando inició su actividad online.
En cambio, el Demandado afirma que tiene una cantidad de anuncios insertados de 713.856 y se ha convertido en una de las páginas Web de referencia en España dentro del sector de los anuncios eróticos. El Demandado presenta un estudio de tráfico y popularidad en la Web producido por la compañía Alexa Rank con el cual compara su página Web con la de la Demandante. Según el informe, el nombre de dominio en disputa está en el puesto 180.457 mientras que aquél de la Demandante está en el puesto 2.411.752. 7. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como fundamento del primer requisito de la Política, la Demandante argumenta que es titular de la marca MYLOQUO registrada en España para amparar servicios de la clase 35 Internacional y que existe similitud suficiente para causar confusión entre su marca MYLOQUO y los nombres de dominio en disputa , , y .
Para el Grupo de Expertos, la comparación con el fin de determinar la posible similitud prevista en el primer requisito se debe establecer entre la marca MYLOQUO y la porción significativa de los nombres de dominio en disputa es decir “loquovip”. Lo anterior por cuanto las extensiones propias del sistema de nombres de dominio “.com”, “.info”, “.net”, “.org” no generan ninguna distintividad ni son elementos de diferenciación para los efectos de la Política.
El Grupo de Expertos considera que los nombres de dominio en disputa son similares y por ende, confundibles con la marca MYLOQUO de la Demandante. Existe un término común que se repite en la marca y los nombres de dominio el cual es “loquo”. En la marca se añade el prefijo “my” a la expresión “loquo” y en los nombres de dominio en disputa se suprime el prefijo y se agrega la expresión “vip” como se aprecia a continuación:
Marca: MYLOQUO
Nombres de dominios: “loquovip”
El Demandado alega que los nombres de dominio en disputa no resultan confundibles con la marca MYLOQUO de la Demandante dado que la marca no aparece contenida en su totalidad dentro de los nombres de dominio en disputa y que la expresión “loquo” no se podía registrar por la Demandante por cuanto ya pertenecía a un tercero.
El Demandado también alega que la propia Demandante viene coexistiendo con otras marcas que incluyen la palabra “loquo” en su denominación conforme surge del listado anexo al Escrito de la Contestación a la Demanda. De allí concluye que ello le impediría reivindicar un derecho exclusivo sobre la palabra “loquo”. En opinión de este Grupo de Expertos, en nada incide para la solución del caso lo alegado por el Demandado respecto a la existencia de otras marcas que contengan el término “loquo”. Lo anterior en relación con el primer requisito de la Política y sin que ello pueda ser tomado como un análisis definitivo bajo los parámetros de las legislaciones de marcas.
Consecuentemente, el Grupo de Expertos considera que se cumple el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Para cumplir con el segundo requisito de la Política, la carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez que este haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos. El Grupo de Expertos considera que en este caso la Demandante ha establecido un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con nombre de dominio en disputa.
En efecto, la Demandante ha demostrado al menos que desarrolla su actividad mercantil relacionada con anuncios de internet y la existencia a su nombre de derechos de propiedad industrial cuya titularidad ha evidenciado. En consecuencia, para efectos de la aplicación del segundo requisito, el Grupo de Expertos tendrá por probado el interés legítimo y es al Demandado a quien le corresponde probar sus derechos o intereses legítimos.
El Demandado ha argumentado tener derechos legítimos por el hecho de que cronológicamente el uso efectivo del nombre de dominio y de los contenidos de la Demandante no fue anterior al registro del primero de los nombres de dominio en disputa y al hecho de que ha venido posicionando su dominio con un tráfico destacado con base en la publicación de anuncios eróticos.
En vista de lo determinado en el apartado siguiente, el Grupo de Expertos estima que no es necesario pronunciarse sobre el segundo elemento. C. Registro y uso del nombre de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo al artículo 4(a)(iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe. El párrafo 4(b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que se han registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio en disputa a la Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de esa Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa; o
(ii) se han registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar los nombres de dominio en disputa, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un producto o servicio que figure en el sitio Web. Mala fe en cuanto al registro de los nombres de dominio en disputa
En relación con la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, los argumentos de la Demandante se limitan a establecer que los nombres de dominio en disputa son posteriores al registro de su marca MYLOQUO, así como al registro y uso de sus nombres de dominio y también al inicio de actividades de la Demandante.
El Demandado por su parte presenta evidencia sobre los retardos en el inicio de actividades de la Demandante y su propia actividad de posicionamiento de su negocio electrónico de manera independiente a la Demandante.
El Grupo de Expertos echa de menos una argumentación y una evidencia con la suficiencia necesaria como le correspondía a la Demandante respecto de la mala fe del Demandado. No se pueden extraer del acervo probatorio presentado con la Demanda, ninguno de los actos establecidos en la Política como indicativos de mala fe. Y tampoco se puede deducir o inferir un animo nocendi contra el Demandante. En este sentido, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (Así, entre otras muchas resoluciones, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.,Caso OMPI No. D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele, Caso OMPI No. D2003-0295;Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc, Caso OMPI No. D2005-0556).
Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la marca (Así, entre otros muchos casos, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías,Caso OMPI No. D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017; Freixenet S.A. v. L&T,Caso OMPI No. D2001-1104; o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jose, Caso OMPI No. D2003-0675,).
Pues bien, pese a la coincidencia de los sectores en que actúan las partes, ningún elemento consta en la Demanda del que se pueda deducir que el Demandado tenía conocimiento de la existencia de la marca de la Demandante en el momento de registrar el primero de los nombres de dominio en disputa. Y por lo que se refiere a los demás nombres de dominio en disputa, además de que la Demandante no ha aportado, a juicio de este Grupo de Expertos, indicios suficientes que acrediten la mala fe en el registro, puede entenderse que su registro obedece a la intención de quien es titular de un nombre de dominio con un determinado dominio genérico de nivel superior (“gTLD”), de registrarlo también con otros gTLDs. Mala fe en cuanto al uso de los nombres de dominio en disputa
Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio. Así se deriva claramente de la dicción literal de los párrafos 4)(a)(iii) y 4)(b) de la Política, y así lo resaltan varias decisiones UDRP. Destaca en este sentido la primera de las decisiones en aplicación de la Política: caso World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,Caso OMPI No. D1999-0001, donde se indica que los trabajos de elaboración de la Política confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilización del nombre de dominio.
Así las cosas, habiendo llegado a la conclusión este Grupo de expertos de que no ha quedado acreditado que los nombres de dominio en disputa hubieran sido registrados de mala fe, no es preciso ya analizar si los nombres de dominio están siendo o no objeto de uso de mala fe. D. Intento de abuso del procedimiento administrativo
El Demandado solicita la declaración de un intento de secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15(e) del Reglamento.
Teniendo en cuenta que la Demandante logró probar los primeros dos requisitos de la Política y que la ausencia de prueba de mala fe es la causal determinante para denegar las pretensiones, el Grupo de Expertos considera que no existe en este caso abuso del procedimiento administrativo. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
Daniel Peña
Experto Presidente
Ángel García Vidal
Experto
Pablo Palazzi
Experto
Fecha: 26 de junio de 2013
Full & Egal Universal Law Academy