Il Ricorrente è Manifattura Mario Colombo & C. S.p.A. di Monza, Italia, rappresentato da Giambrocono & C. S.p.A., Italia.
Il Resistente è Zhang Yiquan di Xiamen, Cina. 2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio contestato, , è registrato presso la società China Springboard, Inc. (“l’ente di registrazione”). 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 30 aprile 2013 via email. Il 30 aprile, il 3 maggio e il 7 maggio 2013, il Centro ha trasmesso via email all’ente di registrazione una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 9 maggio 2013, l’ente di registrazione ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto. A seguito di una richiesta di conferma del Centro, l’ente di registrazione ha, in data 14 maggio 2013, rivelato l’identità del registrante del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un’email al Ricorrente il 15 maggio 2013 fornendo le informazioni del registrante rivelate dall’ente di registrazione, e invitandolo a modificare il suo Ricorso. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro un Ricorso modificato in data 24 maggio 2013. In risposta ad una notifica di irregolarità del Ricorso, il Ricorrente ha modificato il proprio Ricorso in data 16 maggio 2013.
In data 15 maggio 2013, il Centro ha inviato un’email alle parti spiegando che il Ricorso è stato presentato in italiano, ma l’accordo di registrazione è in cinese; allo stesso tempo il Centro ha invitato il Ricorrente a fornire prove sufficienti di un accordo tra le parti che il procedimento si svolga in italiano o a tradurre in cinese il Ricorso o a presentare una richiesta motivata che l’italiano sia la lingua del procedimento. Il Ricorrente ha presentato in data 16 maggio 2013 una richiesta per l’italiano come lingua del procedimento, richiesta a cui il Resistente non ha risposto. La richiesta è stata seguita da una comunicazione del Centro in cui si informavano le parti che l’italiano e il cinese sarebbero stati utilizzati di concerto per comunicare con le parti, che la Risposta sarebbe stata accettata in una di queste lingue e che il Collegio, una volta nominato, avrebbe deciso la lingua del procedimento.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche dei Ricorsi modificati alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 29 maggio 2013, il Centro ha notificato il Ricorso in italiano e in cinese. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 18 giugno 2013. Il Resistente non ha però fatto pervenire una risposta. In data 19 giugno 2013, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 25 giugno 2013, Michael A.R. Bernasconi quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con l’articolo 7 delle Norme. 4. Lingua della procedura
Il Ricorso è stato depositato in italiano ed il Ricorrente ha richiesto in data 16 maggio 2013 che il procedimento venga effettuato in lingua italiana in quanto (1) il nome a dominio contestato è composto dalla combinazione di due termini, la parola italiana generica “piumini” ed il marchio COLMAR, appartenente al Ricorrente e (2) il nome a dominio contestato è utilizzato in connessione ad un sito web scritto integralmente in lingua italiana, per il quale non esiste neppure la possibilità di visualizzare il sito in una lingua diversa. Il Ricorrente ritiene pertanto che il Resistente abbia piena comprensione e familiarità con la lingua italiana.
Ai sensi dell’articolo 11(a) delle Norme, in assenza di un accordo tra le parti, o salvo che sia altrimenti stabilito nel contratto di registrazione, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione, fatta salva la facoltà del Collegio di decidere diversamente. Secondo la giurisprudenza costante dell’OMPI, la lingua del procedimento può rimanere la stessa del ricorso anche se differisce da quella del contratto di registrazione qualora il resistente capisce e padroneggia il linguaggio del ricorso ed il ricorrente sia svantaggiato dal fatto di essere costretto a tradurre il ricorso e i suoi allegati in una lingua diversa (Liu.Jo S.p.A. c. Xu Wei, Longxin,Caso OMPI No. D2013-0435; Finter Bank Zurich c. Shumin Peng, Caso OMPI N. D2006-0432; Maplin Electronics Limited c. Lee Jeongsoon,Caso OMPI No. D2006-0011; International Data Group, Inc. c. Lingjun,Caso OMPI No. D2004-0398).
La lingua del contratto di registrazione per il nome a dominio contestato è il cinese. Nella fattispecie è però evidente che il Resistente capisce ed è in grado di comunicare in italiano. Il nome a dominio contestato è infatti composto da un termine e da un marchio in lingua italiana ed il sito ‘‘www.’’, attivo fino al deposito del Ricorso, era redatto integralmente ed esclusivamente in italiano. Inoltre, il Resistente non si è opposto alla richiesta del Ricorrente dell’uso della lingua italiana. Infine, la traduzione del Ricorso e di tutta la documentazione probatoria in cinese richiederebbe tempo e comporterebbe dei costi supplementari importanti per il Ricorrente. Per questi motivi, il Collegio decide che la lingua del presente procedimento è l’italiano. 5. I presupposti di fatto
Il Ricorrente ha registrato più di 200 marchi contenenti il termine “Colmar”. Tra gli altri, il Ricorrente è titolare del marchio italiano no. 1133726 registrato in data 26 dicembre 1955 con no. 126081, del marchio italiano no. 1088399 registrato in data 16 giugno 1986 con no. 434095, del marchio internazionale no. 445072 dell’8 giugno 1979, del marchio internazionale no. 497797 del 31 ottobre 1985 e del marchio internazionale no. 1153759 del 26 ottobre 2012. Inoltre, il Ricorrente è titolare del nome a dominio ed il marchio COLMAR è noto a livello mondiale nel settore dell'abbigliamento sportivo per sci e golf ed ha vestito campioni di fama mondiale.
Il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato in data 28 dicembre 2012. 6. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
Il Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è ovviamente confondibile con il marchio del Ricorrente. “Piumini” è infatti una parola generica in lingua italiana che descrive il prodotto per il quale il Ricorrente è maggiormente noto presso il pubblico, mentre “Colmar” non ha alcun significato ed è del tutto identico alla componente denominativa del marchio principale del Ricorrente.
Il Resistente non ha diritti o interessi legittimi in riferimento al nome a dominio contestato. Il Resistente non è attualmente conosciuto e non è mai stato conosciuto come “piuminicolmar” o semplicemente come “colmar”, né il suo nome o cognome consiste in tutto o in parte nella denominazione “piuminicolmar” o “colmar”. Il Resistente non è titolare di marchi o diritti esclusivi sul termine “Colmar”, ovvero la componente distintiva del nome a dominio contestato. “Colmar” non è un termine di uso comune in nessuna lingua conosciuta e non ha significato alcuno in italiano, la lingua nella quale tutto il sito “www.” è scritto. Il Ricorrente non ha concesso in licenza l'uso del proprio marchio COLMAR al Resistente, né lo ha autorizzato ad utilizzare tale segno in connessione ai “piumini”.
Il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato in mala fede. Infatti, il Resistente si è appropriato dei materiali e dei segni distintivi del Ricorrente per ingannare i consumatori, proponendo un sito che appare ufficiale pur non avendo alcun legame con il legittimo titolare dei marchi COLMAR. Il nome a dominio contestato è utilizzato in connessione ad un sito di e-commerce che apparentemente vende prodotti “Colmar”. Il sito “www.” non solo mira a confondere i consumatori cercando di apparire “ufficiale” e collegato con l'azienda titolare del marchio COLMAR senza specificare chiaramente l'assenza di qualunque legame di natura commerciale, ma addirittura utilizza senza alcun consenso materiali “copiati” dal sito “www.” al fine di apparire come il sito del Ricorrente. L'indirizzo email per contattare i titolari del sito è un generico (“colmar.[ ]@”). I dettagli forniti dal Resistente in fase di registrazione del nome a dominio contestato, come confermato espressamente dall’ente di registrazione, sono fasulli. I contenuti del sito “www.” non sono originali, ma ripresi da altri siti. Il Resistente ha pertanto registrato e fatto del nome a dominio contestato un utilizzo con l'intento di ingannare i consumatori. B. Resistente
Il Resistente non ha risposto al Ricorso del Ricorrente, non ha sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha né contestato né richiesto il rigetto di quanto dichiarato dal Ricorrente. 7.Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti e in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio contestato debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.
Siccome il Resistente non ha risposto al Ricorso del Ricorrente, il Collegio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14(a) e 14(b) delle Norme, dovrà procedere ad una decisione sulla base delle dichiarazioni riportate nel Ricorso dal Ricorrente che potranno essere considerate dal Collegio, nella sua decisione, come sufficientemente provate e quindi corrispondenti a verità. A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Il nome a dominio contestato incorpora integralmente il marchio COLMAR del Ricorrente e si differenzia per due elementi soltanto: il suffisso “.com” e la parola “piumini”.
È ormai pacificamente accettato che il nome a dominio di primo livello, in questo caso “.com”, possa essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG c. V,Caso OMPI No. D2000-0607).
La parola “piumini” è un termine generico della lingua italiana. L’aggiunta di un termine generico in un nome a dominio contenente il nome di un marchio non vale ad escludere la confondibilità (Parfums Christian Dior c. 1 Netpower, Inc.,Caso OMPI No. D2000-0022; Dolce & Gabbana S.r.l. c. Agnes Varga,Caso OMPI No. D2004-0482). Siccome, tra le altre cose, il Ricorrente vende piumini utilizzando il marchio COLMAR, il Collegio considera che l’indicazione del termine generico “piumini” all’interno del nome a dominio contestato non soltanto non vale ad escludere la confondibilità di esso con il marchio del Ricorrente, ma anzi la rafforza ancora di più.
Ad avviso del Collegio, il nome a dominio contestato è dunque senz’altro confondibile con i marchi del Ricorrente. Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al l’articolo 4(a)(i) della Policy. B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso ed ha pertanto rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio e precedente diritto, titolo o interesse legittimo sul nome a dominio contestato, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dell’articolo 5 delle Norme.
In considerazione di quanto sopra, e sulla base delle dichiarazioni del Ricorrente, il Resistente non vanterebbe alcun diritto né interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, né risulterebbe connesso o affiliato con il Ricorrente, né in altro modo autorizzato all’utilizzo della dicitura in esame.
Il Collegio conclude dunque che il Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall’articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di un diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato . C. Registrazione e Uso in Malafede
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio, a patto di aver messo in atto un comportamento di questo tipo; o
(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del resistente e quella del ricorrente.
Sulla base di quanto affermato dal Ricorrente e dalla documentazione prodotta deve ritenersi accertato che, nel caso in esame, il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale del Ricorrente. Infatti, il Resistente si era appropriato dei materiali e dei segni distintivi del Ricorrente per ingannare i consumatori, proponendo un sito che appariva ufficiale pur non avendo alcun legame con il legittimo titolare dei marchi COLMAR. Il nome a dominio contestato veniva utilizzato in connessione ad un sito di e-commerce che apparentemente vendeva prodotti “Colmar”, sebbene non era effettivamente possibile concludere un reale acquisto di prodotti. Il sito “www.” non solo confondeva i consumatori cercando di apparire “ufficiale” e collegato con l'azienda titolare del marchio COLMAR senza specificare chiaramente l'assenza di qualunque legame di natura commerciale, ma utilizzava senza alcun consenso materiali “copiati” dal sito “www.” al fine di apparire come il sito del Ricorrente. L’indirizzo email per contattare i titolari del sito era inoltre un generico che sarebbe potuto appartenere al Ricorrente (“colmar.[ ]@”). Infine, i dettagli forniti dal Resistente in fase di registrazione del nome a dominio contestato sono inesatte e non veritiere (come confermato espressamente dall’ente di registrazione) ed il Resistente ha rimosso il sito collegato al nome a dominio contestato dopo aver ricevuto la notizia del deposito del presente Ricorso.
È dunque comprovato che il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato in mala fede ai sensi dell’articolo 4(b) della Policy. 8. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento del nome a dominio contestato al Ricorrente.
Michael A.R. Bernasconi
Membro Unico del Collegio
Data: 1 luglio 2013
Full & Egal Universal Law Academy