La Demandante es Banco Industrial, S.A. con domicilio en Guatemala, C.A., Guatemala, representada por Santiago Mayora Bascuñana, Guatemala,
El Demandado es Gonzalo Urrita, con domicilio en Ilulissat, Groenlandia, Dinamarca. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El registrador del citado nombre de dominio es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de mayo de 2013. El 13 de mayo de 2013 el Centro envió a GoD, LLC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de mayo de 2013 GoD, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación del nombre de dominio en disputa.
El 23 de mayo de 2013, el Centro informó a las partes que el idioma del Acuerdo de Registro es inglés, mientras que la Demanda se ha presentado en castellano. En la misma fecha, la Demandante confirmó su solicitud para que el castellano sea el idioma del procedimiento. El Demandado no contestó.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de mayo de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de junio de 2013. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de junio de 2013.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de junio de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es el Banco Industrial, una entidad dedicada a la prestación de servicios bancarios y financieros. De acuerdo a lo afirmado en la Demanda, la Demandante dice poseer un portafolio de más de cincuenta marcas1 y se ha desarrollado en la industria financiera por más de cuarenta y cinco años. Es titular de más de cien nombres de dominio, específicamente en la región de Centro América y Estados Unidos de América.
La Demandante es titular de la solicitud de marca CONEXIÓN REGIONAL (y diseño) en clase 36 presentada el 15 de abril de 2013 en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de abril de 2013. Actualmente el nombre de dominio en disputa no se encuentra en uso. 5. Idioma del procedimiento
La Demanda fue presentada en español. La Demandante solicitó que el español sea el idioma del procedimiento en base a que el titular originario del nombre de dominio en disputa es de nacionalidad guatemalteca y reside en Guatemala (ver “Alegaciones de las Partes” a continuación).
La Demandada no contestó la Demanda y no formuló comentario alguno sobre el idioma del procedimiento.
Dado que la Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español y que la Demandada no se ha opuesto a ello, y que la mayor parte de los documentos se encuentra en ese idioma, el Experto determina que el idioma del procedimiento sea el español. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca CONEXIÓN REGIONAL solicitada para la clase 36 de la nomenclatura marcaria internacional vigente, que ampara los servicios que comprenden los negocios financieros y monetarios.
Explica que la solicitud fue presentada el día 15 de abril de 2013 ante el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala (“RPI”). Aclara que a pesar de que la misma fue presentada en dicha fecha, la primera diligencia emprendida ante el RPI sobre dicha marca fue con fecha 2 de abril de 2013 con la presentación de una solicitud de búsqueda.
Señala que ya con fecha 19 de febrero de 2013, la Demandante había encomendado a una agencia de publicidad una presentación que comprendiera varias propuestas de nombres potenciales que reuniera la idea de una plataforma electrónica regional, es decir para una “Banca Regional”. La presentación fue recibida por la Demandante el 21 de febrero de 2013. Fue entonces cuando se optó por el nombre “Conexión Regional” para el proyecto.
La Demandante, con fecha 15 de abril de 2013, (luego de comprobar que los nombres de dominios estaban disponibles el día 10 del mismos mes), solicitó a su agente que procediera con el registro del nombre de dominio en disputa, lo cual no fue posible porque el mismo había sido registrado el día 13 de abril de 2013, dos días después de que se le enviara la cotización referida.
Explica la Demandante que la persona registrante del nombre de dominio en disputa fue Antonio Carias. La Demandante procedió a contactarlo telefónicamente, con el objeto de determinar por qué razón había registrado el nombre de dominio en disputa. Luego de contactarlo, la Demandante concluye que la intención del registrante no era otra que vender el nombre de dominio en disputa a la Demandante.
La Demandante alega que la búsqueda marcaria y la solicitud de marca no implican que el contenido de dicha consulta se hiciera pública ya que se trata de información profesional de carácter confidencial. Explica que el nombre de dominio en disputa no se encontraba en el dominio público legítimamente puesto que de las acciones de la Demandante queda claro que dicho proyecto se encontraba en fase de desarrollo desde hace ya varios meses para lanzar el signo distintivo que identificará e individualizará los servicios que dicha marca ampara.
La Demandante señala que el 24 de abril de 2013, se envió una carta al señor Carias con el objeto de llegar a un arreglo y le ofreció la suma de quinientos (500) dólares estadounidenses a cambio de la cesión del nombre de dominio en disputa. Explica que nunca recibió respuesta. A los pocos días pudo constatar que el nombre de domino en disputa había sufrido una actualización, el día 26 de abril de 2013, por lo que en vista de que el señor Carias ya no figuraba como el titular del mismo, la Demandante comprobó que había sido cedido a otra persona Gonzalo Urrita, dos días después de enviada la carta. La Demandante señala que esta circunstancia pone en evidencia la mala fe empleada por el señor Carias.
La Demandante sostiene que la cesión que el señor Carias hiciera al señor Urrita se llevó a cabo inmediatamente después de recibida la carta de cese y desistimiento, procediendo el señor Urrita a ingresar como lugar de residencia un domicilio que corresponde a un hotel en Groenlandia (Hotel Artic llusissat). Entiende la Demandante que ello pone en evidencia una mala fe por parte de ambos, ya que puede deducirse que con la cesión buscaban evadir cualquier tipo de contacto con la Demandante.
Sostiene la Demandante que de lo anterior únicamente puede deducirse que el titular original (“cedente”) y el nuevo titular (“cesionario”) del nombre de dominio en disputa pretenden establecer su residencia y domicilio en un país que no es el suyo, con el único y malintencionado propósito de evitar cualquier contacto, pensando que al consignar dicha dirección la Demandante se disuadiría de reivindicar sus derechos marcarios.
La Demandante sostiene que tanto el cedente como el cesionario no tienen ninguna legitimación en virtud de que en el primer acercamiento que se hiciera por vía telefónica, el señor Carias (cedente) únicamente mencionó que existía un proyecto detrás del nombre de dominio en disputa, que había sido comenzado hacía varios meses atrás. Agrega que el primer titular le manifestó que estaba dispuesto a ceder el nombre de dominio en disputa a cambio de los costos en que se había incurrido para trabajar el nombre de dominio en disputa, cuya suma, manifestó, oscila entre diez mil (10,000) a doce mil (12,000) dólares estadounidenses.
La Demandante alega que nunca hizo pública la búsqueda o la solicitud de marca por medio de publicidad alguna. De ello la Demandante deduce que el señor Carias, de la forma que fuera, obtuvo dicha información y procedió al registro del nombre de dominio en disputa con el único propósito de lucrarse sin estar legitimado para ello.
La Demandante señala que una visita al nombre de dominio en disputa permite comprobar que ni el señor Carias ni el señor Urrita efectuaron alguna preparación, de buena fe, en cuanto al contenido de la página Web del nombre de dominio en disputa que demuestre el uso del mismo o que ha efectuado preparativos para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios de la misma.
La Demandante señala que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, pues todas las circunstancias indicadas demuestran que se han registrado fundamentalmente con el fin de vender, y posteriormente ceder a un tercero ilegítimo, el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa es idéntico al signo distintivo solicitado por la Demandante.
Señala que el nombre de dominio en disputa no fue legalmente registrado por la Demandada, pues, al tratarse de una inscripción originaria, y por ello al no haberse obtenido mediante algún título (contrato de compraventa de un titular legítimo, por ejemplo), lo ha obtenido en evidente mala fe.
La Demandante señala que si la Demandada tuviera interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa hubiera pretendido o intentando, de alguna forma, obtener registros en otras extensiones de dominio, y no únicamente en la extensión “.com”.
Respecto a la mala fe, la Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa fue registrado para impedir la actividad comercial de la Demandante, o al menos hasta que, de acuerdo con la estrategia trazada por el Demandado, la Demandante le comprara el mismo.
La Demandante sostiene que la cesión que el señor Carias hiciera al señor Urrita demuestra la evidente mala fe empleada, ya que, primero, el señor Urrita únicamente indicó su primer apellido cuando registro el nombre de dominio en disputa, lo cual no permite individualizarlo; y segundo, se indicó un domicilio de residencia que, no sólo se trata de un hotel, sino se deduce que el fin de consignar dicho domicilio se realizó con miras a evitar cualquier tipo de notificación o contacto con el señor Carias y el señor Urrita.
Se solicita como remedio que el nombre de dominio en disputa sea transferido al Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha señalado que solicitó la marca CONEXIÓN REGIONAL en clase 36 dos días después del registro del nombre de dominio. Del anexo IV de la Demanda surge que se trata de una solicitud de marca, presentada el día 15 de abril de 2013 en el registro de propiedad intelectual de Guatemala.
En principio, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca solicitada por la Demandante. Por lo tanto este punto estaría cumplido.
Sin embargo, este Experto no puede dejar de notar que por ahora, y de acuerdo a las pruebas presentadas, la Demandante tiene una marca solicitada pero aun no concedida.
Cuando la Política se refiere a marcas, adopta un concepto muy amplio. Dentro de este concepto, no sólo caben las marcas registradas, sino también las marcas de hecho, o commom law trademarks como son conocidas en el sistema anglosajón. Dada la fecha de presentación, cabe entender que por ahora la Demandante tiene una solicitud de marca, pues la misma no parece estar concedida.
En el presente, no se trata entonces de una marca registrada ni una marca de hecho. No se ha alegado tal situación, ni acompañado prueba en tal sentido. Por lo demás, de los propios dichos de la Demandante surge que la marca CONEXIÓN REGIONAL era un proyecto que comenzó recientemente, por lo que parece difícil que pueda alegarse que la marca estuviera en uso antes de su presentación. La propia Demandante señala que el proyecto se encontraba en fase de desarrollo desde hace ya varios meses pero se había mantenido en confidencialidad, con lo cual no hay razón para considerar que la marca pueda calificarse como notoriamente conocida, o que puede considerarse una marca de hecho si no estaba en uso antes de su solicitud.
En virtud de lo arriba expuesto, dado que no ha quedado probado que la marca a la que se refiere la Demandante esté registrada ni sea una marca de hecho, el Experto considera que no se puede dar por cumplido el primero de los requisititos establecido en la Política. B. Derechos o intereses legítimos y registro y uso de mala fe
Como consecuencia de lo anterior y dado que los tres requisitos exigidos por la Política deben concurrir de forma cumulativa, el Experto considera que no es necesario explayarse sobre la existencia o no de los dos restantes elementos, es decir, que el Demandado ostente o no derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que exista o no mala fe en el registro y uso del mismo.
Sin embargo, el Experto admite que si bien las circunstancias que rodean al registro del nombre de dominio y su transferencia de un tercero al Demandado son un tanto extrañas, como no se ha dado por cumplido el primer elemento de la Política no es necesario entrar a valorar estas circunstancias, como ya se señaló. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 10 de Julio de 2013
1 Según ha podido comprobar el Experto del material aportado en la Demanda, la Demandante solamente posee, con la denominación “conexión regional”, una marca la cual no estaría todavía registrada, sino en fase de solicitud.
Full & Egal Universal Law Academy