La Demandante es Industria Metalúrgica Scanavini S.A. con domicilio en Santiago, Chile, representada por Alessandri & Compañia Abogados, Chile.
La Demandada es Terra Serve con domicilio en Gran Caimán territorio de ultramar del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio en disputa está registrado con R Corp. (el “Registro”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de mayo de 2013. El 3 de junio de 2013 el Centro envió a R Corp. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de junio de 2013 R Corp. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El 7 de junio de 2013 el Centro envió una comunicación vía correo electrónico en relación con el idioma del procedimiento, dado que la Demanda fue presentada en español y el Registro confirmó que el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El 7 de junio de 2013 la Demandante presentó sus comentarios y documentación en relación con el idioma del procedimiento. El Centro no recibió ningún comentario por parte de la Demandada sobre el asunto de referencia.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de junio de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de julio de 2013. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de julio de 2013.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de julio de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha de 19 de julio de 2013 el Experto emitió la Orden Procedimental nº 1 por la que solicitaba información a propósito de la fecha de adquisición de las marcas SCANAVINI e IM SCANAVINI, así como por la fecha de adquisición del nombre de dominio en disputa por el actual titular. El representante de la parte Demandante, en tiempo y forma, respondió a las peticiones efectuadas.
Con fecha de 1 de agosto la parte Demandante presentó nuevas alegaciones y nuevos certificados en relación a la Orden Procedimental nº 1 del Experto. Sin embargo, por no haber sido presentados en tiempo el Experto entendió que no debían ser tenidos en cuenta para resolver el expediente. 4. Idioma del procedimiento
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento: “el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.
Por ello, el idioma del procedimiento será normalmente el idioma del acuerdo del registro, en este caso, el inglés. Sin embargo, la Demandante ha solicitado la tramitación del mismo en español en base a que la página web ”www.” se encuentra redactada en idioma español, con voluntad de dirigirse especialmente al mercado hispanohablantes, así como que los enlaces proporcionados en dichas páginas se refieren a accesos de otras páginas web en español.
Por tanto y a la vista de lo anterior, este Experto en uso de las facultades del párrafo 11 a) del Reglamento, considera que el idioma del procedimiento es el español. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Industria Metalúrgica Scanavini S.A., es titular entre otras muchas marcas de las siguientes en Chile: MARCA FECHA CLASE REGISTRO
IM SCANAVINI
25de enero1982
6,7,9,11
255480
SCANAVINI
4de enero1982
6
254134
SCANAVINI
5de abril1982
9
259027
IM SCANAVINI
30de agosto81989
7 , 11
346852
SCANAVINI
30 de julio1992
9
389964
IM SCANAVINI
27 de septiembre1994
17
432023
IM SCANAVINI
17 de febrero1997
6, 9
479855
IM SCANAVINI
13 de abril1995
6
443365
IM SCANAVINI
13 de abril1995
1
443398
IM SCANAVINI
13de abril1995
7
443399
IM SCANAVINI
13 de abril1995
9
443400
IM SCANAVINI
13 de abril1995
11
443401
IM SCANAVINI
12 de junio1997
20
487425
IM SCANAVINI
8 de septiembre1998
20
521412
Según la Demandante también es titular de registros de marcas SCANAVINI e IM SCANAVINI en Brasil, Bolivia, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Taiwán, Uruguay y Venezuela.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de abril de 1998, posteriormente adquirido por la Demandada durante el año 2009 según el informe de Domain Tools que incorpora “snapshots” o fotografías del WhoIs pero sin que se pueda determinar la fecha exacta del registro. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Considera la Demandante que existe identidad entre la marca de su titularidad y el nombre de dominio en disputa.
Por otra parte, la Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos por las siguientes razones: a) la Demandada utiliza el nombre dominio en disputa en relación a productos idénticos o similares a los que son la actividad propia de la Demandante con la consiguiente confusión que puede suponer para los usuarios de Internet; b) no consta que la Demandada sea conocida corriéntemente por el disputado nombre de dominio; c) considera que la Demandada no ha adquirido ningún derecho sobre la marca en relación al nombre de dominio en disputa; d) la Demandante no ha autorizado, licenciado, permitido o consentido el uso de la marca SCANAVINI en el nombre de dominio en disputa y; e) no cabe considerar la utilización que se está efectuando del nombre de dominio en disputa como una oferta de buena fe de productos o servicios.
En cuanto al tercer requisito, considera que la Demandada ha registrado y está utilizando de mala fe el nombre de dominio pues los enlaces que resultan en el sitio web coinciden con artículos propios de la Demandante por lo que solamente un competidor o empresa relacionada podría estar interesada en tal utilización. Con ello consigue la Demandada impedir que el titular de la marca refleje la misma como nombre de dominio.
Finalmente entiende que la Demandada ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web o cualquier otro sitio, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web de la Demandada. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto “resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que “si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.”
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto “sacará las conclusiones que considere apropiadas”, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de Contestación y personación por parte de la Demandada, no implica per se una resolución favorable para la otra parte (punto 4.6. de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0") A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de diversas marcas SCANAVINI e IM SCANAVINI inscritas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile y, en otros países de América así como de Asia. De todas ellas viene realizando un uso intenso. Resulta evidente que entre las marcas SCANAVINI de la Demandante y el nombre de dominio en disputa de la Demandada, existe identidad absoluta.
Este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento del primer requisito del párrafo 4(a) (i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Como es sabido, el peso de la carga de la prueba reside en la Demandante. No obstante, la apreciación de este requisito quedará probada por el hecho de que la Demandante haya logrado establecer prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La razón por las que anteriores decisiones siguen este criterio se fundamenta en el hecho de que si la obligación de aportar prueba residiera de manera exclusiva en la Demandante, se abocaría a la denominada “prueba negativa”, exigiéndole información o elementos de prueba que normalmente se encontrarán en poder de la Demandada. Por tanto, a la Demandante se le exige aportar elementos de prueba por los que prima facie supongan una falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada. Cumpliéndose lo anterior, la carga de demostrar derechos o intereses legítimos se traslada a la Demandada. En el presente caso, éste no ha contestado a la Demanda.
En el presente caso la Demandante ha probado que no ha autorizado o licenciado a la Demandada el uso de su marca SCANAVINI como nombre de dominio. Tampoco consta que la Demandada sea conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Las páginas resultantes al introducir el nombre de dominio en disputa se refieren a otros sitios webs pertenecientes a competidores. Ésta práctica conocida con el término anglosajón “parking page” o aparcamiento de páginas, permite ofrecer servicios de publicidad o comunicación de terceras partes competidoras de la Demandante mediante la utilización de su marca como nombre de dominio. Es generalmente admitido que la vinculación de un nombre de dominio a un servicio de “parking page” que reproduce una marca para facilitar bienes o servicios de empresas competidoras no permite reconocer derechos o intereses legítimos, VIVO S.A. and PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A. v. Domains By Proxy - NA Proxy Account Niche Domain Proxy Manager,WIPO Case No. D2010-0925. Asimismo el punto 2.6 de la Sinopsis de la OMPI 2.0 para conocer el alcance del efecto de esta práctica en este segundo elemento.
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el segundo requisito del parágrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Con carácter previo debe tenerse presente la amplia difusión de la marca SCANAVINI, especialmente en Chile, pero igualmente en otros países tal y como queda constancia de su abundante portafolio de marcas que cuanto menos debe reconocérsele una amplia difusión en relación al sector de las cerraduras.
Pues bien y por lo que se refiere al registro del nombre de dominio en disputa, manifiesta la Demandante que el actual titular lo adquirió en 2009 para utlizarlo vinculado a páginas de aparcamiento. Con ello, este Experto ha accedido a los archivos históricos con las que ha estado vinculado el nombre de dominio en disputa y ha podido comprobar que efectivamente hasta el año 2005 se utilizó en relación a una entidad o persona física de igual nombre pero relacionada con instrumentos musicales, especialmente piano. Posteriormente, y tal como ha demostrado la Demandante con la documentación aportada, se ha producido un cambio en la titularidad del dominio para ser utilizado con “páginas de aparcamiento”. Este tipo de páginas Web suelen utilizarse en los siguientes supuestos: bien términos genéricos, bien marcas notorias o con amplia difusión como es el caso de SCANAVINI. Este último supuesto es el que debemos considerar reprochable frente a los supuestos de uso de un término genérico. Asímismo, este tipo de páginas tienen la característica de ser de creación automática, proporcionan enlaces competidores relacionados con la actividad propia que corresponden a la Demandante además de lograr ingresos por las entradas en los anuncios o hipervínculos aparecidos en la página Web resultante (En este sentido Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Pablo Iglesias Junco, Caso OMPI No. D2007-1548).
Así pues, se considera probada la mala fe de la Demandada, tanto en el registro, como en la utilización del nombre de dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el artículo 4 a.(iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 6 de Agosto de 2013
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