La Demandante es Tinsa Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U. con domicilio en Madrid, España, representada por Garrigues, España.
El Demandado es Luis Coria Rodriguez con domicilio en Santander, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG (el “Registrador”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2013. El 8 de julio de 2013 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 8 de julio de 2013, 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El 10 de julio de 2013, el Centro informó a las partes vía correo electrónico que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de la disputa era el inglés. Como consecuencia, el Centro solicitó a la Demandante a proporcionar al Centro con una de las siguientes opciones: 1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español; 2) remitir la demanda traducida al inglés; 3) presentar una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento, incluyendo argumentos y evidencias que sustentasen dicha solicitud. La Demandante solicito el 11 de julio de 2013 que el idioma del procedimiento fuera el español, aportando argumentos y evidencia para sustentar su solicitud.
El 10 de julio de 2013, el Centro informó a la Demandante vía correo electrónico de la existencia de ciertas inconsistencias en su Demanda e invitó a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante representó una Demanda enmendada en fecha 11 de julio de 2013.
El 11 de julio de 2013, el Centro recibió una comunicación vía correo electrónico de una tercera parte, aparentemente el representante legal de una sociedad panameña de nombre “Tasaciones Inmobiliarias S.A (TINSA)”, alegando ser la dueña del nombre de dominio en disputa. El 12 de julio de 2013, el Centro solicitó a esta tercera parte a presentar documentación que confirmase su relación con el titular del nombre de dominio en disputa y Demandado en este procedimiento.
El 13 de julio de 2013, el Demandado solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español, por lo que el Centro procedió solamente en español. Tras una serie de recordatorios, el 22 de julio de 2013 la tercera parte finalmente envió al Centro vía correo electrónico un documento que explicaba la relación entre la tercera parte y el Titular del nombre de dominio en disputa.
El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de julio de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de agosto de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 12 de agosto de 2013.
El Centro nombró a Luis Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de agosto de 2013 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 2 de septiembre de 2013, la Demandante presentó un escrito adicional de “alegaciones suplementarias”. Con fecha 9 de septiembre de 2013, el Demandado solicitó la no admisión de las alegaciones suplementarias presentadas por la Demandante el 2 de septiembre de 2013, presentando un escrito de contestación adicional. 4. Antecedentes de Hecho
Habiendo examinado las argumentaciones y pruebas que obran en el expediente, los siguientes hechos se tienen como ciertos:
- La Demandante se dedica a la valoración, análisis y asesoramiento inmobiliario en España e inició su actividad en 1985. El Demandante, además, cuenta con filiales en Chile, Argentina, México, Perú y Colombia.
- La Demandante es el titular de varios registros de marcas que incluyen la denominación TINSA, como por ejemplo la marca comunitaria núm. 878157 solicitada el 15 de julio de 1998 y designando las clases 16, 35, 36 y 37, y la marca española núm. 2991425 solicitada en 2001 y designando las clases 9, 36, 41 y 42.
- La Demandante tiene registrado el nombre de dominio desde el 14 de julio de 1997.
- El Demandado se dedica al registro de nombres de dominio en España y según la documentación aportada, fue contratado por una empresa panameña de nombre Tasaciones Inmobiliarias S.A., para registrar el nombre de dominio en disputa .
- El Demandado no es titular de ningún derecho marcario registrado. 5. Alegaciones de las Partes A. La parte demandante
La Demandante tanto en su escrito de demanda de fecha 8 de julio de 2013, como en el posterior escrito de “alegaciones suplementarias” de fecha 2 de septiembre de 2013 ha efectuado las siguientes argumentaciones:
- La Demandante es el titular de la marca comunitaria TINSA núm. 878157 solicitada el 15 de julio de 1998 y designando las clases 16, 35, 36 y 37, y la marca española TINSA núm. 2991425 solicitada en 2001 y designando las clases 9, 36, 41 y 42, entre otras. Según las alegaciones del Demandante, la denominación TINSA posee carácter notorio en el sector de la valoración, análisis y asesoramiento inmobiliario.
- El Demandado no es licenciatario ni cuenta con ningún tipo de autorización de la Demandante para la utilización de sus distintivos “Tinsa”.
- La Demandante es uno de los líderes en el sector de las tasaciones inmobiliarias y es la mayor empresa de España en el mismo sector. Además, realiza sus operaciones no sólo en España, sino en más de 25 países, incluyendo una gran parte de los países de Latinoamérica.
- En el caso de Panamá, la Demandante alega que presta sus servicios en dicho país desde el año 2006 con 40 tasaciones efectuadas y más de EUR 100.000 facturados.
- El nombre de dominio en disputa infringe los derechos previos de la Demandante sobre su marca notoria TINSA y que por su similitud genera confusión entre los consumidores.
- El Demandado no está desarrollando una oferta de buena fe de productos y servicios bajo la denominación controvertida ni tampoco es comúnmente conocido bajo la denominación “Tinsa”, por lo que carece de derechos o intereses legítimos sobre la misma.
- El Demandado era plenamente conocedor del prestigio del que goza la marca TINSA de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, circunstancia que acredita su mala fe y su intento de aprovecharse del valor de la marca de la Demandante en el mercado.
- La marca TINSA que se reproduce en el sitio Web “www.” tiene una tipografía muy similar a la versión actual de la marca de la Demandante. Por esta razón, el público creerá que está accediendo a una página Web que pertenece a la Demandante.
- Varios factores confirman que el Demandado tiene una estrategia comercial predeterminada desleal e ilícita.
- Numerosas decisiones bajo la UDRP han afirmado que la coincidencia de un nombre de dominio con marcas notorias de terceros constituye una circunstancia acreditativa de la mala fe
En el mencionado escrito de 2 de septiembre de 2013 se contienen, además, las siguientes afirmaciones:
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 19 de junio de 2012, mientras que el contrato de servicios suscrito por él y por la firma Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA) fue firmado el 21 de mayo de 2012, y en dicho documento se cedía el citado nombre de dominio en disputa casi un mes antes de haber sido registrado.
- La marca núm. 214794 TINSA PANAMA (mixta) de la firma Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA) no fue solicitada hasta el 25 de julio de 2012, más de un mes después del registro del nombre de dominio en disputa.
- Que el contrato suscrito entre el Demandado y la firma Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA) contiene menciones muy poco habituales, destacando en especial la cláusula en la que el Demandado declara haber expuesto el nombre de dominio en disputa en diversos sitios Web con intención de ofertarlo a terceros, de lo que se deduce que el nombre de dominio en disputa no se registró por encargo de Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA).
- Que no puede considerarse un argumento sólido del Demandado que no haya podido completar el trámite de cesión del nombre de dominio en disputa a favor de la firma Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA) por causa de la Demanda presentada, pues ha transcurrido más de un año desde la fecha del registro del citado nombre de dominio en disputa.
Por todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. B. La parte demandada
El Demandado tanto en su escrito de contestación a la Demanda, como en el posterior escrito de fecha 9 de septiembre de 2013 ha efectuado las siguientes argumentaciones:
- El Demandado D. Luis Coria Rodriguez indica que es titular del nombre de dominio en disputa únicamente de forma fiduciaria en favor de la empresa Tasaciones Inmobiliarias S.A., titular de hecho del nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa no es idéntico o similar a la marca de la Demandante pues el mismo corresponde a una marca registrada en la República de Panamá que no ha sido objeto de oposición o acción de cancelación.
- Una vez establecida la sociedad y avanzada la solicitud de registro de marca se procedió a registrarse el nombre de dominio en disputa que identificaba el nombre de la marca. La marca cubre unos servicios mucho más amplios que los de tasación y valoración.
- La palabra “tinsa” no es exclusiva de la Demandante por la razón que existen varios nombres de dominios relacionados con otros sectores y no pertenecientes a la Demandante.
- El Demandado afirma que tiene derechos o intereses legítimos y que dichos derechos tienen origen en su relación contractual con la empresa Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA), titular de la marca registrada panameña TINSA PANAMA núm. 214794.
- El Demandado niega el carácter notorio de las marcas de la Demandante y además alega que la marca TINSA PANAMA de la empresa Tasaciones Inmobiliarias S.A (TINSA) responde a una marca distinta, a una nomenclatura diferente y a objetivos de negocios locales muy distintos.
- El Demandado considera que al margen de reclamar el nombre de dominio en disputa, lo que pretende la Demandante es procurar la inactividad comercial en Internet de una marca debidamente registrada en Panamá, cuya inscripción no ha sido objeto de oposición.
- El Demandado niega el argumento de la Demandante según el cual el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se está utilizando de mala fe.
En el mencionado escrito con fecha 9 de septiembre de 2013 se contienen, además, las siguientes
afirmaciones:
- Sólo las partes que firman un contrato están llamadas a solicitar el incumplimiento de un contrato, por lo que si el Demandado se comprometió a entregar la titularidad de un nombre de dominio que no poseía, las partes contratantes lo dilucidarían ante los Tribunales Competentes si fuera necesario;
- Es irrelevante que la marca TINSA PANAMA núm. 214794 se haya registrado el 25 de julio de 2012 (después de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa), ya que la solicitud se había realizado mucho antes;
- Los contratos pueden contener las cláusulas que las partes dispongan, sin que exista obligación de que seguir las contrataciones habituales;
- El contrato firmado entre el Demandado y la sociedad Tasaciones Inmobiliarias, S.A (TINSA) no contiene ninguna fecha concreta para que el Demandado traspasara el nombre de dominio en disputa a dicha sociedad, y dado que en la práctica el nombre de dominio en disputa se estaba utilizando, las partes no habían tenido la necesidad de exigir dicho traspaso;
- La Demandante no tiene su marca registrada en Panamá y una facturación de EUR 100.000 desde el año 2006 no es suficiente para hacer que una marca sea reconocida. 6. Debate y conclusiones
Según el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante tiene que probar que:
i) El Demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) El Demandado posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Comentario preliminar acerca de la admisibilidad de argumentos y pruebas extemporáneas
Brevemente el Experto desea recordar al Demandado, en relación con sus correo electrónicos de fecha 9 de septiembre de 2013, que contiene una petición de inadmisión de las alegaciones presentadas por la Demandante con fecha 2 de septiembre de 2013, que es precisamente la regla 10 del Reglamento la que, en su apartado d) establece que “el grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
Igualmente el apartado b) de dicha regla señala que “en todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa de presentar su caso”
Este Experto ha decidido admitir la unión al expediente y que sean tenidas en cuenta tanto las alegaciones presentadas por la Demandante con fecha 2 de septiembre de 2013, como las presentadas por el Demandado con fecha 9 de septiembre de 2013. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha aportado suficientes pruebas de que es la titular de las marcas núm. 878157 y núm. 2991425 cuya denominación es TINSA.
La comparación del nombre de dominio en disputa del Demandado y las marcas registradas de la Demandante muestran dos diferencias:
- El nombre de dominio en disputa está compuesto por la marca TINSA combinada con el término geográfico “Panama”.
- El nombre de dominio en disputa incluye el sufijo “.com”.
En relación con la primera diferencia, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa tiene como elemento verdaderamente identificador y distintivo el término “tinsa”. Por otro lado, es innegable que el término geográfico Panama tan sólo constituye un complemento a la marca TINSA, y no serviría para evitar una eventual confusión por parte de los consumidores, ni una eventual asociación al mismo origen que el de las marcas TINSA de la Demandante.
La segunda diferencia entre las marcas TINSA y el nombre de dominio en disputa es la inclusión del sufijo ".com" al final, que no es más que el identificativo del nivel superior del dominio genérico.
Su presencia, a efectos comparativos, es de todo punto irrelevante tal y como se ha establecido ya en numerosísimas decisiones emanadas del Centro como las dictadas en los casos New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812 y A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc. et al., Caso OMPI No. D2003-0172.
Como consecuencia, el Experto considera que queda probada la concurrencia del primer requisito contenido en el párrafo 4(a) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4 (c) de la Política establece una serie de circunstancias en las que se puede considerar que el Demandado posee dichos derechos o intereses legítimos. Estas circunstancias son:
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) El Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca.
No ha sido probada la concurrencia de ninguna de estas circunstancias a tenor de los documentos obrantes en el expediente.
En su argumentación el Demandado pretende justificar la existencia de un derecho o interés legítimo que le asistiera en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, en la existencia de un contrato de servicios que suscribió con la firma Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA), que es titular del registro panameño de la marca TINSA PANAMA núm. 214794. No obstante, dicha argumentación no resulta para el Experto en modo alguno ni plausible, ni suficiente para acreditar la existencia de un derecho o interés legítimo.
No resulta plausible, dadas las constantes contradicciones en las que incurre el Demandado:
- Declara en su escrito de contestación que “[...] una vez registrada la sociedad y avanzada la solicitud de registro de marca se procedió a realizarse el registro del nombre de dominio [...]”, cuando en realidad el dominio se registró el 19 de junio de 2012 y la marca no se solicitó hasta el 25 de julio de 2012.
- No puede entenderse que el Demandado señale en su escrito de contestación, refiriéndose a la Demandante, que “[...] la misma desconoce la existencia de un contrato con fecha 21 de Mayo de 2012 entre la empresa TINSA PANAMA S.A. y el Señor LUIS CORIA RODRÍGUEZ con el objeto de que este último le registrara el nombre de dominio “” mismo que se encontraba disponible para su registro[...]”, y que en ese mismo contrato se establezca, en el primer párrafo de la cláusula tercera “[...] que lo ha registrado de buena fe, y que el nombre entero del dominio ha estado expuesto en diversas páginas web desde su registro con clara intención de ofertarlo a terceros, sin que nadie haya presentado reclamación de ningun tipo[…]”.
- No puede aceptarse que la transmisión del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado a la sociedad Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA) no haya sido posible por causa de la iniciación de este procedimiento, cuando el acuerdo antes referido fue suscrito con fecha 21 de mayo de 2012, más de un año antes de que se presentara la demanda por la parte Demandante
- En el citado contrato el Demandado “[...] garantiza por la presente que tiene la titularidad sobre el dominio objeto del presente contrato, libre de todo tipo de cargas y gravámenes, con registro pagado ante los organismos pertinentes de Internet hasta la fecha [...]” cuando en realidad no obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa hasta casi un mes después de firmar tal compromiso incluido en el contrato.
Señalaba el Experto que además de no ser plausible la argumentación del Demandado, sería también insuficiente en el caso de que los acontecimientos descritos por el Demandado y la documentación aportada, no arrojaran tantas contradicciones. En virtud del párrafo 4(c) de la Política, el Demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos si “antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”. El Experto considera que el Demandado no ha demostrado tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, ya que ni a la hora del registro del nombre de dominio en disputa ni en la actualidad el Demandado es titular en ese momento de ningún registro de marca. Como ya se ha mencionado, la solicitud que luego derivó en el registro de la marca panameña núm. 214794 TINSA PANAMA es titularidad de Tasaciones Inmobiliarias S.A. (TINSA), y no del Demandado. En todo caso, a la hora del registro del nombre de dominio en disputa esta marca tampoco había sido siquiera presentada.
Sorprende, a este respecto, la afirmación que lleva a cabo el Demandado en su comunicación del 9 de septiembre de 2013 cuando señala que “[...] el hecho de que la marca se haya registrado el 25 de julio de 2012 no implica que no podía gestionar el nombre de dominio en disputa antes de esa fecha, toda vez que la solicitud de registro de marca se realizó mucho antes de la fecha misma de registro”. El anexo nº 9 del escrito de la Demanda, que es una copia de la información obtenida de la base de datos de DIGERPI, establece de manera incuestionable que la fecha de solicitud de la marca del Demandado es la del 25 de julio de 2012. Dicha afirmación, por tanto, carece de sustento probatorio.
Por todo lo anterior, el Experto considera que el Demandado no puede ser considerado como el beneficiario del registro de la marca TINSA PANAMA y que las circunstancias del registro del nombre de dominio en disputa no le permiten beneficiarse de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Se considera, por consiguiente, que también ha quedado cumplimentado el segundo requisito del párrafo 4 (a) de la Política Uniforme D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último elemento del párrafo 4(a) de la Política que debe ser probado por la Demandante consiste en que el Demandado haya registrado y esté usando el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Es esencial tener en cuenta que la Demandante ha acreditado haber hecho un uso extensivo de sus marcas en España, siendo un proveedor de gran envergadura de esos servicios en cuestión, y que ello le ha llevado a ser uno de los líderes en dicho país, ya que sus marcas son indudablemente notorias en su sector comercial, el de las tasaciones. Por lo tanto, el Demandado, español y residente en España, no puede negar que no conocía las marcas de la Demandante, y menos aun teniendo presente la relación que ha demostrado tener con una firma panameña de mismo nombre y que también desarrolla sus actividades, o al menos parte de ellas, en ese mismo sector.
A este respecto cabe traer a colación la redacción del supuesto del párrafo 4 (a)(iv) de la Política, que establece:
(iv) al utilizar el nombre de dominio, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
En el presente caso, es claro que el nombre de dominio en disputa permite al usuario acceder a un sitio Web en el que se prestan servicios similares o idénticos a los propios de la Demandante, y que la actuación del Demandado ha propiciado, por consiguiente, que exista un claro riesgo de asociación en cuanto al origen de ese sitio Web con la Demandante que, no debe olvidarse, ha acreditado haber llevado a cabo numerosas actividades en países afines geográficamente a Panamá.
En cualquier caso, siendo el Demandado español, no resulta creíble para este Experto que suscriba un contrato de servicios para confeccionar una página Web cuyo contenido es, básicamente, ofrecer tasaciones, y que al mismo tiempo desconozca que en su propio país existe una empresa líder en ese sector que es conocida exactamente por la denominación “Tinsa”.
La notoriedad de la marca TINSA y razón social de la Demandante permite por tanto apreciar de forma clara la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones UDRP como Generalitat de Catalunya v. Thomas Wolf, Wolf Domains,Caso OMPI No. D2002-1124, Generalitat de Catalunya v. Luis Toribio Troyano,Caso OMPI No. D2003-1004 o Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.,Caso OMPI No. DES2010-0006.
Especialmente significativo resulta a este respecto lo establecido en el caso J.García Carrión S.A v Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239, que literalmente señalaba:
“[...] Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero.”
En suma, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito contenido en el párrafo 4 (a) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Luis Larramendi
Experto Único
Fecha: 10 de Septiembre de 2013
Full & Egal Universal Law Academy