La Demandante es Rockwell Automation, Inc., con domicilio en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos de América, representada por Whyte Hirschboeck Dudek, SC, Milwaukee, Estados Unidos de América.
El Demandado es David Garcia Mateo, con domicilio en Barcelona, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es 10dencehispahard, S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2013 en inglés. El 15 de julio de 2013 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 17 de julio de 2013, 10dencehispahard, S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de nombre de dominio en disputa. El 22 de julio de 2013, el Centro informó a las partes que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de la disputa era el español. Como consecuencia, el Centro solicitó a la Demandante que proporcionara al menos una de las siguientes opciones: a) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento fuese el inglés; b) remitir la Demanda traducida al español; o c) presentar una solicitud para que el inglés fuera el idioma del procedimiento. El 22 de julio de 2013, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el inglés. El mismo día, el Demandado solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. En esta misma fecha, el Demandado envió un correo electrónico con alegaciones adicionales en relación al idioma.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de julio de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de agosto de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de julio de 2013 en español.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de agosto de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El Experto dispuso que el idioma del procedimiento sea el español, conforme al párrafo 11(a) del Reglamento. Ver Sección 6 A infra. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de la marca AUTOMATION FAIR, registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”) bajo el Nº 2317576, fecha de registro 15 de febrero de 2000, solicitada el 10 de julio de 1997, para realizar exhibiciones comerciales en el campo de los productos utilizados en el control y monitoreo de sistemas industriales, en la clase internacional 35, con fecha de primer uso / primer uso en el comercio 2 de diciembre de 1992. La marca contiene la siguiente exclusión de protección (disclaimer): “No se reivindica el derecho exclusivo de usar “fair” fuera de la marca tal como esta se muestra”. La Demandante adquirió esa marca por transferencia por fusión con el anterior titular, Allen-Bradley Company, Inc., realizada el 28 de marzo de 2002 y registrada el 21 de febrero de 2005.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de septiembre de 2012.
En el sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa se publican informaciones sobre eventos y exposiciones en diferentes países, relativos a la industria de la automatización industrial y materias conexas. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:
La Demandante ha publicitado sus productos y servicios bajo la marca AUTOMATION FAIR en forma continua desde 1992. La Demandante es uno de los mayores fabricantes de equipos y sistemas de automatización industrial. Por su reputación, los productos y servicios de la Demandante son muy bien conocidos y reconocidos ampliamente por sus clientes. Desde 1992 la Demandante ha usado en forma consistente la marca AUTOMATION FAIR para su exhibición comercial anual que es muy bien conocida en la industria. La Demandante ha usado extensamente la marca en sus materiales de publicidad y en su sitio Web; por medio de ese uso prolongado y extendido la marca adquirió significado secundario y reconocimiento por los clientes.
Aunque los eventos que se publicitan bajo la marca tienen lugar en los Estados Unidos de América, las invitaciones y promoción para el evento son mundiales y los participantes y asistentes vienen de todo el mundo. Tanto los competidores como los clientes en la industria conocen y reconocen inmediatamente la marca y la asocian con Rockwell Automation, Inc. y con los productos y servicios que esta proporciona, la Demandante usa en forma prominente su marca AUTOMATION FAIR en si sitio Web “” y en otros materiales de publicidad para promover, vender y facilitar los servicios de la Demandante. En virtud de los significativos esfuerzos de publicidad y promoción de la Demandante que involucran a su marca AUTOMATION FAIR, su prolongado uso, y la amplia geografía mundial en que la usa, y por el alto nivel de reconocimiento por los clientes de la marca, la marca se ha convertido en distintiva y famosa en la industria de la automatización. De tal modo, los clientes relevantes a nivel mundial han venido a asociarla con la Demandante.
El uso por el Demandado de un nombre de dominio que consiste casi exacta y exclusivamente en la marca de la Demandante está diseñado para causar confusión. El nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la marca de la Demandante tal como se lo usa en el sitio Web del Demandado en que se despliega la marca AUTOMATION FAIR de la Demandante, y donde la Demandante proporciona información sobre eventos venideros. El nombre de dominio del Demandado se usa para promover servicios que son complementarios de los servicios de la Demandante, lo que incrementa el riesgo de confusión. El Demandado usa el nombre de dominio en disputa para proporcionar un boletín en línea así como comentarios sobre productos, servicios y eventos relativos a la automatización. Allí se identifica a muchos diferentes fabricantes y productos, incluyendo a la Demandante y sus productos.
El boletín de noticias ofrecido por el Demandado en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa sugiere que está patrocinado por la Demandante debido al uso de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa y por el despliegue prominente de la expresión “automation fair”, sugiriendo que la Demandante provee el comentario o promoción de los productos y servicios de sus propios competidores.
El Demandado es consciente de los derechos de la Demandante en la marca AUTOMATION FAIR ya que menciona a la Demandante y a sus productos en su propio sitio Web.
El Demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandado no tiene licencia ni autorización de la Demandante para usar la marca AUTOMATION-FAIR.COM, o cualquier otra marca de la Demandante. Tampoco es conocido corrientemente como “AUTOMATION FAIR”, ni tiene una marca registrada de productos o servicios “AUTOMATION FAIR”. A pesar de este hecho, el Demandado usa la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa.
El Demandado usa la marca AUTOMATION FAIR en forma prominente en su sitio Web, y notablemente no usa “automation-fair”. El Demandado sabe que la Demandante es propietaria del nombre de dominio ya que esta hubiera sido la elección natural para el Demandado. Claramente, el Demandado está muy familiarizado con el negocio de la Demandante y con la industria de la automatización, con lo que su uso del nombre de dominio en disputa resulta un intento deliberado de aprovecharse de la reputación mundial favorable de la Demandante y de su marca famosa y de la exhibición comercial promovida en la industria bajo la marca AUTOMATION FAIR.
Conociendo el Demandado plenamente los derechos marcarios previos de la Demandante, el nombre de dominio en disputa es usado para albergar publicidad de terceros y para publicitar productos y servicios relativos a los productos y servicios de la Demandante. El sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa publicita productos y eventos en la industria de la automatización. Ese uso no constituye un uso legítimo o leal en el sentido de la Política. Es claro que el registro del nombre de dominio en disputa se intenta para dirigir usuarios de Internet que buscan a la Demandante a través de su marca famosa hacia el sitio Web y boletín de noticias del Demandado o para sugerir a los que llegan a ese sitio Web que el mismo está patrocinado o asociado de algún modo con la Demandante y sus famosas exhibiciones de eventos comerciales que se operan bajo la marca AUTOMATION FAIR, con el propósito de obtener beneficio económico de esas visitas. Este uso aumenta los ingresos por publicidad en línea y reputación del Demandado. Este tipo de interés no es legítimo.
El momento en que el Demandado obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa es revelador de la falta de interés legítimo. La Demandante comenzó a usar la marca AUTOMATION FAIR en 1992. Esa marca se registró el 15 de febrero de 2000. Desde 1992 la Demandante la ha usado en forma continua en conexión con la promoción y organización de sus exhibiciones comerciales anuales. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 14 de septiembre de 2012. El registro y uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado ilustra un intento obvio de atraer con un fin de ganancia comercial usuarios de Internet al sitio Web del Demandado mediante la creación de una probabilidad de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado y de sus servicios.
El Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe. No es coincidencia que el Demandado registró un nombre de dominio similar hasta el punto de la confusión con la marca de la Demandante, con evaluación de productos y servicios que en varios casos compiten directamente con los de la Demandante. Las referencias en el sitio Web del Demandado a los productos y servicios de la Demandante significa que el Demandado era bien consciente de la Demandante y de sus derechos en la marca. B. Demandado
En la Contestación a la Demanda, el Demandado alega lo siguiente:
Sin negar que existe una cierta similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, dicha marca no era conocida por el Demandado antes del registro del nombre de dominio en disputa. Por otra parte, la marca de la Demandante hace referencia a un evento realizado únicamente en los Estados Unidos de América.
La elección del nombre de dominio en disputa se realizó de buena fe sobre la base de la temática del portal Web; reportar información sobre las distintas ferias de automatización industrial que se realizan por todo el mundo. “Automation” y “fair” son términos genéricos utilizados en eventos de este tipo y descriptivos de lo que en ellos se exhibe.
El Demandado ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa que da nombre a un portal con una temática muy clara: Ferias de automatización industrial. Ese portal Web es actualizado regularmente con contenidos relacionados con su temática, lo que demuestra un proyecto con intención de futuro e interés por informar y no un proyecto creado de mala fe para aprovecharse de la marca de la Demandante.
El Demandado siempre ha obrado de buena fe y sin intención de dañar la imagen de la Demandante. El sitio Web “www.” se centra en dar a conocer la actualidad de ferias de automatización industrial y productos que allí se presentan. Existen alrededor de 80 ferias anuales que, en muchos casos, utilizan las palabras “automation” y “fair” ya que son las palabras más comunes y genéricas para referirse a eventos de esta categoría. El listado de ferias sobre automatización sobre las cuales se han publicado noticias puede verse en “www./fairs-list/”.
En el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa el Demandado actúa de buena fe. En ningún momento intentó desviar la atención de usuarios o consumidores de manera equívoca, o para dañar la marca o servicios de la Demandante. En más de 11 meses en línea de dicho sitio Web y con más de 700 artículos publicados no existe ninguna mención en ningún sitio Web o vínculo que demuestre que los usuarios o consumidores confunden el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante.
El aspecto gráfico y visual del sitio Web “www.” (logotipo, colores, distribución de contenido) no tiene ningún parecido con las páginas Web de la Demandante porque nunca se ha intentado suplantarla o confundir. Ese sitio Web informa sobre ferias relacionadas con la automatización industrial. En ningún caso comercializa productos ni organiza eventos que puedan suponer una competencia o dañar la imagen de la Demandante.
En la sección “About Us / Contact” del portal Web “www-” se especifica que el sitio Web no pertenece a ninguna marca y que el objetivo de la misma es informar sobre las numerosas ferias de automatización industrial que se celebran a nivel mundial. En ningún artículo o información del sitio Web “www.” se habla del evento que realiza la Demandante, lo cual demuestra que no existe ningún interés por suplantar, confundir o desviar la atención de los usuarios.
Nunca se ha intentado, por ningún medio, vender el nombre de dominio en disputa a la Demandante o a terceros, ya que siempre se ha obrado de buena fe.
El hecho de haber registrado el nombre de dominio en disputa el 12 de septiembre de 2012 es algo casual y arbitrario. En ningún caso se puede afirmar que es un hecho de mala fe, ya que el Demandado no conocía el evento que cita la Demandante. Por tanto, en ningún caso quedan probados los argumentos o suposiciones de la Demandante relativos a la actuación de mala de fe por parte del Demandado. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que el nombre de dominio en disputa registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tiene derechos;
(ii) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) Que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y se use de mala fe. A. Cuestión procedimental: el idioma del procedimiento.
El Experto nota que en defecto de acuerdo de partes, y salvo que el Experto disponga otra cosa, el idioma del procedimiento es el del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa. En este caso el idioma del acuerdo de registro es el español. La Demandante sostiene que el idioma del procedimiento debe ser el inglés porque el nombre de dominio en disputa y el contenido del sitio Web correspondiente están en inglés, y afirma que el Demandado está familiarizado con el inglés. Por su parte, el Demandado dice no conocer la lengua inglesa tanto como para poder usarla en su defensa, y que el nombre de dominio en disputa está en inglés porque ese es el idioma que se usa normalmente para referirse a la materia de que se ocupa el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa. Agrega el Demandado que las notas en inglés que se publican en el sitio Web se publican sin modificar los materiales que suministran diferentes ferias de automatización industrial y marcas.
Dado que el Demandado parece haber comprendido la Demanda y no ha solicitado que se la traduzca, el Experto resuelve no solicitar que la Demanda en inglés sea traducida al español. Sin perjuicio de lo anterior, el Experto rendirá la Decisión en español. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado a satisfacción del Experto que es titular de derechos sobre la marca AUTOMATION FAIR registrada en los Estados Unidos de América. Ver sección 4 supra. Por otra parte, el Demandado no cuestiona esa titularidad.
Dado que el nombre de dominio en disputa sólo difiere de la marca de la Demandante en que adiciona un guión entre los términos “automation” y “fair”, además del gTLD “.com”, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de la confusión con la marca de la Demandante. Ver Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.,Caso OMPI No. D2000-0017 (el agregado o supresión de un guión o un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insustancial en cuanto a la apariencia, pronunciación y significado de los términos.1) C. Derechos o intereses legítimos y Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
En el presente caso, según lo muestra la Demandante, bajo el nombre de dominio en disputa el Demandado opera un sitio Web que informa sobre distintos eventos, muestras y exhibiciones en muchos países, referidos al campo de la automatización industrial.
El Demandado ha mostrado con varios ejemplos que la expresión “automation fair” es de uso común en la industria para referirse a ferias y exhibiciones o muestras de productos y servicios de la industria de la automatización, en forma independiente a su uso por la Demandante. Por lo tanto, el Experto cree que por más que la marca AUTOMATION FAIR haya sido válidamente concedida en los Estados Unidos de América a la Demandante para proteger “exhibiciones comerciales en el campo de los productos utilizados en el control y monitoreo de sistemas industriales” en la clase internacional 35, no parece razonable que por virtud de ese registro la Demandante monopolice dicha expresión e impida el registro y uso como nombre de dominio de una expresión equivalente con sentido genérico y de uso común para describir o referirse a ferias, exhibiciones y eventos relativos a la automatización en distintos países, como se hace en el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa.
Al respecto, el Experto nota que el disclaimer de la marca AUTOMATION FAIR excluye de la protección de la marca el término “fair” (“feria” en español), fuera de cómo es usado en la marca. (Ver Antecedentes de hecho, sección 4 supra). Asimismo, “automation” significa “el uso de máquinas, sistemas de control y tecnologías de la información para optimizar la productividad en la producción bienes y la prestación de servicios”2, es decir, el sentido en que el Demandado usa el término en forma consistente en su sitio Web. Ello hace que la marca AUTOMATION FAIR de la Demandante, combinación de dos términos de uso común, y que a su vez se refiere descriptivamente a un tipo de eventos, no pueda pretender un nivel de protección ilimitado, particularmente cuando se la usa para designar ferias de automatización.
Por otra parte, el uso que el Demandado hace de la expresión descriptiva “automation fair” en el sitio Web correspondiente al nombre de dominio en disputa se corresponde con el contenido informativo del sitio, de tal modo que sin prueba suficiente no puede concluirse que los usuarios de Internet probablemente asociarán al sitio Web del Demandado con la Demandante o su marca, o que probablemente lo confundirán con la marca de la Demandante. Por el contrario, el Experto cree que los usuarios de Internet interesados en ferias de automatización probablemente encontrarán muy natural que bajo la expresión descriptiva en que consiste el nombre de dominio en disputa se proporcione información sobre distintos eventos relativos a la automatización en todo el mundo, y no sólo los organizados por la Demandante en los Estados Unidos de América usando su propia marca. Ello es una consecuencia esperable de la naturaleza genérica de la expresión registrada como marca por la Demandante. Por lo tanto, el Experto no está dispuesto a concluir que ha sido probado que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Está bien establecido por los expertos que aplican la Política que el registro de mala fe del nombre de dominio exige que el demandado conozca la existencia de la marca de la demandante al momento del registro, y que ese registro se haya efectuado teniéndola en mira (targeting).
El Experto acepta que la Demandante Rockwell Automation es bien conocida en la industria de la automatización. Asimismo, el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa contiene varias informaciones relativas a la Demandante, aunque en ningún artículo o información del sitio Web “www.” se habla del evento que realiza la Demandante, lo cual demuestra que no existe ningún interés por suplantar, confundir o desviar la atención de los usuarios. Por ello, el Experto considera probable que el Demandado conociera a la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, en opinión del Experto, no está probado que el Demandando haya registrado dicho nombre de dominio teniendo en mira la marca de la Demandante, dado que el nombre de dominio en disputa es consistente con su uso en el sitio Web correspondiente en su sentido descriptivo de “feria de automatización” respecto de varios eventos y exposiciones internacionales de automatización no relacionados con la Demandante.
Pesaba sobre la Demandante la carga de demostrar su alegación según la cual el Demandado ha incurrido en un intento de atraer con un fin de ganancia comercial usuarios de Internet a su sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa mediante la creación de una probabilidad de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado y de sus servicios. Como se vio arriba, la prueba disponible en el expediente no permite concluir que el Demandado haya actuado de mala fe de acuerdo al párrafo 4(b)(iv) de la Política. Tampoco hay indicios de que el Demandado haya incurrido en los supuestos de los párrafos 4(b)(i) (registro para lucrar con la venta del nombre de dominio), (ii) (registro para impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente) o (iii) (registro para perturbar a un competidor).
Por ello, el Experto considera que no se ha probado el requisito de registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 22 de agosto de 2013
1 Traducción no oficial del Experto.
2 Traducción no oficial del Experto de la definición de “automation” en la Wikipedia, , visitado el 21-08.2013.
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