Beschwerdeführerin ist die Bergzeit GmbH aus Holzkirchen, Deutschland, vertreten durch Riegger Rechtsanwälte, Ludwigsburg, Deutschland.
Beschwerdegegner ist Gordon Cichon aus München, Deutschland. 2. Domainname und Domainvergabestelle
Der streitige Domainname (der „Domainname“) ist bei der 1&1 Internet AG, Montabaur, Deutschland (die „Domainvergabestelle“) registriert. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem „Zentrum“) am 26. Juli 2013 per E-Mail ein. Am 26. Juli 2013 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die 1&1 Internet AG. Am 29. Juli 2013 übermittelte die 1&1 Internet AG das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, indem sie bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson für den Domainnamen ist. Sie teilte außerdem mit, dass der Registrierungsvertrag in Englisch geschlossen wurde. Das Zentrum bat die Domainvergabestelle mit E-Mail vom 30. Juli 2013 um Mitteilung, ob der Registrierungsvertrag auch in Deutsch geschlossen wurde, was am selben Tag von der Domainvergabestelle bestätigt wurde. Das Zentrum bat den Beschwerdegegner mit E-Mail vom 30. Juli 2013 darüber hinaus um Bestätigung, dass er der deutschen Sprache kundig sei und das Verfahren in deutscher Sprache geführt werden solle, was der Beschwerdegegner mit E-Mail vom selben Tag bestätigte.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und den WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (den „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäß Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 1. August 2013 eingeleitet. Gemäß Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 21. August 2013. Am 19. August 2013 reichte der Beschwerdegegner eine Beschwerdeerwiderung ein.
Das Zentrum bestellte Brigitte Joppich am 28. August 2013 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben. 4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Holzkirchen bei München. Die Beschwerdeführerin wurde im Jahr 1999 zunächst als Einzelfirma gegründet. Im Jahr 2006 erfolgte die Gründung der Bergzeit GmbH. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des Domainnamens und bietet unter diesem seit 2000 unter anderem Ausrüstung und Bekleidung für Bergsport und Outdoor-Aktivitäten an.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der deutschen Marke Nr. 302009071549 BERGZEIT“, die am 08.12.2009 für Waren der Klassen 8, 24, 25 und 28 angemeldet und am 15.07.2010 eingetragen wurde, und der Gemeinschaftsmarke Nr. 10694801 BERGZEIT , die am 02.03.2012 für Waren der Klassen 8, 9, 18, 20, 22, 24, 25 und 28 angemeldet und am 01.08.2013 eingetragen wurde (nachfolgend die „BERGZEIT Marken“ genannt).
Der streitige Domainname wurde am 12.04.2000 durch den Beschwerdegegner registriert. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten der Beschwerdegegner und der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin gemeinsam in einem Unternehmen in Starnberg. Der heutige Geschäftsführer der Beschwerdeführerin war zu dieser Zeit Vorgesetzter des Beschwerdegegners.
Der streitige Domainname wurde im Jahr 2003 in Verbindung mit einer englischsprachigen Webseite genutzt, auf der die Eröffnung eines Online-Shops für Bergausstattung angekündigt und eine Kontaktadresse in den USA angegeben wurde.
Der Beschwerdegegner und der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin korrespondierten in den Jahren 2006 und 2007 per E-Mail. Im Verlauf dieser Korrespondenz bot der Beschwerdegegner dem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin an, den streitigen Domainnamen unentgeltlich zu übertragen.
Mit E-Mail vom 24.03.2013 fragte der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin beim Beschwerdegegner nach, ob der Beschwerdegegner bereit sei, den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen und wenn ja, welche Preisvorstellung er habe. Mit E-Mail vom 25.03.2013 teilte der Beschwerdegegner dem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin mit, dass die Preisvorstellung des Beschwerdegegners für die Übertragung des streitigen Domainnamens auf die Beschwerdeführerin bei EUR 150.000,00 liege. Die Beschwerdeführerin holte daraufhin am 04.04.2013 ein Gutachten zum Wert des streitigen Domainnamens bei Sedo ein, welches den Wert des streitigen Domainnamens auf EUR 800,00 taxierte. Mit anwaltlichem Schreiben vom 18.04.2013 fragte die Beschwerdeführerin nochmals beim Beschwerdegegner nach, ob dieser bereit wäre, den streitigen Domainnamen auf die Beschwerdeführerin zu übertragen. Dieses letzte Schreiben blieb unbeantwortet. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin
Zum Sachverhalt trägt die Beschwerdeführerin zunächst ergänzend vor, der Beschwerdegegner sei vom heutigen Geschäftsführer der Beschwerdeführerin seinerzeit gekündigt worden, nachdem sich Unstimmigkeiten ergeben hätten. Zu dieser Zeit sei der streitige Domainname registriert worden, der bis heute ungenutzt sei.
Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass im vorliegenden Fall alle drei Elemente gemäß Paragraf 4(a) der Richtlinie gegeben seien:
(1) Der streitige Domainname sei mit dem von der Beschwerdeführerin genutzten Domainnamen und mit den zu Gunsten der Beschwerdeführerin registrierten BERGZEIT Marken identisch.
(2) Der Beschwerdegegner habe keine eigenen Rechte oder legitimen Interessen an dem streitigen Domainnamen. Er nutze den streitigen Domainnamen, ohne hierzu berechtigt zu sein. Unter dem streitigen Domainnamen seien keine Inhalte abrufbar. Die Registrierung des streitigen Domainnamens sei alleine zu dem Zweck erfolgt, die Beschwerdeführerin von einer Nutzung des Domainnamens auszuschließen.
(3) Der Domainname sei bösgläubig registriert und benutzt worden. Die Registrierung des streitigen Domainnamens stehe in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Kündigung des Beschwerdegegners durch den Geschäftsführer der Beschwerdeführerin. Ferner habe der Beschwerdegegner für die Übertragung des streitigen Domainnamens einen Betrag von EUR 150.000,00 verlangt, welcher nicht dem tatsächlichen Wert des Domainnamens von EUR 800,00 entspreche. Es liege daher ein Fall des „Domain-Grabbing“ vor, welches nach Ansicht der deutschen Gerichte gegeben sei, wenn die Registrierung oder Aufrechterhaltung eines Domainnamens nach Lage der Dinge nur den Zweck haben könne, sich durch Verkauf oder Lizenzierung des Domainnamens an Dritte zu bereichern. B. Beschwerdegegner
Der Beschwerdegegner bestreitet den Vortrag der Beschwerdeführerin.
Er behauptet, dass sich die Rechte der Beschwerdeführerin auf Deutschland und Italien beschränkten, dass sich der ursprüngliche Zweck von Domainnamen unter der TLD „.com“ auf eine kommerzielle Verwendung auf dem US-amerikanischen Markt richte, dass in Österreich eingetragene Markenrechte zu Gunsten eines Dritten bestünden, der unter der Bezeichnung „Bergzeit“ ein Hotel betreibe, dass die Beschwerdeführerin ihre Marken nicht in den USA oder gar weltweit nutze und dass der Beschwerdegegner selbst Markenrechte an dem Zeichen BERGZEIT in den USA und den Commonwealth-Staaten habe.
Der Beschwerdegegner trägt weiter vor, die Idee zur Gründung des streitgegenständlichen Online-Handels sei während der Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin entstanden, welcher seine Stellung als Vorgesetzter jedoch ausgenutzt habe, um den Online-Shop und den Domainnamen in seinen Besitz zu bringen. Der streitige Domainname sei anfänglich vom Geschäftsführer der Beschwerdeführerin und vom Beschwerdegegner gemeinsam zum Auftritt auf dem deutschen Markt genutzt worden. Es bestehe daher seitens des Beschwerdegegners ein berechtigtes Interesse daran, den streitigen Domainnamen zum Angebot von Bergsportartikeln auf dem deutschen Markt zu nutzen. Da der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner nicht an den Umsatzerlösen des Online-Shops beteiligen wollte, stellte dieser den streitigen Domainnamen nicht länger kostenlos zur Verfügung. Der Beschwerdegegner behauptet, er habe im Jahr 2003 den Markteintritt mit dem Namen BERGZEIT in den USA und den Commonwealth-Staaten geplant. Er behauptet weiter, der Beschwerdeführerin sei all dies bekannt gewesen.
Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin behaupteten Bösgläubigkeit trägt der Beschwerdegegner vor, er habe den Domainnamen nicht registriert, um ihn an die Beschwerdeführerin zu einem unangemessen hohen Preis zu veräußern. Er trägt weiter vor, dass zum Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens keine Markenrechte an dem Zeichen BERGZEIT bestanden hätten, dass die Verwendung des Zeichens BERGZEIT im deutschsprachigen Raum anfangs durch den Geschäftsführer der Beschwerdeführerin und den Beschwerdegegner gemeinsam erfolgte, dass der streitige Domainname mit der Absicht registriert wurde, ihn im englischsprachigen Raum einzusetzen, und dass eine solche Nutzung auch erfolgt sei und insoweit Rechte zu Gunsten des Beschwerdegegners bestünden. Der Beschwerdegegner behauptet weiter, dass er sich zu keinem Zeitpunkt selbständig mit einem Verkaufsangebot an die Beschwerdeführerin gewandt hätte. Vielmehr habe er in den Jahren 2006 und 2007 selbst Angebote unterbreitet, den streitigen Domainnamen kostenlos an die Beschwerdeführerin zu übertragen.
Schließlich behauptet der Beschwerdegegner, er habe den Domainnamen weder zur Behinderung der Beschwerdeführerin, welche zum Zeitpunkt der Registrierung noch nicht über Markenrechte verfügt habe, noch zur Schädigung eines Mitbewerbers registriert.
Der Beschwerdegegner beantragt, festzustellen, dass die Beschwerde bösgläubig vorgebracht wurde (sog. Reverse Domain Name Hijacking). Er behauptet, der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin habe eine falsche eidesstattliche Versicherung bezüglich der Umstände des Ausscheidens des Beschwerdegegners aus der Firma, in der er gemeinsam mit der Geschäftsführer der Beschwerdeführerin gearbeitet hat, abgegeben. Der Beschwerdegegner habe das Unternehmen tatsächlich auf eigenen Wunsch verlassen, um sich seiner Promotion zu widmen. Ferner habe es keinerlei Differenzen gegeben. Darüber hinaus sei auch der Vortrag, es sei unter dem streitigen Domainnamen bis zum heutigen Tag kein Inhalt abrufbar, nachweislich falsch. 6. Entscheidungsgründe
Paragraf 4(a) der Richtlinie nennt drei Elemente, welche ein Beschwerdeführer nachweisen muss, damit der Domainname von dem Beschwerdegegner auf ihn übertragen wird:
(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich,
(ii) der Beschwerdegegner hat weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen, und
(iii) der Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig verwendet. A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Es ist allgemein anerkannt, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einem Domainnamen und einer Marke nach den Grundsätzen der Richtlinie unabhängig von den Waren und Dienstleistungen erfolgt, die unter den sich gegenüberstehenden Zeichen angeboten werden.
Der streitgegenständliche Domainnamen enthält die BERGZEIT Marken der Beschwerdeführerin vollständig. Der Top-Level-Domainname „.com” bleibt bei der Beurteilung der verwechslungsfähigen Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen außer Betracht, da diesem lediglich technisch-funktionale Bedeutung zukommt, die vom Verkehr auch als solche erkannt wird (siehe Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Verfahren No. D2000-1525; Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,WIPO Verfahren Nr. D2000-0429; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com,WIPO Verfahren Nr. D2001-0374; Teradyne, Inc v. 4Tel Technology,WIPO Verfahren Nr. D2000-0026).
Das Beschwerdepanel ist nach alledem der Ansicht, dass der streitige Domainname mit den BERGZEIT Marken der Beschwerdeführerin identisch ist. B. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen
Ob dem Beschwerdegegner aufgrund der behaupteten – nach Meinung des Beschwerdepanels eng begrenzten – Nutzung des streitigen Domainnamens oder aus anderen Gründen ein Recht oder berechtigtes Interesse hieran zusteht, kann angesichts des Ergebnisses unter C. unten dahingestellt bleiben. C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens
Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie fordert, dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und verwendet wird, und ihr Paragraf 4(b) nennt insbesondere die folgenden Umstände, die, sofern ihr Vorliegen vom Beschwerdepanel festgestellt wird, den Nachweis der bösgläubigen Registrierung und Verwendung erbringen:
(i) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert oder erworben hat, ihn gegen ein Entgelt, welches seine nachgewiesenen, unmittelbar mit dem Domainnamen verbundenen Aufwendungen übersteigt, an den Beschwerdeführer, der Inhaber der Marke ist, oder an einen seiner Wettbewerber zu veräußern, zu lizenzieren oder auf andere Weise zu übertragen;
(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seinem Zeichen entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt,
(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder
(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Verwendung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Beschwerdeführers hinsichtlich Quelle, Urheberschaft, Zugehörigkeit oder Unterstützung seiner Website oder Online-Präsenz oder von auf seiner Website oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.
Die Umstände gemäß Paragraf 4(b) der Richtlinie sind nicht abschließend.
Es ist anerkannt, dass die Registrierung eines Domainnamens nur dann bösgläubig im Sinne der Richtlinie sein kann, wenn die Rechte, auf die die Beschwerde gestützt wird, zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens bereits bestanden haben. Anderenfalls ist die von der Richtlinie geforderte Bösgläubigkeit im Hinblick auf die Markenrechte des Beschwerdeführers nicht nachweisbar, weil der Domaininhaber keine Kenntnis von dem noch nicht existierenden Recht gehabt haben kann (siehe dazu WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, Ziffer 1.1). Die Registrierung des Domainnamens im Jahr 2000 kann daher nicht bösgläubig im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin erst in den Jahren 2009 und 2012 angemeldeten BERGZEIT Marken erfolgt sein.
Das Beschwerdepanel kommt ferner zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin weder behauptet noch nachgewiesen hat, dass zum Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens nicht eingetragene Markenrechte bestanden haben, die den geltend gemachten Übertragungsanspruch stützen könnten. Voraussetzung für das Entstehen solcher nichteingetragener Markenrechte ist nach ständiger Auffassung früherer Beschwerdepanels, dass ein Begriff Verkehrsdurchsetzung (sog. „secondary meaning“) genießt. Faktoren, die für eine solche Verkehrsdurchsetzung sprechen, sind unter anderem die Dauer der Benutzung des Zeichens, die Umsätze, die mit dem Zeichen erzielt wurden, und die Werbeausgaben, sowie die Medienpräsenz in diesem Zusammenhang. Zu all diesen Umständen wurde von der Beschwerdeführerin nichts vorgetragen.
Daneben spricht auch die zwischen Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens und dem Beginn dieses Verfahrens verstrichene Frist von mehr als 13 Jahren dafür, die vorliegende Beschwerde abzuweisen. Obwohl die Richtlinie den Einwand der Verwirkung nicht ausdrücklich zulässt, können aus dem langen Zeitablauf in Zweifelsfällen doch Rückschlüsse auf die fehlende Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners gezogen werden (siehe Corporación Habanos S.A. v. Tobias Pischetsrieder,WIPO Verfahren Nr. D2009-1041; Shem, LLC v. Solytix, Inc,WIPO Verfahren Nr. D2009-0739; Maryland Limited Liability Company v. Sports Solutions Inc. and C,WIPO Verfahren Nr. D2008-0983; 5B Investments, Inc. v. RareNames, WebReg,WIPO Verfahren Nr. D2008-0146; The Knot, Inc. v. Ali Aziz,WIPO Verfahren Nr. D2007-1006).
Das Beschwerdepanel kommt daher zu dem Ergebnis, dass der streitige Domainname durch den Beschwerdegegner nicht gemäß Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie bösgläubig registriert wurde. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.
Das Beschwerdepanel stellt ferner fest, dass die Beschwerde missbräuchlich vorgebracht wurde und ein Fall des sogenannten Reverse Domain Name Hijacking (RDNH) vorliegt. RDNH wird in den UDRP-Rules definiert als “using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name”. Im vorliegenden Fall wusste die Beschwerdeführerin, dass die Registrierung des Domainnamens bereits im Jahr 2000 und damit neun Jahre vor der ersten Markenanmeldung der Beschwerdeführerin erfolgt ist. Ferner hat die Beschwerdeführerin weder behauptet noch nachgewiesen, dass zum Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens Rechte an dem Zeichen BERGZEIT zu Gunsten der Beschwerdeführerin bestanden haben. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin es unterlassen, die Korrespondenz mit dem Beschwerdegegner aus den Jahren 2006 und 2007 vorzulegen, in welchem der Beschwerdegegner dem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin den streitigen Domainnamen zur kostenlosen Übertragung angeboten hat. Auch bestehen zum Teil Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit des Sachvortrags der Beschwerdeführerin. Im Ergebnis geht das Schiedsgericht davon aus, dass die Erfolgsaussichten dieses Verfahrens von Beginn an offensichtlich aussichtslos waren, was den Schluss zulässt, dass die Beschwerde missbräuchlich vorgebracht wurde (siehe Consuela, LLC v. Alberta Hot Rods, NAF Verfahren Nr. 1504547: „The Respondent notes that its registration of the disputed domain name far predates Complainant’s claim of rights in the CONSUELA mark, and that the Complainant knew this and acknowleged it in the Complaint. Thus the Complainant should have known that it was unable to prove that the Respondent registered and is using the disputed domain name in bad faith. A majority of the Panel finds that this alone suffices to establish Reverse Domain Name Hijacking.”; Aptus Tech L.L.C. v. Name Administration Inc. (BVI), NAF Verfahren Nr. 1503000: “In this case, the evidence indicates that Complainant clearly knew that the disputed domain name was registered many years before it could establish rights in the KLIPZ mark and, thus, that it would not be able to establish that the disputed domain name was registered in bad faith, which is one of elements one must establish in order to prevail under the Policy.”; The Honorable Ron Paul v. DN Capital Inc., Martha Roberts,WIPO Verfahren Nr. D2013-0371: “In view of the unique facts of this case, in which the evidence demonstrates that Respondent offered to give the Domain Name to Complainant for no charge, with no strings attached, the Panel is inclined to agree. Instead of accepting the Domain Name, Complainant brought this proceeding. A finding of Reverse Domain Name Hijacking seems to this Panel to be appropriate in the circumstances.”).
Brigitte Joppich
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 11. September 2013
Full & Egal Universal Law Academy