La Demandante es SURAMERICANA S.A. con domicilio en Medellín, Colombia, representada por la firma de abogados Posse Herrera Ruiz, Colombia.
El Demandado es S-INCO LTDA. - Rodrigo Peláez M. con domicilio en Bogotá, Colombia, representada internamente por Rodrigo Peláez M., Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es GoD, LLC (el “Registrador”). 3. Historia Procesal
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de septiembre de 2013. El 24 de septiembre de 2013 el Centro envió a GoD, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de septiembre de 2013, GoD, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de contacto administrativo, técnico y de facturación.
La Demanda fue presentada en español. El Registrador del nombre de dominio en disputa confirmó que el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. En consecuencia, el 26 de septiembre de 2013 el Centro envió una comunicación a las Partes relativa al idioma del procedimiento. El 26 de septiembre el Centro recibió una comunicación por parte de la Demandante por la cual se solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El 1 de octubre de 2013 el Centro recibió una comunicación del Demandado manifestando su conformidad con que el idioma del procedimiento sea el español.
Asimismo, el 26 de septiembre de 2013 el Centro envió una comunicación a la Demandante solicitando la confirmación de que una copia de la Demanda, incluyendo cualquier anexo, junto con la portada de transmisión de la Demanda se había enviado o había sido transmitido al Demandado y al Registrador. El 26 de septiembre de 2013 el Centro recibió una comunicación por parte de la Demandante confirmando dicho extremo.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de octubre de 2013. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de octubre de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 22 de octubre de 2013.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de noviembre de 2013, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa colombiana que afirma contar con cerca de 70 años de experiencia en el sector de seguros, salud, entre otros.
La Demandante tiene registradas en Colombia diversas marcas, entre ellas SURA (denominación y diseño) y AUTOS SURA (denominación y diseño) a partir del 17 de octubre de 20121 para amparar la prestación de servicios en materia de seguros, operaciones financieras y monetarias, negocios inmobiliarios y administración de fondos de pensiones en el caso de la primera, y de seguros en el caso de la segunda. Los servicios con los que se relacionan ambos registros marcarios se encuentran comprendidos en la clase 36 del nomenclador internacional.
El Demandado es una sociedad mercantil colombiana que presta asesoría a empresas para optimizar su presencia corporativa en Internet. Dentro de las actividades del Demandado se encuentran detectar posiciones empresariales vulnerables en la red mundial de Internet y diseñar una solución integral aplicando su propia metodología. Como parte de dicha estrategia se pueden registrar algunos nombres de dominio para asegurar la reserva del nombre de dominio al proyecto en desarrollo. El Demandado no habilita esos nombres de dominio como sitios Web sino que los “guarda” para el momento en que el proyecto los requiera.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 4 de junio de 2009, junto con los nombres de dominio y que no son materia de esta litis ni de otro procedimiento UDRP que se le haya informado al Experto.
El 22 de mayo de 2013, la Demandante hizo un requerimiento extrajudicial al Demandado solicitando el cese inmediato y transferencia del nombre de dominio en disputa, entre otros nombres de dominio. Con motivo de dicho requerimiento, las partes sostuvieron una reunión el 12 de junio de 2013, a la que siguió un intercambio de correos electrónicos. De dichas comunicaciones se desprende que la intención primordial del Demandado era proponer una “solución integral” a la Demandante para mejorar su débil presencia en Internet. En sus comunicaciones de fecha 12 de junio de 2013 y 8 de julio de 2013, el Demandado le hizo saber a la Demandante que en caso de rechazar sus servicios de asesoría, el Demandado estaba dispuesto a transferir los nombres de dominio , y a la Demandante, previa valuación de un perito en marcas, haciendo notar que dicha transferencia no solucionaría los problemas de vulnerabilidad que la Demandante tiene en Internet.
La Demandante manifestó su intención de no contratar los servicios del Demandado y no obra constancia en el expediente de que se haya producido ninguna oferta económica o valuación independiente para fijar el precio de venta del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa estuvo estacionado con Sedo Holding AG desde su registro hasta el 8 de noviembre de 2010. Actualmente se muestran vínculos patrocinados (pay-per-click links) relativos a la venta de automóviles en Medellín, Colombia. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se resumen de la siguiente manera:
i. Salvo por la supresión del espacio entre las palabras “autos” y “sura” y la partícula “.com”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca AUTOS SURA registrada por la Demandante y similarmente confundible con una serie de marcas registradas de la Demandante que comparten la denominación SURA, que es la palabra con la cual el público consumidor identifica a la Demandante;
ii. La actividad comercial del Demandado consiste en ocupar nombres de dominio similarmente confundibles con marcas de reconocidas empresas;
iii. El Demandado no presta ningún servicio relacionado con automóviles ni con el grupo de inversiones Suramericana, sino que su único interés es obtener sumas de dinero de grupos empresariales que no hayan registrado todos los nombres de dominio similarmente confundibles con sus marcas, hecho que por lo demás es imposible dada la infinidad de posibles combinaciones con que se pueden crear nombres de dominio en Internet;
iv. A la fecha de presentación de la Demanda, el estado del nombre de dominio en disputa es “parked” y allí se muestra publicidad relacionada con la venta de automóviles usados en Medellín, Colombia, donde precisamente se ubica el domicilio social de la Demandante;
v. El servicio publicitado en el nombre de dominio en disputa guarda estrecha conexidad competitiva con los servicios amparados por la marca que sirve de fundamento a la Demanda, por lo que resulta evidente que la intención del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa fue aprovecharse de la reputación y prestigio de la marca AUTOS SURA;
vi. El Demandado obtiene un lucro de la publicidad que se presenta actualmente en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa, lo que es prueba suficiente de mala fe de acuerdo a la Política. B. Demandado
Las alegaciones del Demandado se resumen de la siguiente manera:
i. A la fecha, AUTOS SURA sólo tiene un año de vida como marca registrada y como negocio autónomo es una construcción reciente y nunca tuvo una página Web independiente;
ii. Previo al registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado realizó una búsqueda de marcas en las bases de datos de las Oficinas de Marcas de los Estados Unidos de América y de Colombia, en las que no encontró que la marca AUTOS SURA se encontrara registrada;
iii. El nombre de dominio (con una sola “s”) se encuentra registrado a nombre de un tercero desde hace años, lo cual evidencia que desde entonces otras personas estaban interesadas en la combinación de palabras que conforman el nombre de dominio en disputa;
iv. En vista de que a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa no había registro previo de una marca ni notoriedad de la misma en el mercado, no puede hablarse de identidad o similitud del nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante;
v. La Demandante no acredita su afirmación de que el público lo identifica ampliamente con el término “sura”;
vi. El término “sura” es el nombre de cada uno de los capítulos en que se divide el Corán, libro sagrado del Islam, y “autos” se refiere a las obras teatrales de carácter religioso que se escenificaban durante el medioevo y el siglo de oro español;
vii. El nombre de dominio en disputa fue creado de manera libre y espontánea por el Demandado para facilitar la creación de un sitio Web donde se divulguen y discutan los avances de una línea de investigación actual que analiza los aportes recíprocos que se dieron entre las expresiones propias de los “autos” y las manifestaciones públicas de religiosidad hacia los “sura”;
viii. De acuerdo con el principio “primero en tiempo, primero en derecho”, el Demandado se adelantó a la Demandante por tres años y cuatro meses a registrar el nombre de dominio en disputa que le pertenece y respecto del cual la Demandante no puede alegar ningún derecho a posteriori;
ix. El Demandado no obtuvo ningún ingreso durante el parqueado del nombre de dominio con Sedo Holding AG, como lo demuestra la carta que expide éste último con fecha 18 de octubre de 2013 a solicitud del Demandado. 6. Debate y conclusiones
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en la acción de transferencia que plantea, la Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con el párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), el examen bajo el primer requisito de la Política implica llevar al cabo una comparación visual o fonética entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. La comparación se establece únicamente respecto del nombre de dominio en disputa, tal como aparece en la barra de direcciones del navegador de Internet, sin importar el contenido del propio portal.
Este experto excluye del presente examen el sufijo “.com” al tratarse de un código genérico de primer nivel cuya presencia está dictada por razones de orden técnico exclusivamente.
Ahora bien, al confrontar la marca AUTOS SURA de la Demandante con la denominación “autossura” incluida en el nombre de dominio en disputa, se observa que ambos signos tienen idéntica composición y apariencia, salvo por el tamaño de sus caracteres y la supresión del espacio entre “autos” y “sura”, factores que no son atendibles para los fines que nos ocupan pues ni los espacios ni las letras mayúsculas son reproducibles en los nombres de dominio.
La identidad se hace todavía más evidente cuando se comparan fonéticamente los indicadores en pugna, pues no es posible distinguir auditivamente un término del otro.
En consecuencia, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca AUTOS SURA de la Demandante.
Con ello se hace innecesario analizar y determinar la posibilidad de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca SURA que la Demandante tiene también registrada.
De esta manera se tiene por superado el umbral dispuesto en el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no exhaustiva las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
La Demandante destaca que la actividad comercial del Demandado consiste en ocupar nombres de dominio coincidentes con marcas de empresas reconocidas. En tal virtud, la Demandante alega que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa porque no presta ningún tipo de servicio que involucre automóviles o se refiera a “sura”, con cuyo término el público reconoce ampliamente a la Demandante.
En su defensa, el Demandado alega que el nombre de dominio en disputa fue una creación libre y espontánea producto de su propia imaginación e iniciativa.
Por otra parte, el Demandado mantiene la existencia de una relación entre los términos “sura” con que se identifica a cada uno de los capítulos en que se divide el Corán, libro sagrado del Islam, y “autos” en el sentido de obras teatrales de índole religioso que se representaban durante el medioevo y el siglo de oro español, citando al efecto la definición de “auto sacramental” de Wikipedia. A decir del Demandado, el registro del nombre de dominio en disputa surge como una necesidad de proveer un sitio Web con la intención de divulgar y discutir los avances de una línea de investigación que analiza actualmente los aportes recíprocos que se dieron entre las expresiones propias de los “autos” y las manifestaciones públicas de religiosidad hacia los “sura”.
En opinión del Experto, esta explicación resulta inverosímil a la luz de la naturaleza mercantil del Demandado y dentro de cuyas actividades lucrativas se incluye reservar nombres de dominio de empresas a las que se identifica con una presencia débil y vulnerable en Internet, sin la autorización o el conocimiento de estas.
A mayor abundamiento, el empleo del nombre de dominio en disputa para mostrar enlaces patrocinados relativos a la venta de automóviles en la ciudad de Medellín, Colombia, donde tiene su domicilio social la Demandante, desmiente la justificación religiosa aducida por el Demandado. Ver Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, Union de Cooperatives Agricoles c. Collector Consulting FZ,Caso OMPI No. D2013-1322 (la alegación del Demandado relativa a que el sitio Web vinculado al nombre de dominio tenía como propósito promover la champaña producida por la Demandante bajo la marca NICOLAS FEUILLATTE no es creíble en vista del uso que se ha dado al nombre de dominio en disputa a partir de su registro).
En estas circunstancias, y tomando en consideración que la Demandante ha establecido un caso prima facie, el Experto determina que ninguna de las defensas arriba descritas del párrafo 4(c) de la Política se surte en favor del Demandado.
Por tanto, el Experto estima satisfecho el requisito del artículo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y Uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(a)(iii) de la Política impone al Demandante la doble exigencia de acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe y se use de mala fe.
Por su parte, el párrafo 4(b) de la Política prevé a guisa de ejemplo las siguientes causas demostrativas de mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
De acuerdo con el párrafo 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, por regla general cuando un nombre de dominio es registrado antes de que el demandante haya adquirido derechos de marca, el registro de tal nombre de dominio no se reputa de mala fe en términos de la Política porque el demandado no pudo haber contemplado una marca que en ese momento era inexistente.
Como hace notar el Demandado en repetidas ocasiones, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de junio de 2009, mientras que el registro de las marcas SURA y AUTOS SURA de la Demandante no se produjo hasta el 17 de octubre de 2012, según consta en los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia que obran en el expediente.
De ello se sigue que, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Demandado no usurpó ningún derecho de uso exclusivo sobre las denominaciones “sura” y “autos sura” que para entonces no estaban registradas como marcas y cuyas solicitudes de registro fueron presentadas por la Demandante casi tres años después.
En vista de que la Demandante no pudo acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe en el contexto de la Política, se impone concluir que una de las dos modalidades de mala fe que el párrafo 4(a)(iii) de la Política exige demostrar no se satisface en el caso concreto, lo que hace intrascendente analizar si el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe pues en nada cambiaría la conclusión bajo este apartado y consecuentemente el sentido de la Decisión.
Sin perjuicio de lo anterior, el Experto desea dejar constancia de que la Demandante no alegó ni mucho menos acreditó poseer derechos de uso anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio derivados del uso constante y notorio de las marcas SURA o AUTOS SURA en el mercado colombiano, derechos que, de ser el caso, pudieron haber sustentado la Demanda de conformidad con la Política que no distingue entre derechos de marca “registrada” o “de hecho” ni limita el ejercicio de las acciones de transferencia o cancelación a los titulares de marcas “registradas”.
No pasa inadvertida a este Experto la existencia de una excepción a la regla general descrita en el párrafo 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0 arriba citado, para el caso de que el demandado tuviera un conocimiento privilegiado sobre los planes de la demandante para crear o desarrollar una marca, por ejemplo en virtud de una fusión o adquisición del demandante o en razón de un contrato que las partes tuvieran celebrado. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, si bien el Demandado presumiblemente sabía de la existencia de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandante no aportó ninguna evidencia documental que acreditara desde cuando usa las denominaciones SURA o AUTOS SURA como marcas en el mercado colombiano. Tampoco puede inferirse que el Demandado tenía conocimiento de los planes de la Demandante para registrar sus marcas SURA o AUTOS SURA en Colombia puesto que las solicitudes de registro respectivas se presentaron hasta el 3 de mayo de 2012, es decir casi 3 años después del registro del nombre de dominio en disputa.
Al carecer de elementos objetivos para aplicar la excepción a la regla general de que para que exista mala fe al tenor de la Política los derechos de marca en que se funde la demanda deben preexistir al registro del nombre de dominio en disputa, el Experto tiene presente que la carga de acreditar la mala fe del Demandado recae en la Demandante. D. Secuestro a la inversa del nombre de dominio
El Demandado solicita al Experto declarar que la Demanda constituye un abuso del procedimiento administrativo en razón de que la Demandante conoció desde un principio que la actuación del Demandado era legítima y de buena fe.
El párrafo 15(e) del Reglamento establece en su parte conducente lo siguiente:
“Si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo.”
El párrafo 1 del propio Reglamento define la figura del secuestro a la inversa de un nombre de dominio como “la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado.”
De acuerdo con el párrafo 4.17 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0, el Demandado tiene la carga de acreditar la mala fe de la Demandante, mientras que el hecho de que se desestime la Demanda por sí mismo no es suficiente para concluir que en la especie se verifica un secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa.
El Experto advierte en principio que el Demandado no logró demostrar que posee derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Asimismo, a juicio de este Experto, la práctica de reservar y mantener cautivos nombres de dominio de empresas para luego hacer a estas últimas presa de una oferta no solicitada de servicios de consultoría o de la venta con plusvalía de dichos nombres de dominio, resulta cuestionable desde la óptica de la libre competencia y los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y los servicios.
En consecuencia se determina negar la solicitud del Demandado para declarar que la Demanda fue entablada de mala fe.
En virtud de que el Demandado no satisfizo su carga probatoria con relación al párrafo 15(e) del Reglamento, el Experto resuelve negar su reconvención de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 26 de noviembre de 2013
1 Cuyos registros marcarios fueron solicitados el 3 de mayo de 2012.
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