A Reclamante é NUBE, S.L., de Ibiza, Islas Baleares, Espanha, representada por UBILIBET, Espanha.
O Reclamado é Alexandre Deckleva, de São Paulo, Brasil. 2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro
Os nomes de domínio em disputa são e , os quais estão registrados com Locaweb Serviços de Internet S/A dba LocaWeb (“Unidade de Registro”). 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação em espanhol foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”), em 25 de setembro de 2013. Na mesma data, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro dos nomes de domínio em disputa. Em 27 de setembro de 2013, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando o titular dos registros e respectivos dados de contato informados na Reclamação.
Em 30 de setembro de 2013, o Centro informou às Partes que, conforme a informação recebida da Unidade de Registro, o idioma do contrato de registro dos nomes de domínio em disputa é o português. Portanto, o Centro solicitou à Reclamante que providenciasse: 1) prova satisfatória da existência de um acordo entre as partes para que o espanhol seja o idioma do procedimento; ou 2) versão da Reclamação traduzida para o português; ou 3) requerimento para que o idioma do procedimento seja o espanhol. Em 30 de setembro de 2013, a Reclamante enviou uma comunicação ao Centro fazendo referência ao requerimento veiculado na Reclamação para que o idioma do procedimento seja o espanhol. Na mesma data, o Centro confirmou o recebimento da comunicação da Reclamante. Não houve manifestação por parte do Reclamado em resposta ao requerimento da Reclamante.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).
De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação, nos idiomas português e espanhol, e o procedimento administrativo iniciou em 17 de outubro de 2013. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, a data limite para o envio da defesa encerrou-se em 6 de novembro 2013. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 8 de novembro de 2013, o Centro decretou a revelia do Reclamado.
O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 12 de novembro de 2013. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento. 4. Questões de Fato
NUBE, S.L. é uma empresa espanhola dedicada ao divertimento e é proprietária de mais de 40 discotecas conhecidas pela marca PACHA.
A abertura da primeira discoteca PACHA ocorreu no ano de 1967 na Espanha e desde então ocorreu um processo de expansão internacional estando presente em diversos países, tais como, Brasil, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Inglaterra, Egito, Portugal e Áustria. Além das discotecas, a Reclamante também abriu com a marca PACHA restaurantes e hotéis e ainda comercializa com a mesma marca roupas e perfumes, conforme anexo 3 da Reclamação.
A Reclamante é titular de 180 registros de marca com o termo “Pacha”, conforme anexo 4 e 5 da Reclamação.
Embora o Reclamado seja Alexandre Deckleva, de São Paulo, Brasil, o controle efetivo sobre os conteúdos dos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa compete à empresa PACHA LATAM FRANCHIAS E LICENCIAMENTOS LTDA,adiante designada como “PACHA LATAM”, conforme anexo 6 da Reclamação.
Em 6 de junho de 2011, foi celebrado um contrato de franquia para determinados países da América Latina entre a Reclamante e a empresa PACHA LATAM, no qual está previsto na cláusula décima segunda, alínea d) que “a titularidade dos nomes de domínio na internet que se devam utilizar para o desenvolvimento do presente contrato no território assinalado, serão em todo o momento propriedade da NUBE, S.L., (a Reclamante) a qual, durante a vigência do presente contrato os cederá a PACHA LATAM, que poderá administrar a sua cessão a terceiros para cumprir os objetivos do contrato. Qualquer domínio Pacha propriedade de PACHA LATAM ou de D.Leonardo Esteban Sánchez, deverá ser registrado em nome de NUBE, S.L.”, conforme anexo 7 da Reclamação.
Em 9 de abril de 2013, a Reclamante rescindiu o contrato de franquia com a PACHA LATAM, conforme anexo 8 da Reclamação.
O Reclamado não apresentou Defesa e foi decretado revel pelo Centro em 8 de novembro de 2013.
Os nomes de domínio em disputa e foram registrados em abril de 2012. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante alega e dá-se como provado que:
É uma empresa espanhola dedicada ao divertimento e é proprietária de mais de 40 discotecas conhecidas pela marca PACHA.
A abertura da primeira discoteca PACHA data do ano de 1967.
Detém à data 180 registros de marca incluindo o termo “Pacha”.
Pese embora o Reclamado seja Alexandre Deckleva, de São Paulo, Brasil, o controle efetivo sobre os conteúdos dos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa compete à empresa PACHA LATAM.
Em 6 de junho de 2011, foi celebrado um contrato de franquia para determinados países da América Latina entre a Reclamante e a PACHA LATAM, no qual está previsto na cláusula décima segunda, alínea d) que “a titularidade dos nomes de domínio na internet que se devam utilizar para o desenvolvimento do presente contrato no território assinalado, serão em todo o momento propriedade da NUBE, S.L., (a Reclamante) a qual, durante a vigência do presente contrato os cederá a PACHA LATAM, que poderá administrar a sua cessão a terceiros para cumprir os objetivos do contrato. Qualquer domínio Pacha propriedade de PACHA LATAM ou de D.Leonardo Esteban Sánchez, deverá ser registrado em nome de NUBE, S.L.”.
Em 9 de abril de 2013, a Reclamante rescindiu o contrato de franquia com a PACHA LATAM.
A Reclamante alega também que:
Os nomes de domínio em disputa são praticamente idênticos às suas marcas criando confusão no público em geral, uma vez que estes nomes de domínio estão formados, respectivamente, acrescentando os termos “latam” - abreviatura de latinoamerica - e latinoamerica ao termo “pacha” - marca da Reclamante - sendo este o nome principal, distintivo e dominante dos nomes de domínio em disputa.
Suportando-se em Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Edson Sanchez, Caso OMPI n. D2013-0928, o fato de o Reclamado adicionar um termo geográfico à marca da Reclamante não evita que se crie confusão entre os usuários da Internet.
O Reclamado, Alexander Deckleva, nunca foi conhecido pelas denominações “pachalatam” ou “pachalatinoamerica”, nem foi autorizado e/ou licenciado pela Reclamante a utilizar as suas marcas e/ou a registar os nomes de domínio em disputa.
É impossível que o Reclamado não tivesse conhecimento dos direitos da Reclamante sobre o termo “Pacha”. B. Reclamado
O Reclamado não apresentou Defesa, tendo sido considerado revel por decisão do Centro de 8 de novembro de 2013 e não mostrou até a presente data qualquer manifestação de interesse no procedimento administrativo. 6. Análise e Conclusões A. Idioma do Procedimento
Entendeu este Especialista, após análise das provas e estudo deste procedimento administrativo que, pese embora a solicitação da Reclamante para que o procedimento fosse em espanhol e tendo o Centro decidido aceitar a Reclamação no idioma requerido, bem como aceitar a Defesa do Reclamado em ambos os idiomas, o constante no contrato de registro - conforme parágrafo 11 do Regulamento - e o solicitado pela Reclamante, dando às partes a possibilidade de se manifestarem nos respectivos idiomas e nomeando um Painel Administrativo familiarizado com ambos os idiomas e ainda de acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação, nos idiomas português e espanhol, pelo que está acautelado o princípio da igualdade entre as partes. No entanto e atendendo à ratio subjacente ao parágrafo 11 do Regulamento, entende este Especialista, em atenção aos princípios da colaboração processual e da equidade, dever redigir a decisão na língua portuguesa, uma vez que esta se dirige em primeiro lugar à Unidade de Registro que dará execução à decisão proferida e que se expressa na língua utilizada nos contratos de registro, e em segundo lugar afeta primária e negativamente à parte perdedora que se expressa também na língua portuguesa, e que poderia eventualmente invocar o não entendimento da decisão como prejuízo do seu legítimo direito de tentar intentar uma ação judicial em tempo hábil para suspender os efeitos da decisão do Painel Administrativo, conforme o parágrafo 4 (k) da Política. B. Idêntico ou similar o suficiente para criar confusão
Como ficou provado, a Reclamante possui um número elevado de registros de marcas todos eles contendo somente ou em associação com outros elementos o termo “Pacha”. Os nomes de domínio em disputa reproduzem na íntegra as marcas da Reclamante, com o mero acréscimo dos termos geográficos “latam” e “latinoamerica”. Não subsiste qualquer dúvida de que os nomes de domínio em disputa criam confusão com as marcas da Reclamante, conforme previsto no parágrafo 4 (a)(i) da Política. C. Direitos ou interesses legítimos
O parágrafo 4(c) da Política contém uma lista não exaustiva de circunstâncias mediante as quais um reclamado pode demonstrar direitos ou interesses legítimos em relação a um nome de domínio:
(i) antes de ser informado da disputa, o reclamado usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em conexão com o oferecimento de boa-fé de produtos ou serviços; ou
(ii) o reclamado seja comumentemente conhecido pelo nome de domínio; ou
(iii) o reclamado esteja realizando uso legítimo e não-comercial ou uso justificado (fair use) do nome de domínio sem intenção de ganho comercial via desvio de consumidores ou atentado à marca em questão.
Colocando-se o Reclamado em condição de revel, pela não apresentação de Defesa, não demonstrou quaisquer indícios de direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa e, como ficou provado, o Reclamado não tem qualquer licença e/ou autorização para usar a marca da Reclamante e tampouco é conhecido pelos nome do domínio em disputa. Acresce que os nomes de domínio em disputa são efetivamente utilizados pela empresa PACHA LATAM que, por contrato, estava obrigada a, caso necessário, registrar nomes de domínio utilizando a marca da Reclamante, desde que sempre em nome da Reclamante.
O Especialista conclui que as circunstâncias listadas acima não estão presentes neste caso e o Especialista aceita os argumentos prima facie expostos na Reclamação.
Em vista do exposto, este Especialista entende que o Reclamado não logrou demonstrar direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa. D. Nomes de domínio registrados e utilizados de má fé
O Especialista nota que, de acordo com o contrato de franquia estabelecido entre a Reclamante e a empresa PACHA LATAM, vigente à data do registro dos nomes de domínio em disputa, qualquer nome de domínio deveria ser registrado em nome da Reclamante, o que inocorreu na hipótese do caso em exame.
Conforme previsto no parágrafo 4 (b)(iv) da Política, constitui prova de registro e utilização de nome de domínio de má fé, uma vez constatada pelo Especialista, o uso do nome domínio com intenção de atrair, com o objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de confusão com as marcas da reclamante. De acordo com a Política, seria suficiente apenas uma situação de “provável” confusão. Ora, neste caso, este Especialista, suportado pelos fatos provados, não tem qualquer dúvida de que os nomes de domínio em disputa criam confusão com as marcas da Reclamante.
Portanto, com base no conjunto probatório produzido neste procedimento administrativo, este Especialista entende que os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo utilizados de má fé. 7. Decisão
Pelas razões expostas, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 do Regulamento, o Especialista determina que os nomes de domínio em disputa e sejam transferidos para a Reclamante.
Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira
Especialista
Data: 26 de novembro de 2013
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