Die Beschwerdeführerin ist Metropole Gestion aus Paris, Frankreich, vertreten durch DRS Avocats, Deutschland.
Die Beschwerdegegnerin ist Metropol Partners AG aus Zürich, Schweiz, vertreten durch Walder Wyss AG, Schweiz. 2. Domainnamen und Domainvergabestelle
Die streitigen Domainnamen , und (die „Domainnamen“) sind bei CORE Internet Council of Registrars (die „Domainvergabestelle”) registriert. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging auf Deutsch beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 3. Dezember 2013 per E-Mail ein. Am 3. Dezember 2013 schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domainnamen an die Domainvergabestelle. Am 4. Dezember 2013 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem bestätigt wurde, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson für die Domainnamen ist.
Am 11. Dezember 2013 wurde die Beschwerdeführerin über formelle Mängel ihrer Beschwerdeschrift unterrichtet. Sie reichte am 12. Dezember 2013 eine Beschwerdeergänzung ein.
Am 11. Dezember 2013 informierte das Zentrum die Parteien, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung für die streitgegenständlichen Domainnamen nach Auskunft der betreffenden Domainvergabestelle Englisch sei. Die Beschwerdeführerin wurde daher gebeten, mindestens eine der folgenden Optionen zu wählen: 1) einen ausreichenden Nachweis über eine Vereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin zu erbringen, dass das Verfahren auf Deutsch durchgeführt werden solle; oder 2) die Beschwerde auf English übersetzt einzureichen; oder 3) einen Antrag zu stellen, dass die Verfahrenssprache Deutsch sein solle. Am 12. Dezember 2013 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag, dass das Verfahren auf Deutsch geführt werden soll und erbrachte dazu ausreichenden Nachweis. Am 17. Dezember 2013 verhandelte der Vertreter der Beschwerdegegnerin auf Deutsch. Am 18. Dezember 2013 informierte das Zentrum die Parteien, dass das Verfahren nur auf Deutsch durchgeführt werde, da beide Parteien sich auf Deutsch geäußert hätten.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die Beschwerdeergänzung den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäß Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde der Beschwerdegegnerin förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 23. Dezember 2013 eingeleitet. Gemäß Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 12. Januar 2014. Am 7. Januar 2014 reichte die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeerwiderung ein und bestätigte am 8. Januar 2014, dass dies ihre definitive Antwort sei.
Das Zentrum bestellte Brigitte Joppich am 17. Januar 2014 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben. 4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist eine unabhängige, von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde zugelassene Investmentgesellschaft, die ihre Finanzprodukte in zahlreichen europäischen Ländern vertreibt. Zur Produktpalette der Beschwerdeführerin gehören insbesondere kollektive Kapitalanlagen, die sie strukturiert, verwaltet und vertreibt. Sie verwaltet derzeit Bestände offener Fonds im Wert von EUR 2,878 Milliarden.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin zahlreicher eingetragener Marken für METROPOLE, METROPOLE INVESTMENT MANAGERS und METROPOLE GESTION, darunter die französische Marke Nr. 3143685 METROPOLE, die am 25. Januar 2002 eingetragen wurde und die darauf basierende Internationale Registrierung Nr. 794040 METROPOLE, die am 02. Dezember 2002 eingetragen wurde und unter anderem Schutz in der Schweiz beansprucht (nachfolgend die „METROPOLE-Marken“ genannt). Diese Marken der Beschwerdeführerin sind sämtlich für Finanzdienstleistungen eingetragen.
Die Beschwerdegegnerin wurde am 13. März 2012 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie ging aus der Fusion der beiden Banken Clariden Leu AG und Crédit Suisse AG hervor, verwaltet Vermögen im Umfang von deutlich über CHF 4 Milliarden und ist damit einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz.
Die streitgegenständlichen Domainnamen wurden am 18. Januar 2012 (), 5. April 2012 () und 5. September 2012 () registriert. Die Beschwerdegegnerin meldete darüber hinaus am 18. Januar 2012 die Wortmarke METROPOL Partners und am 30. Mai 2012 eine Wort-/Bildmarke METROPOL Partners beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum („IGE“) der Schweiz an.
Am 25. Mai 2012 mahnte die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin wegen der Benutzung der Bezeichnung „Metropol Partners“ ab. Ferner legte sie am 7. Juni 2012 und 7. September 2012 Widerspruch gegen die Eintragung der Schweizer Marken der Beschwerdegegnerin ein und erhob am 21. Dezember 2012 beim Handelsgericht Zürich Klage wegen der Nutzung der Marken und der Gesellschaftsbezeichnung der Beschwerdegegnerin. Die Wortmarkenanmeldung der Beschwerdegegnerin wurde zwischenzeitlich auf deren Antrag hin gelöscht. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin behauptet, seit 2004 auch in der Schweiz Fondsprodukte zu vertreiben und ihre Marken in sämtlichen Ländern, in denen sie eingetragen sind, zu benutzen. Sie behauptet weiter, bis zur Gründung der Beschwerdegegnerin die einzige Gesellschaft gewesen zu sein, die in der Schweiz unter Benutzung des Wortes „Metropole“ Finanzdienstleistungen anbot. Die Provisionen, die an die schweizerischen Vertriebsträger gezahlt wurden, hätten sich im Jahr 2012 auf die Summe von EUR 561.363 belaufen.
Mit Bezug zu den in Paragraf 4(a) der Richtlinie genannten Voraussetzungen trägt die Beschwerdeführerin wie folgt vor:
(1) Die Beschwerdeführerin behauptet, die streitgegenständlichen Domainnamen seien mit ihren METROPOLE-Marken, die in Bezug auf die beanspruchten Finanzdienstleistungen ein fantasievolles und kreatives Zeichen darstellen und daher eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen würden, verwechslungsfähig ähnlich, da sich die Domainnamen aus den Wortbestandteilen „Metropol“ bzw. „Metropole“ und „Partners“ zusammensetzen und der Bestandteil „Metropol(e)“ der kennzeichnungskräftige Bestandteil innerhalb der Domainnamen sei. Der zusätzliche Bestandteil „Partners“ sei hingegen rein beschreibender Natur und daher zu vernachlässigen. Darüber hinaus seien die Domainnamen auch mit den weiteren Marken METROPOLE GESTION und METROPOLE INVESTMENT MANAGERS der Beschwerdeführerin verwechslungsfähig ähnlich, da die Markenbestandteile „Gestion“, „Investment“ und „Managers“ für die streitgegenständlichen Dienstleistungen rein beschreibend seien.
(2) Die Beschwerdeführerin behauptet weiter, die Beschwerdegegnerin habe keine Rechte oder berechtigte Interessen an den streitgegenständlichen Domainnamen. Sie trägt vor, sie sei seit 2002 Inhaberin der METROPOLE-Marken. Ferner seien ihre Produkte seit 2006 in der Schweiz für die Vermarktung gegenüber der Öffentlichkeit zugelassen. Die Beschwerdegegnerin hingegen sei erst im März 2012 gegründet worden und habe seitens der Beschwerdeführerin keine Genehmigung zur Nutzung der METROPOLE-Marken erhalten. Die Beschwerdegegnerin könne aus ihrer Firma keine Rechte oder berechtige Interessen an den streitgegenständlichen Domainnamen herleiten, da der Geschäftszweck der Beschwerdegegnerin sich wie der der Beschwerdeführerin selbst auf Finanzdienstleistungen beziehe.
(3) Hinsichtlich der bösgläubigen Registrierung und Benutzung der streitgegenständlichen Domainnamen trägt die Beschwerdeführerin zunächst vor, die Beschwerdegegnerin habe mit Abschluss der Registrierungsverträge hinsichtlich der streitgegenständlichen Domainnamen versichert, dass die Registrierung ihres Wissens keine Rechte Dritter verletze, und mit dem Antrag auf Registrierung der Domainnamen gegenüber dem Registrar garantiert, dass weder durch die Registrierung der Domainnamen noch durch deren Verwendung Rechte oder geltende Rechtsnormen verletzt würden und sie dies überprüft habe. Ferner habe es nach den Bestimmungen des Registrierungsvertrages der Beschwerdegegnerin oblegen, festzustellen, ob die Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen Rechte Dritter verletze. Folglich habe die Beschwerdegegnerin bei der Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen grob fahrlässig gehandelt - sei es, dass sie aufgrund der notwendigerweise vorangehenden Recherche Kenntnis von den Marken der Beschwerdeführerin hatte und vorsätzlich einen fast identischen Domainnamen wählte, sei es, dass sie (ohne Recherche) hätte Kenntnis haben müssen. Zudem seien die METROPOLE-Marken in der Finanzbranche, in der auch die Beschwerdegegnerin tätig ist, bekannt, was auch durch zahlreiche Auszeichnungen belegt werde, welche die Beschwerdeführerin für ihre Fonds in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern erhalten habe. Die METROPOLE-Marken seien ferner regelmäßig Gegenstand der Berichterstattung der Fachpresse in zahlreichen Ländern. Es sei vor diesem Hintergrund sehr unwahrscheinlich, dass die Beschwerdegegnerin, die sich selbst auf ihrer Webseite umfassender Kenntnis des einschlägigen Marktes rühmt, von der Existenz der Marken der Beschwerdeführerin nicht gewusst haben will. Darüber hinaus benutze die Beschwerdegegnerin die streitgegenständlichen Domainnamen auch bösgläubig, da sie eine Verwechslung mit den Marken der Beschwerdeführerin provoziere und die Weiterleitung von Internetnutzern, die die Webseite der Beschwerdeführerin besuchen wollten, auf ihre eigene Webseite ermögliche. B. Beschwerdegegnerin
Die Beschwerdegegnerin bestreitet die Behauptungen der Beschwerdeführerin.
Sie trägt zunächst vor, dass die Marken der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht genutzt würden, dass die Internationale Registrierung Nr. 910957 METROPOLE in der Schweiz ungültig und löschungsreif sei und dass die Beschwerdeführerin stets ausschließlich die Bezeichnung „Metropole Gestion“ in Kombination mit der grafischen Darstellung einer farbigen Eule und nie die Bezeichnung „Metropole“ in Alleinstellung benutze. Darüber hinaus sei auch keine Benutzung in der Schweiz gegeben, da es der Beschwerdeführerin als französischer und damit ausländischer Fondsgesellschaft aus regulatorischen Gründen verboten sei, in der Schweiz öffentliche Vertriebsaktivitäten auszuüben und somit keine Verwendung der Marken vorliegen könne. Auch die eingereichte Bewilligung der Eidgenössischen Bankenkommission („EBK“) aus dem Jahre 2006 sei nicht ausreichend, um eine gegenwärtigen Nutzung zu belegen, weil die Bewilligung der EBK zeitlich beschränkt sei. Einen Nachweis über einen aktuellen Vertrieb ihrer Fonds in der Schweiz habe die Beschwerdeführerin nicht geführt. Ferner enthalte die Vertriebsvereinbarung der Beschwerdeführerin einen Passus, dass die Nutzung der Marken der Beschwerdeführerin durch Vertriebsträger nicht automatisch gestattet sei, sondern einer schriftlichen Zustimmung bedürfte, deren Vorliegen die Beschwerdeführerin weder behauptet noch nachgewiesen habe. Tatsächlich richte sich das Angebot der Beschwerdeführerin in der Schweiz auch ausschließlich an eine kleine ausgewählte Gruppe von institutionellen Anlegern und habe sie einen Marktanteil von nur 0,006% am gesamten Fondsmarkt, was zeige, wie gering die Aktivitäten der Beschwerdeführerin in der Schweiz seien. Im Ergebnis seien die Beschwerdeführerin und ihre Fonds in der Schweiz nicht bekannt und keine Vertriebsaktivitäten der Beschwerdeführerin in der Schweiz nachgewiesen. Die Beschwerdegegnerin bestreitet auch, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2012 für den Vertrieb der „Metropole-Fonds“ an ihre in der Schweiz ansässigen Vertriebspartner über EUR 560.000 an Kommissionen gezahlt habe.
Ferner weist die Beschwerdegegnerin auf die weiteren Schriftsätze hin, die in den Verfahren vor dem Handelsgericht Zürich und vor dem IGE in der Schweiz eingereicht wurden und die die Beschwerdeführerin bislang nicht vorgelegt hat.
In Bezug auf die in Paragraf 4(a) der Richtlinie genannten Voraussetzungen trägt die Beschwerdegegnerin wie folgt vor:
(1) Die streitgegenständlichen Domainnamen stimmen nur hinsichtlich des Bestandteils „Metropol(e)“ mit den METROPOLE-Marken überein, welcher „Hauptstadt, Weltstadt“ und auch „Mittelpunkt, Knotenpunkt, Zentrum“ bedeute. Der Begriff „Metropole“ sei eine reine Sachbezeichnung ohne Kennzeichnungskraft. Der Bestandteil sei in der Schweiz darüber hinaus sehr verbreitet und tauche als Firmenname in über sechzig Schweizer Firmen auf. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass sie vor der Gründung der Beschwerdegegnerin in der Schweiz als einzige unter Benutzung des Wortes „Metropole“ Finanzdienstleistungen angeboten habe, sei unzutreffend. Die Beschwerdegegnerin trägt weiter vor, dass sich die Zeichen „Metropole Gestion“ und „Metropol Partners“ im Schriftbild, im Wortklang und insbesondere im Sinngehalt ausreichend voneinander unterscheiden und dass die Übereinstimmung in dem kennzeichnungsschwachen Bestandteil „Metropole“ nicht geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Ferner ergäben sich auch wegen der unterschiedlichen Wortbedeutungen von „Gestion“ und „Partners“ im Sinngehalt deutliche Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen. Im Ergebnis läge daher keine verwechslungsfähige Ähnlichkeit vor.
(2) Die Beschwerdegegnerin trägt vor, sie habe auch eigene Rechte oder berechtigte Interessen an den streitgegenständlichen Domainnamen, die sie im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit registriert habe und nutze.
(3) Schließlich sei auch keine Bösgläubigkeit gegeben.
Bei dem Wort „Metropole“ handele es sich um ein Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs, welches sowohl in der Schweiz als auch im Ausland Bestandteil zahlreicher Kennzeichen, Marken und Unternehmensbezeichnungen sei. Die Beschwerdegegnerin habe zum Zeitpunkt ihrer Gründung und der Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen und keine Kenntnis von der Beschwerdeführerin und deren Marken gehabt und sei davon ausgegangen, dass die streitgegenständlichen Domainnamen in Verbindung mit ihrem Geschäftsbetrieb zulässigerweise registriert und genutzt werden könnten. Die Beschwerdegegnerin sei ein seriöses und solides Unternehmen, habe nie eine bösgläubige Absicht im Hinblick auf die Beschwerdeführerin verfolgt und stets gutgläubig gehandelt. Darüber hinaus sei die Namenswahl nicht im Hinblick auf die Beschwerdeführerin erfolgt, sondern vielmehr, weil die gesamte Belegschaft der Beschwerdegegnerin einschließlich der Mitglieder der Geschäftsleitung sowie der internen Mitglieder des Verwaltungsrats zur Zeit der Gründung der Beschwerdegegnerin ihren Arbeitsplatz im historischen Geschäftshaus „Metropol“ an der [...]strasse [...] in Zürich gehabt hätten. Ursprünglich sei auch geplant gewesen, dass die Partner der Beschwerdegegnerin in den von ihnen seit Jahren benutzten Büros verbleiben sollten. Diese Pläne seien jedoch bereits nach Gründung der Beschwerdegegnerin durch den Verkauf des Hauses durch die damalige Eigentümerin durchkreuzt worden.
Im Hinblick auf eine bösgläubige Benutzung trägt die Beschwerdegegnerin vor, die Aktivitäten der Parteien erfolgten auf unterschiedlichen Märkten mit unterschiedlichen Abnehmern, und eine Verwechslungsgefahr sei aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen gar nicht möglich. Selbst wenn die Parteien im weitesten Sinn Finanzdienstleistungen erbringen würden, sei die Gefahr von Fehlzurechnungen ausgeschlossen. Auch habe die Beschwerdegegnerin nie die Absicht gehabt, die streitgegenständlichen Domainnamen an die Beschwerdeführerin oder einen Wettbewerber zu verkaufen, zu vermieten oder sonst wie zu veräußern. 6. Entscheidungsgründe
Paragraf 4(a) der Richtlinie nennt drei Elemente, welche ein Beschwerdeführer nachweisen muss, damit ein Domainname von dem Beschwerdegegner auf ihn übertragen wird:
(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich,
(ii) der Beschwerdegegner hat weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen, und
(iii) der Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig verwendet.
Das Beschwerdepanel kommt nach reiflicher Überlegung zu der Überzeugung, dass im vorliegenden Fall über die Fragen des Vorliegens der in Paragraf 4(a) der Richtlinie genannten Voraussetzungen nicht entschieden werden kann.
Bei dem Verfahren nach der Richtlinie handelt es sich, anders als bei Verfahren vor den ordentlichen Gerichten, um ein summarisches Verfahren, das auf die schnelle Abhandlung klarer Fälle von „Cybersquatting“ ausgelegt ist (vgl. Summit Industries, Inc. v. Jardine Performance Exhaust Inc.,WIPO Verfahren Nr. D2001-1001). Gemäß Paragraf 170 des „Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process“ der WIPO vom 30. April 1999 soll das Verfahren dazu dienen, Fällen vorsätzlicher, bösgläubiger, missbräuchlicher und markenrechtsverletzender Domainregistrierungen zu begegnen. Die Beschwerdepanel haben nur einen beschränkten Handlungsspielraum, da das Verfahren als summarisches Verfahren konzipiert ist (vgl. Jason Crouch and Virginia McNeill v. Clement Stein,WIPO Verfahren Nr. D2005-1201; Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss,WIPO Verfahren Nr. D2008-0183). Die Verfahrensordnung sieht darüber hinaus auch nur beschränkte Möglichkeiten zur Beweisaufnahme vor, insbesondere sind in aller Regel keine Einvernahmen möglich und keine Beweismittel neben dem Urkundsbeweis zugelassen.
Nach den dem Beschwerdepanel vorliegenden Unterlagen handelt es sich vorliegend um eine komplexe markenrechtliche Streitigkeit, bei der neben einer Vielzahl von Fragen zum Sachverhalt auch Fragen des (Schweizer) Markenrechts im Streit stehen. Der vorliegende Sachverhalt ist zudem auch bereits Gegenstand eines Gerichtsverfahrens vor dem Handelsgericht Zürich sowie eines Widerspruchsverfahrens vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum.
Wenngleich Paragraf 15(a) der Richtlinie es dem Beschwerdepanel grundsätzlich ermöglicht, über die Beschwerde auf Grundlage des vorgetragenen und unter Beweis gestellten Sachvortrags und im Einklang mit der Richtlinie, der Verfahrensordnung sowie allen weiteren Rechtsgrundsätzen zu entscheiden, die es für angebracht hält, wozu auch nationales Recht zählen kann, geht das Panel davon aus, dass der vorliegende Fall im summarischen Verfahren nach der Richtlinie und mit ihren beschränkten Möglichkeiten der Beweiserhebung nicht entschieden werden kann. Der vorliegende Streitfall beruht auf einem komplexen Sachverhalt. Auch hat die Beschwerdegegnerin plausible Gründe für ihre Namenswahl vorgetragen, welche nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihres eigenen Geschäftsumfangs glaubwürdig erscheinen. Es handelt sich aus Sicht des Beschwerdepanels um einen klassischen Fall einer möglichen Markenrechtsverletzung, welche nicht in der Registrierung der streitgegenständlichen Domainnamen selbst, sondern vielmehr in der Firmierung der Beschwerdegegnerin begründet ist, die sodann in diesen Domainnamen Niederschlag gefunden hat. Darüber hinaus steht auch die Frage im Streit, ob durch die einander gegenüberstehenden Zeichen überhaupt eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründet wird, welche in einem Verfahren nach der Richtlinie anerkanntermaßen nicht entschieden werden kann (vgl. Simon Docker d/b/a Sat-Europa Group v. Jan Saggiori,WIPO Verfahren Nr. D2004-0301; Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc.,WIPO Verfahren Nr. D2000-0046; Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Priscilla Woodward & Charles R. Thorton, d/b/a Machines & More,WIPO Verfahren Nr. D2000-0006). Fälle wie der vorliegende lassen sich weder nach den eng gefassten Kriterien der Richtlinie noch in einem summarischen Verfahren sinnvoll entscheiden (vgl. Clinomics Biosciences, Inc. v. Simplicity Software, Inc.,WIPO Verfahren Nr. D2001-0823; Germanwings GmbH v. Hin und Weg Flugreisenzentrale GmbH,WIPO Verfahren Nr. D2011-1218).
Das Beschwerdepanel weist abschließend darauf hin, dass die vorliegende Entscheidung keine Beurteilung des zu Grunde liegenden Sachverhalts, wie er von den Parteien vorgetragen wurde, oder der daraus resultierenden Rechtsfragen beinhaltet.
Diese Entscheidung hindert die Parteien in keiner Weise, den Streit einem zuständigen staatlichen Gericht zur unabhängigen Beurteilung vorzulegen. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.
Brigitte Joppich
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 4. February 2014
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