Le Requérant est Mastercard International Incorporated, New York, États-Unis d’Amérique (“États-Unis”), représenté par le Cabinet Santarelli, France.
Le Défendeur est Mario Antunes, Ergersheim, France, représenté par lui-même. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG (“l’unité d’enregistrement“). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par Mastercard International Incorporated auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 décembre 2013.
En date du 5 décembre 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 décembre 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 9 décembre 2013, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais et a invité le Requérant à fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure.
Le 9 décembre 2013, le Requérant a adressé une requête au Centre pour que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas répondu à la requête du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 17 décembre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 janvier 2014. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse en français le 26 décembre 2013.
En date du 15 janvier 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Anne-Virginie La Spada-Gaide. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français. A cet égard, considérant que le Défendeur est établi sur le territoire français, de même que l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, que la page web à laquelle mène le nom de domaine litigieux est rédigée en français, que la correspondance entre les parties avant le dépôt de la plainte s’est effectuée en français, et enfin que le Défendeur a fait parvenir au Centre une réponse en français, la Commission administrative admet la demande du Requérant. La langue de la présente procédure est donc le français.
Le 28 janvier 2014, la Commission a émis une ordonnance de procédure invitant le Requérant à soumettre des pièces supplémentaires de nature à établir la renommée de sa marque à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant a déposé une prise de position et des pièces en date du 31 janvier 2014, dans le délai imparti par l’ordonnance. Le Défendeur n’a pas déposé d’observations relativement aux arguments et pièces supplémentaires du Requérant. 4. Les faits
Le Requérant MasterCard International Incorporated est une société internationale technologique active dans l’industrie des paiements. Le Requérant est l’un des principaux opérateurs dans le monde intervenant dans les secteurs financiers, bancaires et monétaires.
Le Requérant a annoncé en février 2013 le lancement de son système Masterpass, offrant un moyen plus rapide et efficace pour effectuer des paiements en ligne. Le système a d’abord été lancé en Australie et au Canada, puis aux États-Unis et au Royaume-Uni au printemps et en été 2013. Le lancement dans certains pays d’Europe, dont la France, est intervenu à la fin de l’année 2013.
Le Requérant est titulaire d’une marque communautaire MASTERPASS no. 010144277 du 22 juillet 2011, enregistrée en classes 9, 16, 36, 38, 41 et 42.
Le Requérant détient le nom de domaine depuis le 30 avril 2001.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en date du 19 décembre 2012. Le même jour, le Défendeur a également enregistré les noms de domaine et .
Le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur en date du 23 octobre 2013, sommant le Défendeur de transférer au Requérant les trois noms de domaine , et .
Par email du 29 octobre 2013, le Défendeur a répondu au Requérant que les noms de domaine avaient été enregistrés parce qu’ils étaient disponibles, pour utilisation ultérieure “en messagerie et boîte mail”. Le Défendeur affirme avoir enregistré les noms de domaine en lien avec un projet “Polaris”, défini comme un “procédé multimodal d’identification biométrique”. Le Défendeur expose avoir choisi le mot “Masterpass” pour son étymologie, sa traduction française correspondant selon le Défendeur à son projet de procédé d’identification biométrique, présenté au concours Lépine de Strasbourg en septembre 2012. Le Défendeur refuse par conséquent de transférer les noms de domaine à ses frais, mais termine son email en faisant référence à un entretien téléphonique avec le conseil du Requérant, et en précisant être “ouvert à une approche globale avec le groupe Mastercard”.
Le 25 octobre 2013, le Requérant a déposé une plainte en application de la procédure UDRP, demandant le transfert du nom de domaine . En date du 22 décembre 2013, la commission administrative nommée pour connaître de ce cas a rendu une décision ordonnant le transfert du nom de domaine au Requérant.
Le nom de domaine litigieux est connecté à une page d’accueil unique contenant le texte suivant: “Ce nom de domaine vient d’être enregistré pour l’un de nos clients”. Le logo de l’unité d’enregistrement 1&1 figure sous ce texte, de même que divers liens vers le site de cette unité. Il ne semble pas que le nom de domaine litigieux ait fait l’objet d’un autre usage. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant allègue ce qui suit:
La marque MASTERPASS est largement utilisée dans le monde par le Requérant pour désigner des produits et services liés à des moyens de paiement. La marque MASTERPASS est une marque renommée en relation avec les produits et activités du Requérant, notamment en France.
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque MASTERPASS, et l’extension .info est dépourvue de tout caractère distinctif. Le nom de domaine litigieux est donc identique à la marque du Requérant.
Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce qu’atteste notamment l’absence de tout contenu propre sur la page d’accueil liée audit nom de domaine. Le Défendeur n’a aucun droit de propriété intellectuelle sur le signe “Masterpass”, et n’a pas obtenu une quelconque autorisation pour l’exploiter à titre de nom de domaine. Le Défendeur n’est pas davantage connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant n’est pas lié au Défendeur et ne lui a concédé aucun droit de licence.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. La marque MASTERPASS du Requérant étant renommée à la date de réservation du nom de domaine litigieux, il n’est pas possible de considérer que le Défendeur n’avait pas connaissance des droits du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur a choisi le nom de domaine litigieux afin de créer une confusion avec la marque du Requérant et détourner sa clientèle vers son propre site, à des fins lucratives. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de le vendre au Requérant pour un prix excédant le montant des frais, comme l’indique la proposition, formulée dans son email du 29 octobre 2013 au Requérant, d’une “approche globale avec le groupe MasterCard”. B. Défendeur
Le Défendeur a adressé au Centre une copie de l’email et des pièces qui avaient été envoyés au conseil du Requérant le 29 octobre 2013 en réponse à la lettre de mise en demeure du Requérant du 23 octobre 2013.
Le Défendeur déclare confirmer “le bien fondé de [sa] propriété des noms de domaine concernés, ainsi que [sa] bonne foi”. Le dossier déposé par le Défendeur comprend divers documents (articles de presse, correspondance, demande de brevet européen) relatifs à son procédé multimodal d’identification biométrique “Polaris”. 6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit alléguer et prouver chacun des éléments suivants:
i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi qu’il est titulaire d’une marque communautaire MASTERPASS dûment enregistrée. La marque MASTERPASS du Requérant est entièrement reproduite dans le nom de domaine litigieux , lequel ne comprend aucun autre élément. L’extension générique “.info” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine.
Dès lors, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est identique à une marque de produits et services sur laquelle le Requérant a des droits.
Le Requérant a par conséquent satisfait la condition requise au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou légitimes intérêts
Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient pas de droits propres sur une marque correspondant au nom de domaine litigieux, qu’il n’est pas connu sous un nom correspondant au nom de domaine litigieux, et qu’il n’a pas été autorisé à faire usage de la marque MASTERPASS par le Requérant.
Le Défendeur ne réfute pas ces allégations du Requérant, et le dossier ne comprend pas d’élément qui amènerait la Commission administrative à remettre ces affirmations en question.
Le Défendeur n’a pas fait usage du nom de domaine litigieux, dans la mesure où, selon les informations disponibles, le nom de domaine litigieux n’a été connecté qu’à une page d’accueil mise à disposition par l’unité d’enregistrement, indiquant que le nom de domaine venait d’être réservé.
Le Défendeur affirme dans son email du 29 octobre 2013 au Requérant avoir réservé le nom de domaine litigieux en lien avec son projet de procédé multimodal d’identification biométrique “Polaris”. Le Défendeur allègue avoir présenté ce système sous la dénomination “Masterpass” au concours Lépine en Septembre 2012. Le Défendeur produit des copies de lettres et d’articles de presse qui établissent l’existence du projet “Polaris” et sa présentation audit concours, mais qui, en revanche, ne permettent pas à la Commission administrative de constater un usage de la dénomination “Masterpass” ou du nom de domaine litigieux en relation avec ce projet.
Le Défendeur allègue avoir “utilisé” le mot “Masterpass” pour son sens, qu’il jugeait correspondre à son procédé d’identification biométrique.
La Commission administrative estime cependant qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le Défendeur a utilisé le mot “Masterpass” ou s’il a fait des préparatifs en vue de son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou services. En effet, pour les raisons décrites ci-après, les conditions énoncées au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs ne sont pas remplies en l’espèce. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les conditions de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi sont cumulatives (voir Mazuma Mobile Limited v. DI S.A. also trading as Domain Invest S.A., Administration DOM,Litige OMPI No. D2012-0621; Mile, Inc. v. Michael Burg,Litige OMPI No. D2010-2011).
L’enregistrement de mauvaise foi d’un nom de domaine suppose que le défendeur ait eu ou aurait dû avoir connaissance de la marque du requérant au moment de l’enregistrement. Il appartient en principe au requérant de démontrer, et non seulement d’alléguer, que le défendeur connaissait ou aurait dû connaître effectivement la marque et qu’il a enregistré le nom de domaine pour profiter de celle-ci (Aspenwood Dental Associates, Inc. v. Thomas Wade,Litige OMPI No. D2009-0675; Kellwood Corporation v. Onesies Corporation,Litige OMPI No. D2008-1172).
En effet, la connaissance de la marque peut être admise lorsque celle-ci jouit d’une renommée importante (notamment grâce à l’usage qui en est fait), ou lorsqu’elle est distinctive au point que le choix d’un nom de domaine identique n’est guère susceptible de résulter d’une coïncidence.
En revanche, le seul fait que la marque du requérant ait déjà été enregistrée au moment de l’enregistrement du nom de domaine ne suffit pas pour admettre que le défendeur en avait ou aurait dû en avoir connaissance, car selon la plupart des commissions administratives, on ne saurait imputer au défendeur à une procédure UDRP la connaissance de toute marque enregistrée (voir le paragraphe 3.4 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”)) . De plus, la Commission administrative estime que celui qui enregistre un nom de domaine composé de mots du dictionnaire n’a pas systématiquement l’obligation d’effectuer une recherche de marque préalable (Aspenwood Dental Associates, Inc. v. Thomas Wade,Litige OMPI No. D2009-0675).
Le Requérant affirme que la marque MASTERPASS était renommée à la date de réservation du nom de domaine litigieux, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que le Défendeur n’avait pas connaissance des droits du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Toutefois, les pièces produites par le Requérant, y compris celles versées au dossier suite à l’ordonnance de procédure de la Commission administrative demandant des informations complémentaires sur ce point, ne permettent pas d’étayer cette affirmation.
Il ressort en effet des documents produits que le lancement du système Masterpass du Requérant a été annoncé au public en février 2013, alors que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 décembre 2012. Les articles de presse rapportant cette annonce sont datés du 25 ou du 26 février 2013. Ils relatent que le lancement est prévu d’abord en Australie et au Canada, puis aux USA et au Royaume-Uni au printemps ou en été 2013, le lancement dans certains pays d’Europe (dont la France) n’étant prévu que pour la fin de l’année 2013. Le Requérant se prévaut également d’un extrait de son rapport annuel de 2012, qui annonce le système Masterpass, mais ce rapport (dont la date n’est pas communiquée) semble avoir été émis début 2013, car il fait état des “solides résultats financiers obtenus en 2012”.
Au vu du fait que le lancement du système Masterpass n’a été annoncé qu’en février 2013, et que le système lui-même n’a été disponible que dans le courant de l’année 2013, la Commission administrative ne peut pas admettre que la marque MASTERPASS aurait été renommée à la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux, le 19 décembre 2012. En outre, il convient de noter que, à l’exception de la mention faite par le Requérant quant à la date de l’enregistrement de son nom de domaine dans la plainte et en réponse à l’ordonnance de procédure, rien de plus n’a été allégué à cet égard.
Le Défendeur affirme avoir choisi le nom de domaine litigieux pour son “étymologie”, soit son sens. A cet égard, force est de constater que la marque MASTERPASS est la combinaison de deux mots anglais du dictionnaire (“master” et “pass”), susceptible d’être traduite par “accès principal” ou “laissez-passer principal”. Selon la Commission administrative, il n’est pas exclu que le Défendeur - apparemment l’inventeur d’un procédé d’identification biométrique - en ait eu l’idée de manière indépendante, car l’expression “masterpass” pourrait s’appliquer à un tel système.
Le Requérant se prévaut encore de la décision de transfert rendue le 22 décembre 2013 par la commission administrative saisie de la plainte UDRP du Requérant relative au nom de domaine (MasterCard International Incorporated v. Mario Antunes,Litige OMPI No. DCO2013-0026). Il semble cependant que dans cette affaire le défendeur n’a pas soumis de réponse à la plainte. De ce fait, la Commission administrative ne peut s’aligner sur cette décision en ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, compte tenu du dossier qui est devant elle, en particulier les explications fournies par le Défendeur quant aux circonstances ayant donné lieu à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Dans la mesure où le Requérant n’a pas démontré que le Défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, la Commission administrative n’a pas à examiner si le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. La Commission administrative mentionne toutefois qu’a priori, les circonstances qui justifient selon les cas de conclure à une détention passive de mauvaise foi (soit la notoriété de la marque, l’absence de réponse et la communication de coordonnées de contact erronées) ne sont pas réunies en l’espèce. Rien n’indique que le Défendeur ait exploité le nom de domaine litigieux à des fins lucratives en profitant de la renommée de la marque. Enfin, la mention dans l’email du Défendeur d’une “approche globale avec le groupe MasterCard” est trop vague en l’espèce, compte tenu des autres circonstances entourant cette affaire, pour conclure que cette approche impliquait une proposition de vendre le nom de domaine litigieux au Requérant pour un montant excédant les frais d’enregistrement.
Le Requérant n’a donc pas satisfait à la condition requise au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative rejette la plainte.
Anne-Virginie La Spada-Gaide
Expert Unique
Le 10 février 2014
Full & Egal Universal Law Academy