La Demandante es Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. con domicilio en Santiago, Chile, representada por Silva & Cía., Chile.
La Demandada es María Salas, Fullmarket con domicilio en Coquimbo, Chile. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es GoD, LLC (el “Registrador”). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en idioma español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2013. El 18 de diciembre de 2013 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de diciembre de 2013, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 29 de diciembre de 2013, la Demandada envió al Centro una comunicación electrónica y el 31 de diciembre de 2013 la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento. El procedimiento quedó suspendido hasta el 30 de enero de 2014, tras recibir el Centro la solicitud de re-institución del procedimiento por parte de la Demandante.
De acuerdo con la información que el Centro recibió del Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de la disputa es el inglés. Como consecuencia, el Centro solicitó a la Demandante proporcionar al menos una de las siguientes opciones: 1) prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español; 2) remitir la Demanda traducida al inglés; o 3) presentar una solicitud para que el español fuese el idioma del procedimiento.
La Demandante presentó el 5 de febrero de 2014 una solicitud en la que solicita que el español sea el idioma del procedimiento, a la cual la Demandada no contestó. El Centro procedió en inglés y en español con la administración del procedimiento.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 14 de febrero de 2014.
El Centro verificó que la Demanda, luego de la enmienda a la misma, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de febrero de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de marzo de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el 12 de marzo de 2014, el Centro informó a las partes de que procedería al nombramiento del Experto.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de marzo de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Idioma del procedimiento
La Demandante ha solicitado que el español sea el idioma del procedimiento, basado en las siguientes premisas:
a. La Demandante, es una persona jurídica con residencia en Chile
b. La Demandada es chilena
c. Las partes se han contactado en idioma español según mediante correos electrónicos cuyas copias figurarían en el anexo N°1 de la Demanda.
En cuanto a los argumentos establecidos por la Demandante, le consta al Experto que la nacionalidad de la empresa demandante es chilena. En cuanto al punto b., no consta en el proceso prueba alguna de que la Demandada sea una ciudadana chilena, a pesar de indicar como residencia la ciudad de Coquimbo, en Chile. La mera residencia no es prueba suficiente para presumir conocimiento del idioma español. Por último, en cuanto a las comunicaciones existentes entre las partes en idioma español, el Experto al constatar en la Demanda la lista de anexos, en su numeral 1 se encontró simplemente con la mención de “copia impresa de certificado emitido por Instituto de la marca ENTELMOVIL.” En definitiva, el Experto ha verificado que no se acompaña dicha documentación como anexo N°1 de la Demanda.
Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo planteado por este Panel en el siguiente apartado N°5 respecto a la presentación de información complementaria, el Panel considera que las pruebas aportadas como información complementaria por la Demandante demuestran que la Demandada si tiene pleno conocimiento del idioma español. A su vez, el Panel ha hecho una inspección en la página web del nombre de dominio en disputa pudiendo comprobar que la página efectivamente se encuentra en idioma español, lo que demuestra el conocimiento de este idioma de su titular.
A la luz de lo anterior y no obstante que el idioma del acuerdo de registro sea el inglés, el Panel, basado en el artículo 11 del Reglamento, mismo que faculta al Experto a decidir sobre el idioma del procedimiento administrativo, “teniendo en cuenta las circunstancias” del mismo, confirma el español como idioma de este procedimiento. 5. Aporte de prueba documental no enumerado en el anexo N°1 la Demanda
La Demandante en varias ocasiones durante su Demanda hace mención a la prueba aportada como anexo N°1, la cual hace referencia al intercambio de cartas (correos electrónicos) sostenidas entre las partes del presente procedimiento. Sin embargo, el Experto al revisar dicho anexo N°1 se percata que no aparecen las cartas antes mencionadas sino más bien la copia de un certificado de título. Sin perjuicio de lo anterior, al revisar el correo electrónico original enviado por la Demandante al Centro, en ella es posible constatar que estas cartas fueron efectivamente acompañadas junto con la Demanda. Lo anterior hace suponer a este Experto, que la Demandante simplemente cometió un error en la identificación del contenido del anexo N°1.
Corresponde ahora determinar si este material aportado en correo electrónico pero no mencionado como anexo N1° tal y como ha sido indicado por la Demandante debe ser aceptado por este Experto. Lo anterior dado que el Reglamento señala en su a párrafo 3 letra b) xv): La Demanda incluido cualquier anexo se presentará en forma electrónica y en ella se deberá adjuntar todo tipo de pruebas documentales incluida una copia de la Política aplicable al nombre o nombres de dominio objeto de la controversia y cualquier registro de marca de productos o de servicios sobre las que se base la demanda, junto con una enumeración de esos documentos.
En estricto rigor, se entiende que el Reglamento exige que junto con la demanda se deba acompañar todo material probatorio junto con una enumeración adecuada de esos documentos. Pero, ¿acaso la falta de esta enumeración o la enumeración errónea de la prueba documental que en efecto se acompaña es razón para considerar como no aportada dicho documento o documentos al expediente? Este Experto considera que una enumeración errónea de la prueba documental que efectivamente se aporta junto con la Demanda, no es causa suficiente para no considerar dicha prueba documental, en especial consideración a que el aporte fue realizado previo a la notificación de la Demanda a la Demandada y que todo anexo, incluido estas pruebas, le fue enviado a la Demandada, de modo que esta última tuvo conocimiento de esta prueba y tuvo dentro del plazo que le otorga el Reglamento la posibilidad de contestar debidamente la Demanda.
En conclusión, a pesar de la enumeración errónea de los anexos, este Experto considera que la correspondencia entre las partes acompañadas por la Demandante junto con su Demanda forma parte de este expediente y serán considerados como válidamente aportadas. 6. Antecedentes de Hecho
La Demandante “Entel”, acrónimo de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., es una empresa de telecomunicaciones chilena creada en 1964.
“Entel” es una operadora chilena de telefonía celular, con más de 6.5 millones de clientes a nivel nacional.
Según la Demandante, desde su creación hasta la fecha ha ido mejorando constantemente el servicio tecnológico prestado a sus clientes, incorporando tecnología “GSM”, posteriormente “GPRS” y fue la primera en lanzar la tecnología 3.5 “UMTS/HSDPA” en Latinoamérica.
“Entel” presta servicios prácticamente en todo Chile, tanto áreas urbanas como rurales. Según la Demandante, es la única operadora que presta servicios en localidades aisladas como Puerto Williams, Isla de Pascua y la Antártica Chilena.
La Demandante es titular de la marca registrada ENTEL, copia de los certificados de registros se acompañan como anexo N° 1 al 20. Según la documentación aportada, la Demandante también es titular de la marca ENTELMOVIL.
La Demandada registró el nombre de dominio en diputa el 18 de enero de 2013. 7. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante señala que el nombre de dominio en disputa es que se compone de la marca principal de la Demandante, la cual se encuentra debidamente registrada ante órgano competente.
La Demandante agrega que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, puesto que no tiene relación alguna con la Demandante. Asimismo, declara que no se le ha dado autorización alguna a la Demandada para usar la marca registrada de la Demandante.
Finalmente indica que la Demandada procedió a registrar y actualmente está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe dado que (1) “Entel” es una empresa famosa y notoria en Chile, lugar de residencia del Demandado; (2) la exigencia de pago de un monto en extremo elevado por el traspaso del nombre de dominio en disputa; (3) el hecho que la Demandada se dedica al registro de nombres de dominios de marcas famosas a fin de luego poder vendérselos a sus titulares por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.
En consecuencia, la Demandante afirma que se cumplen los tres requisitos contemplados en la Política para la aplicación del mecanismo uniforme de resolución de conflictos al presente caso. B. Demandado
La Demandada no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante contenidas en su Demanda. 8. Debate y conclusiones
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda sobre la base de:
- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento
- De acuerdo con cualesquiera Reglas y Principios de Derecho que el Experto considere aplicables.
Los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme son:
- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De los antecedentes entregados por la Demandante, se desprende que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ENTEL, registrada a nombre de la Demandante, referidos en el apartado 6, pues como se ha determinado en numerosas ocasiones la extensión “.mobi” puede ser no considerada para la aplicación del párrafo 4.a).i) de la Política. En todo caso, el Experto nota que la Demandante también es titular de la marca ENTELMOVIL desde 2004 y que el nombre de domino es similar hasta el punto de causar confusión con esta marca.
El Experto concluye que se cumple la primera exigencia contenida en el citado párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
El segundo elemento requiere que el demandante demuestre que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
Por los términos usados en el párrafo 4.a) de la Política está claro que la carga de la prueba cae en el demandante, sin perjuicio de lo anterior, la Política provee al demandado formas de demostrar sus derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no hace uso de estos medios y el demandante ha establecido presunciones razonables conforme al párrafo 4.a).ii), la carga de la prueba es traspasada al demandado para demostrar lo contrario.
La Demandante afirma que la Demandada no hace ningún uso legítimo del nombre de dominio en disputa, es más, al ser contactado por la Demandante, la Demandada ofrece venderle el nombre de dominio en disputa según consta en la documentación proporcionada por la Demandante y que el Experto ha podido comprobar personalmente. En virtud de los argumentos antes planteados este Experto, considera que la Demandada claramente no tiene ningún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
Además, la Demandada no ha proporcionado una respuesta a las acusaciones señaladas por la Demandante, aunque se le ha dado la oportunidad.
No hay prueba alguna que demuestre que la Demandada podría tener derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa.
En ausencia de una respuesta, este Experto considera que la Demandante ha satisfecho el segundo elemento, del párrafo 4.a) de la Política y ha establecido presunciones razonables que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este tercer elemento requiere que el demandante demuestre que (1) el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe y (2) está siendo usado de mala fe.
El párrafo 4.b) de la Política dispone una lista no exhaustiva de circunstancias que de ser encontrado por el Experto para estar presente serán pruebas del registro y el uso de un nombre de dominio de mala fe.
En cuanto al registro de mala fe del dominio en disputa, este Experto al ponderar el hecho que la Demandante y su marca principal ENTEL, goza de fama y notoriedad en el territorio chileno, es imposible no concluir que la Demandada debía tener pleno conocimiento de que estaba registrando un nombre de dominio correspondiente a una marca registrada famosa de un tercero, lo cual en definitiva constituye un acto de mala fe.
A su vez, en cuanto al segundo requisito de uso de mala fe, el Experto ha llegado a la conclusión de que existen suficientes elementos para considerar que el nombre de dominio en disputa está siendo usado de mala fe.
Se puede destacar principalmente la correspondencia sostenida entre las partes en donde la Demandante le solicita el traspaso del nombre dominio en disputa y originalmente hay un acuerdo de reembolso; posteriormente en una segunda correspondencia el monto de reembolso sube a un valor de USD 2000, lo cual claramente es un valor que supera los costos que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio en disputa.
Es más, en otra correspondencia de la Demandada recibida por la Demandante aquella hace mención al hecho que es titular de varios otros nombres de dominio, enumerando cada uno de ellos, y ofreciendo su venta a la Demandante, todos los cuales incorporaban otras marcas y nombres de instituciones que gozan de clara fama y notoriedad en Chile.
Finalmente, el Experto tuvo acceso al nombre de dominio en disputa y ha podido comprobar que efectivamente se trata de una página inactiva, en la cual solo se hace mención a ser un dominio protegido, más los datos de contacto de la Demandada.
Todo lo anterior permite a este Experto concluir que los hechos antes mencionados son circunstancias que permiten fehacientemente presumir que la Demandada ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender o ceder el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que es el titular de las marcas ENTEL y ENTELMOVIL, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa.
A su vez, el hecho que la Demandada haya ofrecido otros nombres de dominio, que incorporan marcas famosas de terceros, permite a este Experto concluir que la Demandada se dedica a este tipo de actos, cuya finalidad es en definitiva lucrar de la venta de estos nombres de dominio, acto que sin lugar a dudas es un acto de mala fe.
Por lo tanto, de acuerdo con el párrafo 4.b).iii) de la Política, el Experto ha llegado a la conclusión que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y usado de mala fe. 9. Decisión
Por las razones expuestas, y en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: 26 de marzo de 2014
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