De Klager is B.V. Marcole Beheers - en beleggingsmaatschappij uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, vertegenwoordigd door V.O. Patents & Trademarks, Nederland.
De Verweerder is Stephan Teerlink uit Rouen, Frankrijk. 2. De Domeinnaam en Registrar
De betreffende domeinnaam is geregistreerd via OVH (de “Registrar”). 3. Procedurele Geschiedenis
De klacht werd ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 21 januari 2014. Op 21 januari 2014 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de betreffende domeinnaam gestuurd. Op 23 januari 2014 heeft de Registrar per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin deze de contactgegevens van de Verweerder overmaakte. Op 23 januari 2014 stuurde het Center een e-mail naar partijen in het Nederlands en het Frans met betrekking tot de taal van de procedure. Op 23 januari 2014 ontving het Center een e-mail bericht in het Frans van de Verweerder. Op 24 januari 2014 heeft de Klager verzocht dat Nederlands de taal van de procedure zou blijven. Diezelfde dag heeft de Verweerder verzocht dat Frans de taal van de procedure zou worden. De Klager heeft op 24 januari 2014 gereageerd op het verzoek van de Verweerder. De Verweerder heeft op 27 januari 2014 gereageerd op de reactie van de Klager.
In antwoord op een melding van het Center dat de Klacht administratieve gebreken bevatte, heeft de Klager op 3 februari 2014 een aanpassing van de Klacht ingediend.
Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht samen met de aanpassing van de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).
Overeenkomstig paragrafen 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 4 februari 2014 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 24 februari 2014. Het Antwoord van de Verweerder werd ontvangen op 13 februari 2014. Op 14 februari 2014 heeft de Verweerder bijlagen bij het Antwoord ingediend. Op 17 februari 2014 heeft de Verweerder bevestigd dat zijn Antwoord compleet was.
Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 24 februari 2014 benoemd als Adminstratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.
Aangezien de Klacht niet werd ingediend in de taal van de Registratieovereenkomst en Partijen geen akkoord hebben gesloten over de taal van de administratieve procedure, kan het Panel in overeenstemming met paragraaf 11(a) van de Regels beslissen over de taal van de administratieve procedure in het licht van de omstandigheden.
Het Panel is van oordeel dat beide partijen het Nederlands machtig zijn. Dit blijkt uit de voorgelegde stukken en uit het Antwoord dat de Verweerder in het Nederlands opstelde.
Bijgevolg is het Panel van oordeel dat het gebruik van het Nederlands de belangen van de Verweerder niet schaadt, terwijl de noodzaak om de Klacht te vertalen een nadeel zou opleveren voor de Klager. Om deze redenen beslist het Panel om de huidige procedure in het Nederlands te voeren (Zie bv., The Dow Chemical Company v. Hwang Yiyi,WIPO Case No. D2008-1276, Credit Agricole S.A. v. Dick Weisz,WIPO Case No. D2010-1683).
Niettemin gaat het Panel er in het licht van de wapengelijkheid mee akkoord om alle documenten en verklaringen in de Franse taal eveneens in overweging te nemen (zie Credit Agricole S.A. v. Dick Weisz,WIPO Case No. D2010-1683, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles v. Jesús Hidalgo Álvarez,WIPO Case No. D2000-1025). 4. Feitelijke Achtergrond
De Klager produceert en verdeelt kledij en accessoires voor vechtsporten onder de benaming MATSURU. De Klager is de houder van de volgende merkregistraties:
- MATSURU, woordmerk, gedeponeerd op 13 januari 1976 en geregistreerd in het
Benelux-merkenregister onder het nummer 0337460 in klasse 25;
- MATSURU, woordmerk, geregistreerd als Gemeenschapsmerk op 5 augustus 2010 onder het nummer 008853475 in klassen 18, 25 en 28.
De betwiste domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd sinds 24 februari 2008 en staat momenteel op naam van de Verweerder. De Verweerder bekwam de Domeinnaam na de overname van een onderneming, Sedirep Sàrl, die werd bestuurd door de broer van de directeur van de Klager. Hierbij werden onder meer de betwiste Domeinnaam en een gebruiksrecht in het teken en de handelsnaam MATSURU – SEDIREP overgedragen.
Bij het instellen van de Klacht werd de Domeinnaam gebruikt om de verkoop te promoten van gevechtsportartikelen van diverse merken die door de Verweerder worden aangeboden. 5. Stellingen van Partijen A. Klager
De Klager is van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend is met het MATSURU woordmerk, waarvan de Klager beweert houder te zijn. De Klager argumenteert dat de Verweerder geen recht of legitiem belang in de Domeinnaam heeft. De Verweerder zou concurrerende producten verkopen, geen commerciële band hebben met de Klager en niet bekend staan onder de naam “”, aangezien hij handel drijft onder de benaming BUDOFIGHT. De Verweerder zou de mogelijkheden van de Klager beperken om haar eigen merknaam in een domeinnaam te gebruiken. Ten slotte is de Klager van oordeel dat de Domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd en gebruikt. De Verweerder zou met name internetgebruikers lokken voor eigen commercieel gewin door verwarring te creëren met het merk van de Klager. B. Verweerder
De Verweerder is van oordeel de rechtmatige houder van de betwiste Domeinnaam te zijn. De Verweerder stelt de Domeinnaam te hebben overgenomen van een vennootschap die werd bestuurd door de broer van de directeur van de Klager. De Klager zou betrokken geweest zijn bij de verkoop van de onderneming en nooit een bezwaar hebben gehad tegen de overdracht van de betwiste Domeinnaam. Ten slotte is de Verweerder van oordeel dat er geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming, aangezien de Domeinnaam slechts tot doel heeft om als vitrine te fungeren voor vier BUDOFIGHT winkels en er nergens wordt verwezen naar MATSURU producten. 6. Oordeel en Bevindingen
Paragraaf 15 van de Regels voorziet dat het Panel beslist op basis van de door partijen aangebrachte verklaringen en documenten, in overeenstemming met de UDRP, de Regels, de Aanvullende Regels en de regels van toepasselijk recht dat het Panel van toepassing acht.
De bewijslast ligt bij de Klager. Uit de UDRP en beslissingen van voorgaande panels blijkt dat de Klager alle drie de elementen moet aantonen die zijn uiteengezet in paragraaf 4(a) van de UDRP opdat de overdracht van een domeinnaam kan worden bevolen. Het administratief karakter van de procedure vereist een afweging van de waarschijnlijkheid van de aangevoerde bewijsstukken.
Opdat een verzoek tot overdracht van een domeinnaam kan worden ingewilligd, moet de Klager bijgevolg het volgende bewijzen met een voldoende graad van waarschijnlijkheid en in overeenstemming met paragraaf 4(a) van de UDRP:
(i) De betwiste Domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een handels- of dienstmerk waarin de Klager rechten heeft; en
(ii) De Verweerder heeft geen recht of legitiem belang in de betwiste Domeinnaam; en
(iii) De betwiste Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.
Het Panel zal deze cumulatieve elementen afzonderlijk behandelen. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Om te kunnen uitmaken of de betwiste Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk, moet eerst worden onderzocht of de Klager rechten kan doen gelden op het merk waarop hij zich beroept. De Klager toont aan te beschikken over een Benelux- en een Gemeenschapsmerk in de benaming MATSURU. Deze merken worden gebruikt voor de productie en commercialisering van gevechtsportkledij en accessoires.
De betwiste Domeinnaam verschilt van dit merk door toevoeging van een koppelteken, het woord shop en het suffix ‘.com’.
Het is algemeen aanvaard dat de toevoeging van het suffix ‘.com’ irrelevant is voor de beoordeling van de volmaakte dan wel verwarringwekkende gelijkenis. Ook de toevoeging van een koppelteken en een generieke term als ‘shop’ zijn onvoldoende om de verwarringwekkende gelijkenis weg te nemen (zie o.m. Belstaff S.R.L. v. Jason Lau, Sharing,WIPO Case No. D2012-0783, waar de domeinnaam als verwarringwekkend overeenstemmend werd beschouwd met het merk BELSTAFF, Karen Millen Fashions Limited v. Akili Heidi,WIPO Case No. D2012-1395 waar de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend werd bevonden met het merk KAREN MILLEN).
Bijgevolg is het Panel van oordeel dat de eerste voorwaarde, zoals bepaald in paragraaf 4(a)(i) van de UDRP, vervuld is. B. Recht of Legitiem Belang
Het wordt algemeen aanvaard dat het voldoende is voor de Klager om prima facie aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam om de bewijslast te doen verschuiven naar de Verweerder. (Zie o.m. Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH),WIPO Case No. D2005-1094, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,WIPO Case No. D2004-0110.
De Klager merkt op dat de Verweerder actief is onder de benaming BUDOFIGHT en niet bij het publiek bekend staat onder de benaming ‘’. De Klager stelt dat nooit toestemming gegeven te hebben aan enige persoon of entiteit om de betwiste Domeinnaam te registreren en/of te gebruiken. Tenslotte voert de Klager aan dat er geen bona fide gebruik wordt gemaakt van de betwiste Domeinnaam, aangezien de Verweerder door het gebruik van de Domeinnaam verwarring wekt bij de internetgebruiker om producten van andere merken dan het MATSURU-merk te verkopen.
Het Panel is van oordeel dat de Klager aannemelijk heeft gemaakt dat de Verweerder niet beschikt over een recht of legitiem belang. Hierdoor wordt de bewijslast omgekeerd.
De Verweerder voert aan dat hij de Domeinnaam bekwam bij de overname van een onderneming, Sedirep Sàrl, die werd bestuurd door de broer van de directeur van de Klager. Zoals de Klager zelf verklaart ,was Sedirep Sàrl een belangrijke afnemer van de Klager. De Verweerder beweert dat de Klager als licentiegever bij de overname van Sedirep Sàrl door de Verweerder betrokken was.
Het Panel beschikt over onvoldoende elementen om te kunnen uitmaken of de Klager een licentie heeft gegeven aan Sedirep Sàrl om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken en wat de voorwaarden van een eventuele licentie zouden zijn. Niettemin stelt het Panel vast dat de website gelinkt aan de Domeinnaam op het ogenblik van de beslissing geen producten van het MATSURU-merk aanbiedt. Het Panel is van oordeel dat, mocht de Klager een licentie hebben gegeven om de betwiste Domeinnaam te registreren en te gebruiken, deze licentie slechts zou gegeven zijn om (voornamelijk) MATSURU-producten te promoten. Het kan niet de bedoeling zijn geweest om concurrerende producten te promoten met gebruik van het MATSURU-merk.
Bijgevolg is het Panel van oordeel dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de betwiste Domennaam. C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw
De Klager moet voldoende aannemelijk maken dat de betwiste Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt is (zie o.m. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,WIPO Case No. D2000-0003, Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd,WIPO Case No. D2006-1052).
Paragraaf 4(b) van de UDRP voorziet in een niet-exhaustieve lijst van factoren die kwade trouw aantonen. Eén van deze factoren is het intentioneel en voor commercieel gewin proberen aan te trekken van internetgebruikers door een risico op verwarring te creëren met het merk van de klager, wat betreft de oorsprong van, de sponsoring door, het verwantschap met of de goedkeuring van de website of online locatie of de producten of diensten op die website of online locatie (paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP).
Het huidige gebruik van de Domeinnaam is er volgens het Panel duidelijk op gericht om commercieel gewin te halen uit de verkoop van artikelen van concurrenten van de Klager. Het Panel is van oordeel dat de Verweerder hierbij de indruk wekt dat er een commerciële band is met de Klager. Bijgevolg is het Panel van oordeel dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw in de zin van paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP. Het is immers aannemelijk dat de Verweerder de Domeinnaam heeft aangeschaft met als doel (voornamelijk) concurrerende producten aan te bieden. 7. Beslissing
Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de domeinnaam wordt overgedragen aan de Klager.
Flip Jan Claude Petillion
Administratief Panel
Datum: 10 maart 2014
Full & Egal Universal Law Academy