Le Requérant est SAS Maison By Gregory Ferrié de Paris, France, représenté par Lionel Berthomier, France.
Le Défendeur est Chloe Production Sarl, Emilie Chloe Martinez de Thônex, Suisse. 2. Noms de domaine et unités d'enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine litigieux , et .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par SAS Maison By Gregory Ferrié auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 11 février 2014. En date du 11 février 2014, le Centre a adressé une requête à OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 février 2014, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 18 février 2014, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant informant de certaines irrégularités dans la plainte et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le même jour.
Le Centre a vérifié que la plainte réponde bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 20 février 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mars 2014.
Une demande de prolongation du délai pour le dépôt de la Réponse en date du 12 mars 2014 a été refusée par le Centre le 18 mars 2014. La Commission administrative constate que le Défendeur a transmis d'autres informations et documents au Centre après cette date. Voir l'analyse et conclusions de la Commission administrative ultérieurement sous la section "Quant à la procédure".
En date du 1 avril 2014, le Centre a nommé dans le présent litige Flip Jan Claude Petillion comme expert-unique. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
En date du 6 mai 2014, un Ordre de Procédure de la Commission Administrative No. 1. fut envoyé aux parties afin d'obtenir des informations supplémentaires quant aux droits de marque invoquées dans la Plainte. Le 12 mai 2014, le Centre a transmis à la Commission administrative la réponse à l'Ordre envoyée par le Requérant. La réponse à l'Ordre envoyée par le Défendeur fut transmise à la Commission administrative le 15 mai 2014.
En date du 20 mai 2014, le Centre a transmis de nouvelles communications provenant des parties à la Commission administrative.
Le 22 mai 2014, la Commission administrative a prolongé la date pour la transmission de la décision au Centre au 27 mai 2014, en raison de circonstances exceptionnelles. 4. Les faits
Le Requérant invoque diverses marques figuratives déposées à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ("INPI") en France, dont les suivantes :
- marque figurative GREGORY FERRIÉ, enregistrée sous le numéro 3814928 le 16 mars 2011;
- marque figurative BY GREGORY FERRIÉ, enregistrée sous le numéro 3982937 le 14 février 2013;
- marque figurative LA MAISON DU BONHEUR BY GREGORY FERRIÉ, enregistrée sous le numéro 3982939 le 14 février 2013;
- marque figurative MAISON GREGORY FERRIÉ, enregistrée sous le numéro 4048716 le 20 novembre 2013.
Les noms de domaines litigieux et ont été enregistrées par le Défendeur le 25 octobre 2013. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 février 2013, et a ensuite été transféré au Défendeur. La dernière mise à jour du nom de domaine est intervenue le 23 décembre 2013. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à certaines marques de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Le Requérant soutient que le Défendeur n'utilise pas les noms de domaine d'une façon légitime ou équitable, mais qu'il renvoie l'utilisateur à son propre site Web ou un autre site Web qui n'a rien à voir avec les activités du Requérant. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. B. Défendeur
Le Défendeur estime que le Requérant n'apporte pas la preuve d'un quelconque droit de marque pertinent. Selon le Défendeur, la plainte du Requérant doit dès lors être déclarée irrecevable. 6. Discussion et conclusions A. Quant à la procédure
Le Paragraphe 12 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, demander des informations ou documents supplémentaires à chacune des parties dans le cadre de la Procédure. Il n'y a pas de disposition dans les Règles d'application prévoyant la possibilité de soumettre des communications non sollicitées par la Commission administrative.
Dans sa décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner,Litige OMPI No. D2001-1447, la commission administrative a résumé les différentes opinions rendues à ce sujet, certaines excluant tout dépôt supplémentaire non sollicité (J.P. Morgan v. Resource Marketing,Litige OMPI No. D2000-0035) et d'autres interprétant le paragraphe 12 des Règles plus largement en considérant qu'il ne s'opposait pas à l'acceptation de dépôts supplémentaires (Viz Communications, Inc. v. Redsun dba and David Penava,Litige OMPI No. D2000-0905).
Dans le cas d'espèce, la Commission administrative choisit de faire sienne la position développée dans la décision Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner, Supra, à savoir qu'un dépôt supplémentaire devrait être admis suivant les circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où ce dépôt concerne des éléments que la partie concernée ne pouvait invoquer au moment où elle a déposé son écriture ou dans le délai imparti pour ce faire.
En l'espèce, la Commission administrative constate tout d'abord qu'une Réponse a été déposée par le Défendeur au Centre en dehors des délais impartis. Toutefois, compte tenu du fait que la Commission administrative a ensuite sollicité des informations supplémentaires des parties et que celles-ci ont toutes deux répondu, la Commission administrative a décidé de prendre en compte la Réponse envoyée antérieurement par le Défendeur.
Ensuite, la Commission administrative constate que chaque partie a envoyé une communication supplémentaire non sollicitée, dont la Commission administrative a pris connaissance le 20 mai 2014.
Après avoir analysé le contenu des dépôts supplémentaires susmentionnés, la Commission administrative constate qu'ils ont trait à des éléments qui ont déjà été soulevés au moment du dépôt de la Plainte, respectivement de la Réponse. Partant, en application des principes susmentionnés, la Commission administrative considère qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte, dans la mesure où ces compléments d'information ne se révèlent pas pertinents pour la présente cause. B. Quant au fond
Le paragraphe 15 des Règles d'application prévoit que la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d'application et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.
La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions UDRP, que le Requérant doit prouver tous les trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs pour pouvoir établir que le nom de domaine peut être transféré.
Dès lors, le Requérant, pour réussir, doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que :
(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
(iii) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission examinera ces critères séparément. B.1. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, le Requérant doit établir qu'il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire.
La Commission administrative constate que contrairement à ce qu'avance le Requérant dans sa Plainte, aucune des marques ou demandes de marques invoquées n'ont été enregistrées ou introduites par le Requérant. Au vu des pièces produites par le Requérant, celles-ci sont toutes soit au nom de M. Grégory Ferrié, soit au nom de M. Didier Prouteau. En réponse à l'Ordre de Procédure de la Commission administrative No. 1, le Requérant a transmis une copie de l'extrait du Kbis du Requérant. Il ressort de ce document que M. Didier Prouteau est le gérant du Requérant.
Le Requérant a également transmis divers contrats portant sur les marques susmentionnées. Premièrement, une série de contrats entre M. Grégory Ferrié et M. Didier Prouteau confirment la cession des marques enregistrées au nom de M. Grégory Ferrié à M. Didier Prouteau. Deuxièmement, le Requérant transmet un contrat de concession de licence entre M. Didier Prouteau et le Requérant. Ce contrat ne mentionne pas clairement les marques données en licence en ce qu'il fait uniquement référence à onze marques dont M. Grégory Ferrié est le titulaire. Celles-ci sont censées être spécifiées à l'annexe 1 du contrat, mais la Commission administrative constate que cette annexe ne mentionne aucune marque.
La circonstance selon laquelle le Requérant ne démontre pas clairement être titulaire des droits invoqués pourrait suffire à rejeter la plainte.
Cependant, au vu des circonstances de l'espèce, la Commission administrative considère qu'il est plus que probable que le contrat de concession de licence susmentionné porte bien sur les marques invoquées, de telle sorte que le Requérant serait habilité à faire usage de ces marques. En effet, le Défendeur a eu l'occasion de répondre à la communication des nouvelles pièces par le Requérant. En effet, le Défendeur aurait pu vérifier si M. Grégory Ferrié était titulaire d'onze marques différentes que les marques invoquées dans la présente procédure pour contester l'objet des contrats, mais ne le fait pas. Le Défendeur se contente de préciser que ces contrats ne portent pas sur des noms de domaine. Or, ceci n'est pas pertinent étant donné que l'analyse du présent critère porte sur les droits de marque dont peut se prévaloir le Requérant.
En outre, le fait que M. Didier Prouteau, titulaire des marques invoquées, est le gérant du Requérant est une indication supplémentaire quant au lien entre le Requérant et les marques invoquées.
Certaines marques figuratives invoquées par le Requérant contiennent les mots suivants : "Gregory Ferrié", "By Gregory Ferrié", "La Maison Du Bonheur By Gregory Ferrié", "Maison Gregory Ferrié".
La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux , et sont semblables aux marques susmentionnées en ce que les noms de domaine litigieux reproduisent l'élément distinctif et dominant des marques invoquées, à savoir les mots GREGORY FERRIE, auquel est simplement adjoint certains termes génériques tels que "by", "maison" ou "Paris", descriptif de la nature ou destination des produits proposés (Voir, SAP AG v. Domains by Proxy, Inc. / Sales,Litige OMPI No. D2009-0264 et Swarovski Aktiengesellschaft v. A. S.,Litige OMPI No. D2012-0629).
Puisque les noms de domaine litigieux sont semblables aux éléments distinctifs et dominants des marques dont le Requérant est le titulaire, la similitude entre les noms de domaine litigieux et les marques antérieures du Requérant peut prêter à confusion.
Dans sa Réponse, le Défendeur indique que le Requérant est une entreprise ayant été créée le 3 février 2014, soit après l'enregistrement des marques invoquées et après l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Selon la Commission administrative, cette circonstance n'est pas pertinente en l'espèce. En effet, la Commission administrative estime qu'une entreprise nouvelle peut parfaitement se prévaloir de droits de marque antérieurs qui lui ont été transférés. En décider autrement reviendrait à empêcher à toute entreprise de réorganiser son portefeuille de marques en transférant celui-ci à une nouvelle entité, du moins sans perte de valeur des marques concernées.
Par ailleurs, la Commission administrative précise, conformément au paragraphe 1.4 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (Synthèse, version 2.0), que le fait qu'une marque ait été déposée postérieurement à un nom de domaine litigieux n'empêche pas que ce nom de domaine soit considéré comme similaire à la marque postérieure en question, les Principes directeurs ne faisant aucune référence à la date à laquelle les droits de marque opposés ont été acquis (voir, Esquire Innovations, Inc. v. I c/o Whois Identity Shield; and Vertical Axis, Inc, Domain Adminstrator,Litige OMPI No. D2007-0856).
Il ressort de ce qui précède qu'au vu de la balance des probabilités, la Commission administrative considère que le Requérant est titulaire de droits pertinents lui permettant de s'opposer à l'utilisation des noms de domaine litigieux.
Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli. B.2. Droits ou légitimes intérêts
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine.
Il est de jurisprudence constante qu'il suffit pour le Requérant de démontrer qu'à première vue ("prima facie") le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine litigieux pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (voir, Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), supra; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., supra).
Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu'il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur les noms de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur les noms de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s'y attache, cette preuve pouvant être constituée par l'une des circonstances ci-après :
(i) Avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) Le Défendeur est connu sous les noms de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal des noms de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Le Requérant apporte la preuve de l'enregistrement de diverses marques comprenant les mots "Gregory Ferrie", et déclare que le Défendeur n'est pas connu sous les noms de domaine litigieux. La Commission administrative relève que le Défendeur n'est pas titulaire de marques reprenant les termes composant les noms de domaine litigieux et n'est pas connu sous les noms de domaine litigieux. De plus, la Commission administrative constate que les trois noms de domaine litigieux sont utilisés afin de rediriger les internautes vers d'autres sites Internet, dont un site portant le nom du Défendeur. Les noms de domaine litigieux ne sont donc manifestement pas utilisés d'une manière qui justifierait d'un intérêt légitime sur ceux-ci.
En outre, le Défendeur ne démontre pas avoir un quelconque droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Dès lors, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine. Le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli. B.3. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée "en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
(iv) le nom de domaine est utilisé sciemment afin de tenter d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au titulaire du nom de domaine, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."
Le Requérant estime que les noms de domaine litigieux ont été visiblement détournés par le Défendeur en vue d'empêcher le propriétaire et les ayants droits des marques invoquées par le Requérant d'exploiter lesdites marques sous forme de nom de domaine. Selon le Requérant, un des noms de domaine litigieux, , a été transféré par le Défendeur de façon indue et sans autorisation le 25 octobre 2013. Les autres noms de domaine litigieux ont été enregistrés par le Défendeur à la même date.
Il ressort des diverses communications transmises par les parties qu'un litige existe entre le Défendeur et M. Grégory Ferrié, gérant de la SARL By Gregory Ferrie, concernant le non-paiement de factures. La Commission administrative constate que le litige susmentionné fait l'objet d'une procédure judiciaire devant le Tribunal de commerce de Paris. Ce litige dépassant le cadre d'une procédure UDRP, la Commission administrative se contentera d'analyser les seuls faits pertinents à la présente cause.
Le Requérant indique que le Défendeur travaillait comme webmaster pour la SARL By Gregory Ferrie, gérée par M. Grégory Ferrié. Il ressort des contrats de cession communiqués par le Requérant et mentionnés au point B.1., ci-dessus, qu'un lien existe entre les Messieurs Grégory Ferrié et Didier Prouteau ainsi que leurs sociétés respectives, à savoir la SARL By Gregory Ferrie et le Requérant. Dans sa Réponse à la plainte du Requérant, le Défendeur confirme avoir détourné le nom de domaine litigieux en raison du non-paiement des factures par M. Grégory Ferrié (ou la SARL By Gregory Ferrie).
Il n'appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur le litige pendant devant le Tribunal de commerce de Paris. Toutefois, il ressort de ce qui précède qu'en application des principes UDRP, le nom de domaine litigieux a été intentionnellement détourné, ce qui démontre l'enregistrement de mauvaise foi de ce nom de domaine par le Défendeur. De plus, comme certaines décisions UDRP ont d'ores et déjà eu l'occasion de constater, l'enregistrement par un ancien employé d'un nom de domaine composé de la marque de l'employeur constitue un fort indice de mauvaise foi (voir, Centre technique du bois et de l'ameublement contre Stefan Jaffrin,Litige OMPI No. D2002-0203; Deloitte Touche Tohmatsu v. Robert Thorp,Litige OMPI No. D2001-1431). Selon la Commission, le fait que le Défendeur n'ait pas été un employé direct du Requérant n'a pas d'incidence sur l'application des principes susmentionnés relatifs à l'enregistrement de mauvaise foi d'un nom de domaine.
Au vu des circonstances, la Commission administrative estime dès lors qu'il est plus que probable que les noms de domaine litigieux et aient également été enregistrées de mauvaise foi.
Quant à l'utilisation des noms de domaine litigieux, la Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux renvoient à des sites web qui ne sont pas liés au Requérant. Plus particulièrement, le nom de domaine litigieux renvoie à un site comportant le nom du Défendeur ("") et par lequel le Défendeur semble proposer des services de production musicale. Par ailleurs, au vu du fait que le Défendeur a explicitement admis avoir détourné un des noms de domaine litigieux, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont tous utilisés avec l'intention claire de nuire au Requérant.
La Commission administrative estime qu'au vu de ce qui précède, il est évident que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision
Pour toutes les raisons susmentionnées, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission décide que les noms de domaine litigieux , et doivent être transférés au Requérant.
Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 27 mai 2014
Full & Egal Universal Law Academy