La Demandante es Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) con domicilio en Barcelona, España, representada por Lant Abogados, España.
El Demandado es Domains By Proxy, LLC / David Primo, Daniel Pérez Giménez, con domicilio Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América / Tigus, Tirania Albania, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, España, respectivamente. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de febrero de 2014. El 17 de febrero de 2014 el Centro envió a GoD, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El día 17 de febrero de 2014 GoD, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 20 de febrero de 2014 suministrando el registrante y los datos de contacto desvelados por GoD, LLC , e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, el Centro notificó a las partes que la demanda se había presentado en castellano, mientras que el idioma del procedimiento era inglés y dando a la Demandante la oportunidad de (a) presentar una prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el castellano, (b) traducir la Demanda al inglés o (c) presentar una solicitud para que el castellano sea el idioma del procedimiento. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 21 de febrero de 2014 y solicitó que el idioma del procedimiento fuera castellano.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda modificada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2014. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2014. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de marzo de 2014.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 1 de abril de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Por las razones indicadas en la sección 6 infra, el Experto decidió que el idioma del presente procedimiento sea el castellano. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante fue creada en 1994 con el objetivo de promover la creación y el reconocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya (en adelante "UOC"), que dedica una atención preferente a la investigación en el ámbito de las metodologías y técnicas aplicadas a la enseñanza universitaria no-presencial. Dicha Universidad fue reconocida el 6 de abril de 1995 por ley catalana 3/1995. La UOC ofrece educación universitaria íntegramente en línea.
La Demandante es titular de varias marcas españolas Nos. 3003109 y 3003118
UOC, solicitadas en 2001 y registradas en 2002 para las clases 9, 16, 35, 38 y 41. Asimismo, la Demandante es titular de la marca comunitaria No. 010154722 UOC , registrada en 2011 para las clases 09, 16, 35, 38, 41 y 42.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de febrero de 2010. Los nombres de dominio en disputa y fueron registrados el 21 de enero de 2011. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de agosto de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su Demanda modificada la Demandante sostiene lo siguiente:
Los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho. El término "PAC" que aparece en los nombres de dominio en disputa es acrónimo de la expresión en catalán, "Prova d'Avaluació Continuada" que en castellano se traducirían como "Prueba de Evaluación Continuada". Estos ejercicios (PAC) los propone el profesor de cada asignatura a su criterio, en cuanto a número y contenido, dentro del plan formativo de la asignatura. Las PAC pueden tener un peso variable en la nota final. Es cada profesor quien fija este peso, pudiendo llegar al 100 % en algunos casos, aunque el peso más común suele ser del 40 %. Las PAC pueden constar en la realización de ejercicios prácticos, contestar preguntas, hacer disertaciones sobre temas, etc. Esta terminología es algo especialmente característico de la UOC. En tres de los cuatro nombres de dominio en disputa, el nombre de dominio está compuesto por "pacs" (el término PAC en plural, descriptivo de parte del servicio educativo de la UOC – su sistema de evaluación de estudios), más la marca de la Demandante, más la partícula correspondiente al dominio genérico de nivel superior ("gTLD"), así que es directamente aplicable la doctrina sobre la existencia de confusión en caso de que se le añada un término genérico o descriptivo a la marca que forma el nombre de dominio. Para el otro nombre de dominio se añade el posesivo de primera persona del singular en castellano "mi". Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Centro sobre la no eliminación del riesgo de confusión por el hecho de incluir un breve posesivo en el nombre de dominio debido a la poca relevancia de esta partícula y la conocida táctica de marketing de incluir posesivos.
El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. No concurren ninguno de los supuestos del párrafo 4(c) de la Política. Ni los Demandados formales ni quien hay detrás de ellos tienen ningún interés legítimo respecto a los nombres de dominio en disputa. Su interés es claramente ilegítimo puesto que los utilizan para desviar usuarios o estudiantes de la UOC para que al encontrarse con sus contenidos tengan la tentación de participar en el fraude académico con beneficio económico para el Demandado. En efecto, los contenidos a los que se redirigen las páginas Web alojadas en los cuatro nombres de dominio en disputa proponen resolver a los estudiantes de la UOC sus PACs previo el pago de un precio.
No existen pruebas de que el Demandado real o los Demandados formales hayan utilizado - o efectuado preparativos demostrables para su utilización - los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de conocer el conflicto con la marca UOC. La promoción del fraude académico y colaboración activa previo cobro de dinero claramente es un uso de mala fe. Además, es imposible que en el momento de realizarse el registro de los nombres de dominio en disputa, el Demandado no viese que existiría un conflicto con la marca UOC. Los nombres de dominio en disputa fueron registrados 15, 16 o 18 años después de la creación de la UOC, lo que supone un conocimiento previo de ella. Asimismo, el Demandado real o verdadero registrante de los nombres de dominio en disputa, Daniel Pérez Giménez, empezó a estudiar en la UOC el año 2006, mientras que Juana María Coll Nicolau - quien parece registró el nombre de dominio en disputa antes de traspasárselo a Daniel Pérez - empezó a estudiar en la UOC el 2006. Por lo tanto, ambos no sólo sabían y saben perfectamente qué es la UOC sino que también sabían y saben perfectamente qué es una "PAC".
Finalmente, el propio contenido de las Webs alojadas en los cuatro nombres de dominio en disputa y la actividad vinculada a dichos contenidos demuestran claramente el conocimiento por parte del Demandado de que existe la UOC ya que desarrollan sus ejercicios de evaluación continuada previo pago de un precio.
No existe ninguna relación entre la Demandante - legítima titular de la marca UOC - y los Demandados formales o el registrante real, quienes tampoco han sido autorizados por la Demandante a utilizar la marca UOC, ni tampoco han sido nunca conocidos por los nombres de dominio en disputa.
Los Demandados tampoco hacen un uso legítimo y leal de los nombres de dominio en disputa "sin intención de desviar a los consumidores de manera equivocada", dado el renombre de la marca UOC, los años que la Universidad existe, y la notable presencia que tiene la misma en la red (8.500.000 visitas al sitio Web oficial de la UOC en6 meses), siendo la segunda universidad más visitada en Cataluñaen estos 6 meses y la universidad catalana mejor posicionada en el ranking español sobre visitas a Webs universitarias. Asimismo, el Demandado ha comprado un "AdWord" de Google para desviar público de los servicios ofrecidos por la marca UOC a su página Web. Por lo tanto, no puede haber un interés legítimo en los nombres de dominio en disputa, sino un aprovechamiento desleal del gran "goodwill" de la marca UOC para tentar a estudiantes de la misma que participen en un fraude académico a gran escala.
Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. Las circunstancias detalladas demuestran que los Demandados registraron los nombres de dominio en disputa sabiendo del prestigio de la UOC y conociendo perfectamente qué era una PAC. Por otra parte, los contenidos de los sitios Web correspondientes a los nombres de dominio en disputa están claramente asociados a la UOC, y destinados a promover y facilitar el fraude académico a gran escala en contra de la UOC. Con todos estos elementos, es inevitable llegar a la conclusión de que los registros de los nombres de dominio en disputa se hicieron de mala fe en el sentido del apartado 4(b)(iv) de la Política, para desviar a usuarios de Internet con ánimo de lucro.
Este uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa genera la necesidad de esconderse detrás de los servicios de proxy o de un falso "David Primo" que estaría en Albania. Quien realmente está detrás de todo intenta permanecer en el anonimato al ser consciente que su actuación ilícita (especialmente la infracción de la marca y el registro de mala fe de dichos nombres de dominio).
Finalmente la infracción de los derechos marcarios de la UOC es un incumplimiento de la cláusula octava del "Domain Name Registration Agreement" del registrador. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 4(a) de la Política establece los siguientes requisitos para poder estimar una demanda:
(i) Que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio; y
(iii) Que los nombres de dominio hayan sido registrados y se use de mala fe. A. Cuestiones previas: Idioma del procedimiento e Identidad del Demandado
El Experto nota que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. Normalmente, a falta de acuerdo entre las Partes, en cuanto al idioma del procedimiento y siempre que el Experto no determine otra cosa, el idioma del acuerdo de registro debería ser el idioma del procedimiento. Sin embargo, la Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el castellano porque los contenidos de los sitios Web bajo los cuatro nombres de dominio en disputa están en ese idioma, y agrega que tanto la Demandante como el Demandado "real" son de nacionalidad española, por lo que parece claro que el Demandado estará familiarizado con el idioma y es lógico que este procedimiento se resuelva en ese idioma.
Por su parte, el Demandado no ha hecho presentación formal alguna en este procedimiento.
El Experto, habiendo constatado que los contenidos del sitio Web al que redirigen los nombres de dominio en disputa están en español, resuelve que el español sea el idioma del procedimiento conforme al párrafo 11(a) del Reglamento.
Con respecto a la identidad del Demandado, el Experto nota que la Demanda fue presentada contra varios Demandados formales: Domains By Proxy, LLC (según se indicaba en la base de datos WhoIs al momento de presentar la Demanda), David Primo (indicado por la Demandante y posteriormente confirmado por GoD, LLC) y contra Daniel Pérez Giménez (verdadero nombre del titular real de los nombres de dominio en disputa, según manifiesta la Demandante).
A pesar de la pluralidad de Demandados, el Experto entiende que existe un control común de los nombres de dominio en disputa. El Experto considera válidas las razones aportadas por la Demandante en este sentido y además, ha podido comprobar que los nombres de dominio en disputa tienen el uso e idéntico contenido y están re-dirigidos todos ellos a la misma Web. B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha probado, a satisfacción del Experto, que es titular de la marca UOC, y, por lo tanto, que tiene derechos sobre la misma. Ver sección 4 supra.
El Experto advierte que los cuatro nombres de dominio en disputa contienen la marca UOC. En tres de ellos se ha agregado como prefijo el término "pac", abreviatura de la expresión catalana que significa "prueba de evaluación continuada", más la "s" del plural. Precisamente, la "PAC" es uno de los servicios académicos que presta la Universidad UOC bajo la mencionada marca, lo que refuerza la impresión de asociación de los nombres de dominio en disputa con la marca UOC de la Demandante. La misma conclusión se impone en el caso del nombre de dominio en disputa , que contiene la abreviatura "pac" en singular, a la que se ha adicionado el posesivo "mi". Está bien establecido en anteriores decisiones UDRP que la adición de ese posesivo no es relevante para distinguir a un nombre de dominio de una marca. Ver, por ejemplo, Compagnie Générale Des Établissements Michelin v. Rakshita Mercantile Limited,Caso OMPI No. D2009-0808, y decisiones allí citadas ("Numerous Panel decisions decided that the mere addition of a generic or descriptive term such as "my" to Complainant mark does not influence the similarity between a trademark and a domain name (Bumble & Bumble LLC v. Eduard Gladyshev,Caso OMPI No. D2008-1956; Kate Spade LLC v. Karen Vog,Caso OMPI No. D2005-0284; Balenciaga S.A. v. Samir Kumar,Caso OMPI No. D2009-0758). The mere adjunction of the generic term "my" is not able to give to the disputed domain name a sufficient distinctiveness".) Por otra parte, los expertos UDRP coinciden en que la adición del gTLD, por lo general, no es apta para distinguir nombres de dominio de las marcas en cuestión.
Por ello, el Experto concluye que los cuatro nombres de dominio en disputa son similares hasta el punto de crear confusión con la marca UOC de la Demandante. C. Derechos o intereses legítimos
La Demandante niega que el Demandado real o los Demandados formales hayan utilizado – o efectuado preparativos demostrables para su utilización - los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de conocer el conflicto con la marca "UOC", puesto que la promoción del fraude académico y colaboración activa previo cobro de dinero claramente es un uso de mala fe.
Agrega la Demandante que no existe ninguna relación entre ella - legítima titular de la marca UOC - y los Demandados formales o el registrante real, quienes tampoco han sido autorizados por la Demandante a utilizar la marca UOC, ni tampoco han sido nunca conocidos por los nombres de dominio en disputa. Los Demandados, agrega la Demandante, tampoco hacen un uso legítimo y leal de los nombres de dominio en disputa "sin intención de desviar a los consumidores de manera equivocada", dado el renombre de la marca UOC, los años transcurridos desde que la Universidad existe, y su notable presencia en la Red.
En opinión del Experto, dichas alegaciones de la Demandante junto con la prueba documental que agrega son aptos para constituir un caso prima facie o presunción de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Conforme está bien establecido por los expertos que aplican la Política, en esas circunstancias toca al Demandado alegar y allegar prueba de que tiene por lo menos algún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0"), párrafo 2.1. Sin embargo, el Demandado no ha presentado elemento alguno en este procedimiento que permita desvirtuar el caso prima facie que ha constituido la Demandante. Ante las graves imputaciones que efectúa la Demandante en relación con el fraude académico, el silencio del Demandado por lo menos sugiere que el Demandado carece de argumentos para desvirtuar dichas imputaciones.
En consecuencia, el Experto concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante alega que el Demandado utiliza el sitio Web al que redirigen los cuatro nombres de dominio en disputa para ofrecer sus servicios consistentes en resolver las pruebas PAC que la Universidad UOC utiliza para comprobar el aprendizaje de sus alumnos a distancia, por una retribución a convenir con los estudiantes interesados, lo cual - sostiene la Demandante - podría constituir una maniobra de fraude académico.
El Experto nota que al visitar el sitio Web "www." al que redirigen los nombres de dominio en disputa, se encuentra, entre otras cosas, el siguiente texto:
"Ayuda Resolución de PACs. Ofrecemos un servicio de ayuda a la resolución de PACs de gran calidad y con un alto contenido de explicaciones, fórmulas y detalles de los desarrollos. Asimismo, garantizamos siempre unos buenos resultados, todo ello avalado por el mejor equipo de personas a tu disposición. Si dispones de poco tiempo, o tus circunstancias personales te impiden seguir día a día la gran exigencia de los trabajos académicos, esta es una gran oportunidad para poder aprender y a su vez ganar cantidades ingentes de tiempo. Solicita presupuesto".
Dadas las características del presente procedimiento, que tiene un alcance restringido a casos claros de cybersquatting, el Experto no está en posición de determinar si la oferta de servicios del Demandado efectivamente constituye o no una invitación al fraude académico, como lo sostiene la Demandante. En cambio, en opinión del Experto, la prioridad del registro y el uso de la marca UOC por la Demandante, así como el propio uso de esa marca en los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado, demuestran que este conocía perfectamente y tuvo en mente la marca UOC y los servicios académicos que prestaba la Universidad al momento de registrar los cuatro nombres de dominio en disputa, con lo que hay concluir que ese registro fue de mala fe, dadas las circunstancias del caso tal y como se explica a continuación.
Está probado por el contenido del sitio Web al que redirigen los cuatro nombres de dominio en disputa, que el uso de los mismos consiste en atraer a estudiantes de la UOC para que contraten los servicios que ofrece el Demandado, de ayudar a resolver las pruebas PAC por una retribución a convenir, "garantizando siempre buenos resultados". En opinión del Experto, en la manera en que el Demandado está utilizando la marca UOC de la Demandante en los cuatro nombres de dominio en disputa, el Demandado está provocando confusión en cuanto al origen de su oferta en línea para beneficiarse económicamente de la confusión que crea. Y ello, aunque en otra parte del sitio web se aclare que el Demandado no tiene ningún tipo de relación ni vinculación con la UOC, ya que para el momento en el que los usuarios de Internet lean esa aclaración del Demandado, generalmente ya se habrá producido la confusión inicial. Ver "Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0", párrafo 3.5.
El Demandado no ha proporcionado en el procedimiento ninguna explicación de su proceder ni de los motivos que tuvo para incluir en los nombres de dominio en disputa la marca UOC de la Demandante. El Demandado tampoco ha cuestionado las graves alegaciones de la Demandante, según las cuales el Demandado en el sitio Web correspondiente a los nombres de dominio en disputa incita a cometer fraude académico. Asimismo, según lo ha constatado la empresa de mensajería encargada de entregar el Aviso Escrito al Demandado, este ha proporcionado datos falsos de dirección y teléfono, lo que los expertos UDRP suelen considerar un factor que indica mala fe de un demandado. Ver, por ejemplo, Ebay Inc. v. Wangming,Caso OMPI No. D2006-1107 ("El Grupo de Expertos concuerda en que el uso deliberado por el Demandado de falsa información de contacto para ocultar su identidad al registrar el nombre de dominio puede ser una prueba adicional de la mala fe del Demandado".)
De las circunstancias y evidencias mencionadas, el Experto concluye que el Demandado está incurriendo en la conducta descripta en el párrafo 4(b)(iv) de la Política, "al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea", que es una circunstancia de registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa.
En consecuencia, el Experto considera que el Demandado ha registrado y está usando de mala fe los nombres de dominio en disputa. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, , , y , sean transferidos a la Demandante.
Roberto Bianchi
Experto Único
echa: 15 de abril de 2014
Full & Egal Universal Law Academy