La Demandante es Agencia de Viajes Sur'92, S.A. con domicilio en Córdoba, España, representada por Pons Patentes y Marcas, España.
La Demandada es Whois Privado (SROW-2479371) con domicilio en Logroño, España; y Viajes latitud Sur (SROW-2479370) con domicilio en Córdoba, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa (el "Nombre de Dominio").
El Registrador del citado Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (el "Registrador"). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de marzo de 2014. El 5 de marzo de 2014 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 10 de marzo de 2014 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y los datos de contacto del Nombre de Dominio los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 11 de marzo de 2014 subministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 11 de marzo de 2014.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de abril de 2014.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de abril de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante ha presentado la Demanda en español y ha solicitado, de forma motivada, que el idioma del procedimiento sea el español. El Registrador ha confirmado que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el español. Por lo tanto, en conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, este Experto considera que se cumplen los requisitos que se requieren para determinar que el español sea el idioma del procedimiento, teniendo en cuenta que este es el idioma del acuerdo de registro, que la Demandada no se ha opuesto a ello y que no se ha personado en el procedimiento, dándose además la circunstancia de que ambas partes están domiciliadas en España y que han utilizado el español en sus comunicaciones previas al procedimiento. Por ello, este Experto determina que el idioma del presente procedimiento sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad constituida el 8 de enero de 1990, con domicilio social en Córdoba y participada al cien por cien por Grupo de Empresas CajaSur, S.A., siendo su objeto social "la proyección, elaboración, organización y/o venta de toda clase de servicios o paquetes turísticos y la comercialización de productos ofertados por Agencias Mayoristas, dirigidos todos ellos directamente al usuario, además de todas aquellas otras actividades u operaciones propias de las Agencias de Viajes".
La Demandante es titular del registro de marca española No. 2978068 para VIAJES CAJASUR, concedido para distinguir productos y servicios de las clases 16, 39 y 42, con fecha de prioridad de 11 de agosto de 2000, registro que se encuentra en vigor.
El Nombre de Dominio fue registrado el 12 de abril de 2013. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
Que comenzó su actividad en Córdoba en el año 1990 y que se ha consolidado con el transcurso del tiempo, debido a su expansión y a la apertura de un gran número de sucursales y franquicias en otras provincias españolas, especialmente en Andalucía. Añade que esta expansión ha propiciado el reconocimiento de su prestigio como entidad prestadora de servicios y paquetes turísticos y también el fortalecimiento de la marca VIAJES CAJASUR, que ha ido adquiriendo un carácter notorio y renombrado, acreditando que en el año 2009 obtuvo la "Q" de Calidad Turística que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) por "ofrecer un servicio excelente al cliente".
Que merece destacar la relación jurídica y comercial tan estrecha que mantiene con la entidad financiera CajaSur Banco, S.A.U., con oficinas y sucursales repartidas por todo el territorio nacional y en especial en Andalucía y Extremadura, operando bajo la marca registrada CAJASUR.
Que es titular del registro de marca española No. 2978068 para VIAJES CAJASUR, concedido para distinguir productos y servicios de las clases 16, 39 y 42, con fecha de prioridad de 11 de agosto de 2000.
Que tiene una presencia muy activa en eventos nacionales de distinta naturaleza, participando en actividades benéficas, culturales, deportivas, etc. y cita algunos ejemplos.
Que registró el nombre de dominio en el año 2006, operativo a través de la página Web "www." y que ha creado un perfil propio en la red social de Facebook, considerando que todo ello ha potenciado en los últimos años la notoriedad y renombre de la marca VIAJES CAJASUR.
Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca notoria VIAJES CAJASUR, existiendo riesgo de confusión.
Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que lo registró de forma fraudulenta, redireccionándolo a las páginas Web donde ofrece sus servicios, que compiten directamente con los prestados por la Demandante, e intentando de este modo aprovecharse del prestigio de una marca ajena, con pleno conocimiento de la misma, todo ello con la clara intención de confundir y/o desviar a los consumidores.
Que Viajes latitud Sur, S.L. se constituyó el 18 de marzo de 2010 para dedicarse a las actividades propias de una agencia de viajes, acreditando que existen vínculos familiares y laborales entre el socio único de dicha sociedad y un antiguo director general de la Demandante.
Que, dadas las circunstancias, la Demandada no puede alegar desconocimiento de los derechos derivados de la marca y de su notoriedad.
Que la Demandante envió un burofax a la Demandada el 20 de junio de 2013 instándole a cesar en el uso del Nombre de Dominio y a transferírselo voluntariamente, sin coste. Como respuesta, la Demandada tan solo accedió a cesar en el redireccionamiento que venía realizando, por lo que reiteró su requerimiento y finalmente la Demandada manifestó que estaba dispuesta a transferirle el Nombre de Dominio por el precio de cinco mil Euros.
Que se ha de concluir que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe y hace un uso ilegítimo, desleal y equívoco del mismo, con la intención de confundir a los consumidores y con la finalidad de perturbar la actividad comercial de un competidor.
Por todo ello, solicita la transferencia del Nombre de Dominio. B. Demandada
La Demandada no se ha personado en este procedimiento y, consecuentemente, no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y teniendo en consideración las reglas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la Demandante y la Demandada, procede asimismo aplicar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español. 6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada
Como se ha señalado en numerosas decisiones emitidas bajo la Política, la falta de respuesta de un demandado no supone automáticamente la estimación de la demanda. Es decir, la ausencia de respuesta del demandado no significa que el experto ha de aceptar como verdaderos todos los hechos, alegaciones y pruebas en que la demandante apoya su demanda (ver, entre otras, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert McGowan,Caso OMPI No. D2004-0383). Por ello y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 5.e) del Reglamento, a falta de respuesta del demandado, el experto debe considerar las pretensiones de la demandante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y sacar las conclusiones que estime ajustadas a la Política, al Reglamento y a las disposiciones de Derecho que considere aplicables (ver, entre otras, Deutsche Bank AG c. Diego-Arturo Bruckner,Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. Serafín Rodríguez Rodríguez,Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisión Móvil, S.A. c. Miguel Menéndez,Caso OMPI No. D2001-1479 y Almadera S.L. c. Domingo Rodríguez Martínez,Caso OMPI No. D2005-1130).
En consecuencia, en el presente caso el Experto decidirá a partir de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y del resultado de sus propias verificaciones, valorando todas las circunstancias que le consten (ver, entre otras, Banco Río de la Plata S.A. c. Alejandro Razzotti,Caso OMPI No. D2001-0173). 6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4.a) de la Política, el Nombre de Dominio podrá ser transferido o cancelado sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;
(ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En el presente caso existe total identidad entre el Nombre de Dominio y la marca VIAJES CAJASUR (ver punto 4, Antecedentes de Hecho) de la Demandante, ya que el sufijo ".com", dominio específico de nivel superior y requisito técnico para registrar un nombre de dominio, puede no considerarse en la comparación. Se trata, por tanto, de una identidad susceptible de causar confusión.
En consecuencia el Experto considera cumplido este primer requisito entendiendo que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada es idéntico a la marca de la Demandante. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles, a saber:
- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
Como se ha indicado anteriormente, la Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna para demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio. En este punto se ha de recordar que son numerosas las decisiones emitidas en virtud de la Política en las que se ha considerado que, aunque corresponde al demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa de la demandada demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas.
Este Experto considera que ha quedado acreditada la notoriedad de la marca VIAJES CAJASUR, al menos en España, donde residen tanto la Demandante como la Demandada, en relación con las actividades propias de una agencia de viajes. Además, también ha quedado acreditado que existían vínculos previos entre las partes y que sus actividades coincidan en el mismo sector (agencias de viajes), por lo que cabe presumir que en el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita afirmar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio; por el contrario, este Experto considera que la Demandada eligió la denominación VIAJES CAJASUR para el registro del Nombre de Dominio a sabiendas de que se trataba de una marca notoria y con la pretensión de aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.
Se cumple, por tanto, el segundo requisito de la Política (párrafo 4.a)ii), entendiendo este Experto que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4.b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
Como queda dicho más arriba, no consta que la Demandada ostente derecho alguno de propiedad industrial o cualquier otro derecho sobre el distintivo en cuestión y, dadas las circunstancias que concurren en el presente caso, este Experto acepta que la Demandante no ha concedido a la Demandada ninguna licencia o autorización para registrar y/o usar la marca VIAJES CAJASUR como nombre de dominio. Por el contrario, la Demandante envió requerimientos a la Demandada con información sobre sus derechos y exigiéndole el cese en el uso del Nombre de Dominio, así como la transferencia voluntaria del mismo, requerimientos que no fueron tenidos en cuenta. Además, la Demandada, en una de sus comunicaciones a la Demandante, llegó a pedirle la cantidad de cinco mil Euros por la transferencia del Nombre de Dominio.
El mero hecho de que la marca VIAJES CAJASUR sea notoria en su sector permite presumir que la elección del Nombre de Dominio no es casual. Este Experto recuerda que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).
Sin embargo, la Demandada también ha incurrido en determinadas conductas que habitualmente se consideran constitutivas de mala fe, tales como haber ocultado anteriormente su identidad al facilitar los datos de registro del Nombre de Dominio, o haberlo redireccionando a páginas Web de su propiedad, donde ofrece sus servicios coincidentes con los de la Demandante.
Por tanto, este Experto entiende que con el registro del Nombre de Dominio tan sólo se pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca VIAJES CAJASUR, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e de la citada Ley).
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que la Demandada ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii). 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el Nombre de Dominio sea transferido al Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 23 de abril de 2014
Full & Egal Universal Law Academy