La Demandante es Caja de Seguros Reunidos y Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Patentes y Marcas Naranjo, España.
El Demandado es Ismael Cerezo Gilabert con domicilio en Jaén, España, representado por Sergio Oya Valverde. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es 1&1 Internet AG (el Registrador). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de marzo de 2014. El 25 de marzo de 2014 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 26 de marzo de 2014, 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de abril de 2014. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de abril de 2014. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de abril de 2014. El 23 de abril de 2014, el Centro recibió una comunicación informal por parte de “Sergio Oya”, aparentemente el anterior representante legal autorizado del Demandado. El Centro recibió Escrito de Contestación a la Demanda el 30 de abril de 2014, presentado por Sergio Oya Valverde, confirmando ser el legal representante autorizado del Demandado.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de abril de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Cuestiones procedimentales
La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuese el español, apoyando su pretensión en que el titular del nombre de dominio tiene su domicilio en España y sus datos de contacto telefónico corresponden a un número de teléfono español.
Este Experto, ante el silencio del Demandado al respecto, acuerda, en uso de las facultades del párrafo 11 del Reglamento, que el idioma del procedimiento sea el español.
Por otra parte, el Escrito de Contestación a la Demanda del Demandado se presentó una vez cumplido el término concedido. En estos casos, de faltar la contestación en plazo y, conforme al párrafo 14(a) del Reglamento, se procederá a la adopción de la decisión exclusivamente con el escrito de demanda. No obstante y a juicio de este Experto, cabe admitir el Escrito de Contestación a la Demanda en el expediente, con carácter excepcional, al considerar que no se perjudica el derecho de ninguna de las partes en el presente procedimiento.
Con todo y de conformidad con el párrafo 10(b) del Reglamento, el Experto debe asegurar la igualdad de trato de las partes y, de acuerdo con el párrafo 10(c) y (d) del Reglamento, el Experto tiene la facultad para ampliar los plazos así como para acordar la admisibilidad, importantancia o impacto de las pruebas propuestas. Consecuentemente y, aunque la respuesta del Demandado se presentó fuera de plazo, lo cierto es que el correo del Demandado recibido con posterioridad al plazo fijado para la presentación del Escrito de Contestación a la Demanda denota cierto grado de desconocimiento del procedimiento y su sustanciación, que explican, al entender de este Experto, las razones del retraso. Por ello, este Experto admite el Escrito de Contestación a la Demanda. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes derechos marcarios:
Marca española nº 2447345, para CASER, solicitada el 9 de enero de 2002.
Marca española nº 2265387, para CASER.COM, solicitada el 22 de octubre de 1999.
Marca española nº 2517969 para CASER SEGUROS, solicitada el 16 de diciembre de 2002.
Marca española nº 2447343 para CASER GRUPO ASEGURADOR, solicitada el 9 de enero de 2002.
Los nombres de dominio en disputa , y se registraron con fecha de 5 de marzo de 2011. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega ser titular de numerosas marcas sobre el término “caser” que bien sólo o con otros términos tales como “seguros” o “grupo asegurador” fundamentan sus derechos previos a efectos de la Política. La Demandante aporta documental en el que apoya su pretensión de reconocimiento de la marca como renombrada. Y por ello, entiende, que existe indentidad entre las marcas de la Demandante y los nombres de dominio en disputa.
En relación al segundo de los requisitos, es decir, sobre si el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, manifiesta la Demandante que el Demandado procedió a su registro para especular con el fin de obtener un beneficio económico habida cuenta del carácter renombrado de la marca CASER .
Además, la Demandante niega la existencia de acuerdo de uso o licencia entre las partes del procedimiento para el uso de su marca CASER; niega que el Demandado tenga derechos marcarios en cualquier instancia sobre el citado término y, niega, que el Demandado sea conocido corrientemente por la generalidad del público a través de la expresión “caserdental”.
Y, finalmente, por lo que se refiere al tercero de los requisitos, la Demandante considera que el Demandado conocía la existencia de sus marcas por razón de su carácter renombrado. Por ello, considera inimaginable el registro de los nombres de dominio en disputa a salvo de una intención clara de lucrarse con los mismos.
Por lo demás, las insinuaciones vertidas por el Demandado en la correspondencia cruzada realizada entre las partes a fin de solucionar privadamente esta controversia demuestran un claro intento de venta de los nombres de dominio en disputa a la Demandante por parte del Demandado. Y es éste intento el que demuestra una mala fe en su uso. B. Demandado
El Demandado contestó como sigue en el Escrito de Contestación a la Demanda:
En primer lugar, considera que la adquisición de los nombres de dominio en disputa no ocasiona perjuicio alguno para la Demandante, por haberse producido tres años antes del inicio del presente procedimiento.
Además, manifiesta que los nombres de dominio en disputa no han sido registrados con la intención de ser vendidos, alquilados o cedidos de otra manera su registro a la Demandante, en calidad de supuesto titular de la marca de productos o servicios, o a un competidor de la Demandante por un valor cierto que supera los costos de registro de los nombres de dominio en disputa.
Alega, igualmente, que los nombres de dominio en disputa no han sido registrados a fin de impedir que la Demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el que el Demandado no haya desarrollado una conducta de esta índole.
Considera que las partes del procedimiento no compiten entre sí y por ello no existe una finalidad de entorpecer a la Demandante que, por lo demás, no son competencia toda vez el Demandado regenta una clínica dental frente a la actividad aseguradora de la Demandante.
Y, finalmente, niega que exista intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web de su titularidad o a cualquier otro, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción con la Demandante pues nunca se ha valido de la marca CASER para promocionar productos o servicios. 7. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: (i) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa; y (iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto considera que ha quedado probado que la Demandante es titular de la marca CASER, lo que determina su reconocimiento marcario a los efectos del Reglamento. Por tanto, si es titular de la marca CASER, sólo queda por comparar los nombres de dominio en disputa , y con la citada marca de la Demandante. Nótese que la incorporación del sufijo “dental” al nombre de dominio no aporta necesariamente valor distintivo alguno por ser méramente descriptivo (Sanofi‑Aventis c. US‑M,Caso OMPI No. D2004-0809 (resultando que la adición de las palabaras “buy” y “online” no evita el hecho de que el nombre de dominio sea considerado como confusamente similar).
Por ello, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa , y , al incorporar en su integridad la marca CASER, son confusamente similares a la marca de la Demandante. Por tanto, el Experto determina que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Del expendiente ha quedado probado que la Demandante ha venido utilizando la marca CASER así como las diferentes marcas derivadas de su titularidad. Que éstas, a través de los años, han alcazando un grado de reconocimiento importante en España gracias al esfuerzo, promoción y utilización, lo que ha permitido su reconocimiento como marca renombrada en otras decisiones (Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c. Julio Ignacio Poncela Rebollo,Caso OMPI No. DES2012-0044) y que se acepta en el presente procedimiento.
Además, la Demandante ha demostrado que el Demandado no es titular de derechos marcarios sobre el término “caserdental” así como que carece de autorización o licencia para su uso o utilización. Igualmente no parece que el Demandado sea conocido corrientemente por el término “caserdental”.
Producidos tales indicios, y habiendo presentado la Demandante un caso prima facie, lo cierto es que corresponde al Demandado demostrar que tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Sin embargo, en el presente caso, el Demandado no aporta en su Escrito de Contestación a la Demanda indicio alguno en los términos del párrafo 4(c) de la Política que apoyen la existencia derechos o intereses legítimos (ver comentarios del Experto bajo el apartado 6.C. de la presente Decisión relativa a la presunta actividad del Demandado). Por ello, debe darse por cumplido el segundo de los requisitos de la Política.
Consecuentemente, este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este segundo requisito del párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política fija una serie de circunstancias que constituyen prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio. Sin embargo, tales supuestos constituyen una lista meramente enunciativa. Pues bien, este Experto considera que de las pruebas y alegaciones que constan en el Expediente, debe calificarse como de mala fe el registro y uso de los nombres de dominio en disputa , y que realiza el Demandado.
En primer lugar, el uso continuado de las marcas de la Demandante ha determinado que CASER deba calificarse como marca renombrada en España. Por tanto, partiendo de dicho carácter renombrado, debe inferirse que el Demandado debía ser perfecto conocedor de la previa existencia de la marca CASER al momento del registro de los nombres de dominio en disputa. Nótese, además, que el Demandado alega en el Escrito de Contestación a la Demanda dedicarse a “regentar una clínica dental”, una actividad (la dental) que, de ser así, estaría cubierta por los seguros propios de la Demandante. En todo caso, el Demandado no ha presentado prueba alguna que demuestre a este Experto la existencia de su presunta actividad de “regentar una clínica dental”, ni tan siquiera ha indicado el nombre de tal presunta clínica dental.
Por lo que se refiere al uso, los nombres de dominio en disputa y se dirigen tal y como ha comproabado este Experto a un aparcamiento del registrador que debe reputarse como de mera tenencia pasiva. En estas circunstancias, es criterio asentado en decisiones previas en base a la Política, que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del artículo 4(a)(iii) de la Política. En este sentido, ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000‑0003.
Por lo que se refiere al uso, el nombre de dominio en disputa redirecciona a una página web pay-per-click. Este tipo de uso, en determinadas circunstancias, se reputa de mala fe, de conformidad con decisiones anteriores de expertos. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio , y sean transferidos a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 6 de mayo de 2014
Full & Egal Universal Law Academy