A Reclamante é A Padaria Portuguesa CQ - Actividades Hoteleiras, Lda, de Lisboa, Portugal, representada por CCA Advogados, Portugal.
O Reclamado é Daniel Francisco de Carvalho Maia (Luiz Julião), de Salvador, Bahia, Brasil, representado por DMV & Tourinho Advogados Associados, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado perante o Universo Online S/A (UOL) (“Unidade de Registro”). 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”), em 21 de maio de 2014. Em 22 de maio de 2014, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Na mesma data, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando o titular do registro e respectivo contato informados na Reclamação.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).
De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 27 de maio de 2014. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, a data limite para o envio da defesa findou em 16 de junho de 2014. O Reclamado apresentou Defesa, em 16 de junho de 2014.
O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 23 de junho de 2014. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.
Por solicitação do Especialista, em 8 de julho de 2014, o Centro emitiu a Ordem de Procedimento nº 1, a fim de obter informações adicionais da Unidade de Registro. No dia 10 de julho de 2014, a Unidade de Registro respondeu à Ordem de Procedimento nº 1.
O prazo de envio da decisão foi prorrogado para o dia 15 de julho de 2014. 4. Questões de Fato
A Reclamante é uma empresa portuguesa, constituída em 2010, que se dedica à exploração da indústria hoteleira, de estabelecimentos de restauração e bebidas e atividades afins, nomeadamente, pastelarias e restaurantes, fabrico próprio de pastelaria, panificação e salgados.
A Reclamante é titular do registro de marca brasileira nº 902785940 deferido em 19 de março de 2013, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), que aguarda a respectiva publicação de concessão e da marca comunitária nº 9254343 concedida em 28 de março de 2011, ambas mistas cujo elemento nominativo é exclusivamente constituído pela expressão “A PADARIA PORTUGUESA”, que corresponde ao nome com que assinala os estabelecimentos da Reclamante.
A Reclamante é titular dos nomes de domínio desde 8 de fevereiro de 2012 e desde 23 de maio de 2012.
Os estabelecimentos assinalados com as marcas da Reclamante têm sido amplamente divulgadas através dos meios de comunicação social conforme indicado na Reclamação e verificado pelo Especialista através do acesso aos links referidos na Reclamação.
Por meio de pesquisa independente realizada pelo Especialista através da Internet, este confirmou que nos principais motores de buscas, nomeadamente o Google, ao introduzir a expressão “padaria portuguesa”, redireciona-se para o sítio de rede eletrônica e notícias relacionadas à Reclamante.
O nome de domínio em disputa foi registrado em 27 de novembro de 2013.
A Reclamante contatou o Reclamado informando-o que detinha os direitos anteriores e tentando uma solução consensual para o que considera ser uma violação dos seus direitos anteriores relativos à expressão que constitui na íntegra o nome de domínio em disputa.
De acordo com as alegações e imagens apresentadas na Reclamação, o Reclamado ao utilizar o nome de domínio em disputa tenta atrair, para efeitos de ganho comercial, usuários da Internet, através da criação de um risco de confusão com a marca da Reclamante. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante alega e prova que é titular das marcas mistas cuja expressão nominativa é A PADARIA PORTUGUESA, bem como dos nomes de domínio e .
A Reclamante alega e prova que é titular da denominação social “A PADARIA PORTUGUESA” com a qual assinala os seus 21 estabelecimentos.
A Reclamante alega que, apesar de recente, a sua marca goza de elevada notoriedade sendo citada com frequência nos principais meios de comunicação social.
A Reclamante alega que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa, que reproduz na íntegra a expressão “Padaria Portuguesa”, em data posterior à constituição dos seus direitos adquiridos por via do registro de marcas, nomes de domínio e denominação.
A Reclamante alega que o Reclamado tem um estabelecimento denominado “PADARIA PORTUGUESA” onde desenvolve idêntica atividade dos estabelecimentos da Reclamante.
Alega ainda a Reclamante que todo o conceito do negócio desde a reprodução do nome comercial até reprodução física do estabelecimento é idêntico ao da Reclamante, pelo que se pode constatar que o Reclamado atua em “(...) flagrante reprodução do nome, conceito de negócio, dress code e layout da marca, firma e nome de domínio “A PADARIA PORTUGUESA”pertencentes à Reclamante.
Alega e prova a Reclamante que, assim que teve conhecimento dos fatos que considera violar os seus direitos, contatou o Reclamado informando-o que detinha os direitos anteriores que considerava estarem a ser violados pelo registro e uso do nome de domínio em disputa e em consequência solicitando a sua remoção.
Alega por fim que o Reclamado não atendeu ao seu pedido para resolução consensual e que em face deste comportamento não lhe restou outra alternativa que recorrer a este procedimento administrativo para acautelar os seus direitos. B. Reclamado
O Reclamado, tendo sido notificado pelo Centro do procedimento administrativo, apresentou a sua Defesa nos seguintes termos.
Alega que não foram apresentadas pela Reclamante provas dos direitos que detém sobre da marca em Portugal, Comunidade Europeia e Brasil.
Alega que nunca utilizou a marca A PADARIA PORTUGUESA e que nunca copiou os produtos e serviços da Reclamante.
Alega ser um absurdo que não possa explorar a mesma atividade e que no seu entender a Reclamante através da sua marca A PADARIA PORTUGUESA arroga-se detentora do direito de exploração de toda a atividade de panificação e detentora das palavras “Padaria” e “Portuguesa” no que se relaciona com a mesma atividade.
Alega ainda que apesar de ter sido deferido o pedido de registro da marca A PADARIA PORTUGUESA em 19 de março de 2013, a Reclamante não efetuou o pagamento das taxas de concessão e o INPI não teria concedido o direito ao uso exclusivo das expressões “Padaria” e “Portuguesa”.
Conclui o Reclamado que, por não ter sido concedido o direito ao uso exclusivo das expressões “Padaria” e “Portuguesa” na marca A PADARIA PORTUGUESA, não existem “quaisquer indícios de ilicitude” no registro e uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado. 6. Análise e Conclusões
De acordo com o parágrafo 15 (a) do Regulamento, o Especialista decide a demanda baseado nas declarações e documentos apresentados e de acordo com a Política, com o Regulamento e com quaisquer normas ou princípios jurídicos que considere aplicável ao caso.
Neste procedimento administrativo instaurado perante o Centro, a Reclamante apresenta diversos fatos e provas para suportar a sua argumentação que extrapolam o âmbito de decisão do Centro. No entanto, e atendendo à função de se pronunciar sobre a violação de direitos de terceiros por via do registro e uso de nomes de domínio, o Especialista deteve-se única e exclusivamente sobre elementos fáticos objetivos que prima facie indicam a violação de direitos da Reclamante e que nessa medida constituem subsídio para sustentar a decisão deste Painel, sem adentrar em conclusões que exigiriam ampla produção de prova e foro adequado, ultrapassando, portanto, a cognição sumária do procedimento administrativo UDRP.
Assim, de acordo com o parágrafo 4(a) do Regulamento, a Reclamante deverá provar os seguintes três elementos: A. Idêntico ou similar o suficiente para criar confusão
De acordo com a Política, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direta entre os direitos de marca da Reclamante e o nome de domínio do Reclamado. Ora, pela comparação entre a marca da Reclamante A PADARIA PORTUGUESA e o nome de domínio em disputa , verificamos a reprodução integral da marca da Reclamante.
O nome de domínio em disputa reproduz na íntegra não só a as marcas da Reclamante mas também os nomes de domínio registrados prioritariamente pela Reclamante com a adição do artigo definido “a”, que na opinião do Especialista e da maioria da doutrina não é suficiente para afastar a identidade ou semelhança.
Neste sentido, o Especialista considera satisfeito o primeiro elemento da Política. B. Direitos ou interesses legítimos
Invoca o Reclamado que a Reclamante através da sua marca A PADARIA PORTUGUESA arrogar-se detentora do direito de exploração de toda a atividade de panificação e detentora das palavras “Padaria” e “Portuguesa” no que se relaciona com a mesma atividade.
De acordo com o parágrafo 5(b)(i) do Regulamento, o Reclamado deveria responder especificamente a todas as declarações e alegações contidas na Reclamação e incluir todas as razões pelas quais o Reclamado devia conservar o registro e uso do nome de domínio em disputa.
No entanto, na sua resposta o Reclamado não só não contestou as alegações da Reclamante - e quando o fez, de forma genérica e insuficiente para convencer o Especialista - como não apresentou quaisquer provas ou evidências de que:
(i) Antes de ser informado da disputa, o reclamado usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em conexão com o oferecimento de boa fé de produtos ou serviços; ou
(ii) O reclamado seja comumentemente conhecido pelo nome de domínio, mesmo sem ter adquirido qualquer direito de marca de produto ou serviço; ou
(iii) O reclamado esteja realizando uso legítimo e não-comercial ou uso justificado (fair use) do nome de domínio sem intenção de ganho comercial via desvio de consumidores ou atentado à marca em questão.
De acordo com o parágrafo 4(c) da Política, com base na avaliação da Defesa apresentada, somada ao exame do material probatório produzido, o Especialista entende não estar demonstrado qualquer direito ou interesse legítimo do Reclamado em relação ao nome de domínio em disputa, para os fins do parágrafo 4(a)(ii) da Política. C. Nome de domínio em disputa registrado e utilizado de má fé
Face ao teor das provas apresentadas e por pesquisa independente realizada pelo Especialista, fica clara a intenção do Reclamado de utilizar um nome de domínio idêntico à marca da Reclamante e de se colar à sua imagem, criando no espírito do consumidor a convicção de que o Reclamado tem uma ligação com a Reclamante. Acresce que, contrariamente ao que invocou o Reclamado na sua Defesa, o Especialista verificou qua a marca brasileira A PADARIA PORTUGUESA foi deferida e as respectivas taxas foram pagas aguardando apenas a publicação formal da concessão.
Ademais, ao invocar o suposto não cumprimento desta formalidade para justificar o uso do nome de domínio em disputa, o Reclamado assumiu que conhecia, pelo menos, este direito anterior da Reclamante, o que reforça a conclusão da má fé no registro e uso do nome de domínio em disputa.
Diante do conjunto fático produzido neste procedimento administrativo, com esteio nas circunstâncias particulares deste caso, o Especialista entende que a escolha do nome de domínio em disputa parece ter sido intencional, ou seja, o Reclamado tinha conhecimento da existência e atividades da Reclamante.
Neste sentido, o Especialista considera verificado este terceiro elemento. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Painel Administrativo determina que o nome de domínio em disputa seja transferido à Reclamante.
Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira
Especialista
Data: 15 de julho de 2014
Full & Egal Universal Law Academy