El Demandante es Anuntis Segundamano España S.L con domicilio en Sant Cugat del Vallés, Barcelona, España, representada por David Graña Moran, España.
El Demandado es Daniel García Nolting / Daos Ediciones, S.L. con domicilio en Chilches, Malaga, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa y .
El Registrador de los citados nombres de dominio es 1&1 Internet AG. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de junio de 2014. El 3 de junio de 2014 el Centro envió a 1&1 Internet AG, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 4 de junio de 2014, 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de junio de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de julio de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de junio de 2014.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de julio de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular registral de las siguientes marcas españolas, entre otras:
- Marca mixta SEGUNDAMANO (No. M1123399) bajo la clase 16 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 15 de abril de 1978;
- Marca mixta SEGUNDAMANO (No. M1123400) bajo la clase 20 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 7 de noviembre de 1985;
- Marca mixta SEGUNDAMANO (No. M1123401) bajo la clase 35 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 7 de noviembre de 1985;
- Marca mixta SEGUNDAMANO (No. M1123403) bajo la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 16 de enero de 2001.
- Marca denominativa SEGUNDAMANO (No. M2227634) bajo la clase 36 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 15 de abril de 1999.
Asimismo, el Demandante es titular de las siguientes marcas figurativas comunitarias:
- Marca SEGUNDAMANO.ES (No. 010512853) bajo la clase 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 20 de diciembre de 2012.
- Marca SEGUNDAMANO.ES (No. 012601183) bajo la clase 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 14 de febrero de 2014.
Por otro lado, el Demandante tiene una licencia de uso otorgada a su favor sobre la marca figurativa comunitaria SEGUNDAMANO No. 008966293 para las clases 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional, por contrato de Licencia de Uso celebrado con su titular en fecha 19 de octubre de 2010.
En contra de lo que el Demandante afirma, cabe indicar que las siguientes marcas no son de su titularidad, sino de la de Trader Segundamano, S.L. que no es parte en este proceso.
- Marca mixta española SEGUNDAMANO (No. M1123402).
- Marca denominativa española TELEBUZÓN SEGUNDAMANO (No. M1741576).
- Marca figurativa comunitaria ANUNTIS SEGUNDAMANO (No. 004071668).
El Demandado tiene registrado los nombres de dominio en disputa y desde el 13 de febrero 2009. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante Anuntis Segundamano España S.L. es una empresa del sector de los anuncios clasificados fundada en 1978 que desde el año 1996 implementa su negocio en Internet, que en 2004 se fusionó con Anuntis, y a partir del año 2008 desarrolla su actividad exclusivamente en Internet.
Aporta una relación exhaustiva de los registros de marca de su titularidad tanto de marcas españolas como comunitarias así como el contrato de licencia de uso de la marca comunitaria SEGUNDAMANO No. 008966293 titularidad de Anuntis Segundamano Holding S.L.
Como prueba de la notoriedad y renombre de la marca SEGUNDAMANO de su titularidad aporta un informe realizado por la empresa ComCore sobre las 2000 webs más visitadas en España fechado a enero de 2014, que sitúa los nombres de dominio y en el puesto 29 con un número total de visitantes de 4.026.000, un número total de páginas vistas de 285.000.000.000 y un número total de visitas de 23.426.000; así como un informe de tracking, notoriedad e imagen de “” elaborado por la empresa TNS fechado en junio de 2011
El Demandante registra el nombre de dominio el 7 de mayo de 1996, el nombre de dominio el 30 de enero de 2001 y en 2004 .
A.1. El Demandante considera que los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos , por los siguientes motivos:
- Que la única diferencia entre ambos nombres de dominio en disputa radica en el término genérico “portal” y “de” que no tienen carácter diferenciador.
- Que la marca SEGUNDAMANO tiene carácter renombrado y notorio.
- Que además es titular de numerosos nombres de dominio que incorporan el término “segundamano” con las extensiones , , , , , , o .
A.2. El Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa,afirmando que no se han localizado marcas registradas por el Demandado con los nombres de dominio en disputa, ni tiene constancia de que al Demandado se le conozca en el mercado por dicha denominación, ni los nombres de dominio en disputa coinciden con la denominación social de la empresa, que es Daos Ediciones S.L. El Demandante pone de manifiesto además no tener ningún vínculo con el Demandado ni haber autorizado de modo alguno el registro de los nombres de dominio en disputa.
A.3.El Demandante considera que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe, por los siguientes motivos:
- El Demandante expone que en los nombres de dominio en disputa se ofrecen vínculos a productos o servicios ofertados por el Demandante, y que coinciden con el sector de actividad del Demandante, por lo que el Demandado pretende aprovecharse indebidamente del prestigio de la marca SEGUNDAMANO.
- El Demandante considera que de manera intencionada se intenta atraer a usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con su identidad, en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en la misma.
- Concluye considerando el registro de mala fe y alega además que el Demandado dirige el tráfico de los nombres de dominio en disputa al nombre de dominio también de su titularidad el cual tiene una distribución similar a la suya.
Por todo ello se solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa al Demandante. B. Demandado
El Demandado es una empresa que desde el año 2008 edita periódicos de anuncios gratis en diferentes puntos de España, tanto en papel como en Internet.
B.1. El Demandado considera que los nombres de dominio en disputa no son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, por los siguientes motivos:
- Considera que “segunda mano” es un término descriptivo de su actividad, y que hay cientos de webs que ofrecen anuncios de segunda mano.
- Asimismo alega que no existe la confusión pretendida de contrario ya que hacen valer su valor diferencial que es la edición en papel además de la digital.
- El Demandado reconoce que los servicios ofertados son idénticos, pero la forma de ofertarlos es diferenciada.
B.2. El Demandado considera que ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, ya que los registraron por ser un resumen de su actividad “ofertar cosas de segunda mano”, y alega que su actividad empresarial está ligada a los nombres de dominio en disputa, cuya elección se hizo por ser evocadora de los productos y servicios que ofertan en el mismo.
B.3. El Demandado niega que los nombre de dominio en disputa han sido registrados y se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:
- Los registros obedecen a la elección de la mejor frase que engloba el servicio prestado.
- Que hace 6 años que vienen funcionando dichos nombres de dominio y su actividad empresarial está absolutamente ligada a su web.
- Reconoce que el uso de los nombres de dominio en disputa era para atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro pero que en ningún caso pretendía que tal atracción fuera originada en la confusión de los usuarios. 6. Debate y conclusiones
En primer lugar cabe aclarar que el Experto centrará el debate y resolverá el conflicto existente con base en la documentación facilitada por las partes, la Política, el Reglamento, el Reglamento Adicional y los principios del derecho que considere de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en la Política.
Además, cabe señalar que el Experto puede realizar averiguaciones en el marco del conflicto tendentes a esclarecer las alegaciones, tales como visitar los nombres de dominio en disputa, búsquedas en bases de datos de marcas registradas y otras investigaciones análogas tal y como ha ocurrido en decisiones UDRP como Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services,Caso OMPI No. D2002-0070, (), y Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited,Caso OMPI No. D2002-1038 ().
Por otro lado, aunque en las decisiones UDRP no opera la doctrina de sujeción estricta al precedente, si se tendrán en cuenta para la resolución final del presente caso decisiones anteriores con supuestos fácticos similares, en base a los principios de coherencia y seguridad jurídica (Geobra Brandstätter GmbH & Co KG v. Only Kids Inc., Caso OMPI No. D2001-0841 ).
Tras el examen de los antecedentes de hecho, las alegaciones formuladas por las partes, y centrado el debate, pasamos a analizar la concurrencia de los requisitos que se exigen para considerar el registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, a saber, los requisitos contenidos en el párrafo 4(a) de la Política:
(i) Que los nombre de dominio en disputa sean idénticos, u ofrezcam semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos.
(ii) Que el Demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con los nombres de dominio en disputa, y
(iii) Que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados y usados de mala fe.
Antes de comenzar el análisis que corresponde, cabe delimitar el ámbito de este procedimiento administrativo ya que el próposito del mismo no es discutir el eventual carácter genérico de los términos sobre los que el Demandante ostenta derechos -que debe dilucidarse en los tribunales ordinarios-, sino determinar si en el caso ante el que nos encontramos concurren los requisitos necesarios para considerar el registro de los nombres de dominio en disputa especulativo o abusivo. En este sentido se han emitido numerosas decisiones UDRP, entre otras: Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie,Caso OMPI No. D2000-1223, Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services,Caso OMPI No. D2000-0503, Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree,Caso OMPI No. D2002-0358 y Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v. La casa del Latte di Bibulic Adriano,Caso OMPI No. D2003-0661. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El párrafo 4(a)(i) establece “un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre las que el demandante tiene derechos”. Como ha quedado probado mediante los derechos marcarios alegados, el Demandante tiene derechos sobre diversas marcas, válidas y registradas que contienen el término “segundamano”, y por lo tanto solo cabe analizar si los nombres de dominio en disputa y son idénticos o similares a dichas marcas hasta el punto de crear confusión.
Este Experto debe obviar la alegación hecha por el Demandado de que en su página web se presentan los servicios de forma diferenciada, porque el exámen de la posible identidad o similitud ha de realizarse en cuanto a los nombres de dominio en disputa, y por tanto resulta irrelevante el contenido diferenciado de la web.
Por otro lado, y en cuanto a la identidad o similitud de los términos a analizar, no cabe duda de que no se tratan de términos estrictamente idénticos, por la simple adición de los términos “portal” y “de”, pero sin embargo es innegable que son términos similares. Numerosas decisiones UDRP previas han establecido ya meridianamente que la inclusión de prefjos o sufijos, así como palabras comunes del diccionario o descriptivas, no diferencia un nombre de dominio de una marca si la incluye enteramente, como en este caso. Entre otras, Casa Editorial El Tiempo S.A. v. RevistaM Inc.,Caso OMPI No. D2003-0324, Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign,Caso OMPI No. D2004-0206, SoftCom Technology Consulting Inc. v. Olariu Romeo/Orv Fin Group S.L.,Caso OMPI No. D2008-0792, Harry Winston Inc. and Harry Winston S.A. v. Jennifer Katherman,WIPO Case No. D2008-1267, P GmbH v. Alan Lin,Caso OMPI No. DME2009-0008.
Por ello, en cuanto a los dominios genéricos de nivel superior “.com” y “.net”, como en tantas decisiones UDRP, no suelen tenerse en cuenta a fin y efectos de analizar el parecido entre marcas y nombres de dominio, puesta que los mismos deriva y viene impuesto por la estructura técnica que el sistema de nombres de dominio requiere.
Por último y apreciada la similitud de ambos términos, cabe también añadir que las palabras genéricas mencionadas no tienen suficiente entidad como para impedir el riesgo de confusión en el usuario de Internet, y que además la potencial confusión se ve reforzada dada la identidad de los servicios que se ofrecen en los nombres de dominio en disputa, tratándose del mismo sector de actividad del Demandante, tal y como fue reconocido de contrario.
A este Experto no le cabe ninguna duda de que SEGUNDAMANO es una marca ampliamente conocida por el público en general, habiendo sido calificada como notoria en diversas decisiones previas. Además estas marcas se componen de la misma palabra de la que se componen los nombres de dominio en disputa, presentadas de la misma forma.
Por ello, este Experto considera que ambos nombres de dominio en disputa a pesar de no ser idénticos son similares hasta el punto de crear confusión.
Por lo tanto el Experto entiende que concurre el primero de los requisitos exigidos por la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Aunque la carga de la prueba de lo alegado en la Demanda corresponde al Demandante, diversas decisiones UDRP han establecido el principio de que es muy difícil realizar una prueba negativa de lo que se alega, hasta el punto de que podría suponer una probatio diabolica, y que basta con que el demandante haga una alegación prima facie de la falta de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio, y que a partir de ahí corresponde al demandado probar si efectivamente ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en disputa.
Como ejemplo este Experto cita las siguientes decisiones UDRP: Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,Caso OMPI No. D2004-0110, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira,Caso OMPI No. D2007-0912.
El Experto considera que el Demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre los nombres de dominio en disputa.
El Demandado no ha demostrado tener ningún otro derecho o interés legítimo para la inscripción de los nombres de dominio en disputa que no sea el que pueda desprenderse del propio registro y de su consecuente uso. No ha probado tener inscrita marca alguna, ni disponer de autorización o licencia de quien la tuviera tal y como ha alegado el Demandante.
Por el contrario, afirma el Demandado que eligió los nombres de dominio en disputa por ser el resumen perfecto de los servicios que ofertan “cosas de segunda mano”. Sin embargo, este Experto ha podido comprobar que la principal actividad del Demandado es la oferta de anuncios gratis, anuncios de todo tipo y no particularmente de cosas de segunda mano.
Dadas las circunstancias del caso, y teniendo en cuenta los señalado por el Experto bajo el tercer elemento, el Experto considera que el Demandado no ha demostrado la utilización de los nombres de dominio en disputa para la oferta de buena fe de productos.
Por tanto, el Demandado no ha demostrado ostentar derechos o intereses legítimos sobre los nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe
El párrafo 4 de la Política señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
Alega el Demandado que la elección de los nombres de dominio en disputa no se hizo para atraer usuarios del Demandante, aunque no aporta ninguna prueba de ello cuando tal afirmación debe probarse. Es importante tener en cuenta que en la fecha en la que se realizaron los registros de los nombres de dominio en disputa, 13 de febrero de 2009, varias marcas del Demandante ya habían sido registradas, de hecho, la marca más antigua del Demandante fue registrada en el año 1978. Por el contrario, el Demandante sí ha probado la notoriedad de su marca en el sector de los anuncios clasificados, por lo que es difícil pensar que con el registro de los nombres de dominio en disputa no se pretendiera aprovechar de la potencial confusión del consumidor, máxime teniendo en cuenta que ambas partes son competidoras en el mismo sector de actividad. Este Experto debe concluir que difícilmente el Demandado podía no conocer la actividad y marcas del Demandante, extremo que además no ha sido negado.
El hecho de que el Demandado seguramente conociera o debiera haber conocido al menos la existencia de las marcas SEGUNDAMANO sienta un indicio de que los registros pudieron haberse hecho de mala fe, lo que además se ve reforzado por el incumplimiento del párrafo 2(b) de la Política, por el que al registrar los nombres de dominio se declara “el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero”. En este sentido se han posicionado las siguientes decisiones: SembCorp Industries Limited v. Hu Huan Xin,Caso OMPI No. D2001-1092, The Nasdaq Stock Market, Inc. v. H. Pouran,Caso OMPI No. D2002-0770, Caesars World, Inc. v. Forum LLC.,Caso OMPI No. D2005-0517 y Maori Television Service v. Damien Sampat,Caso OMPI No. D2005-0524.
Por lo tanto, este Experto entiende que al realizar el registro de los nombres de dominio en disputa, el Demandado estaba capacitado para conocer acerca de los derechos del Demandante, e incluso que se estaba aprovechando de tal circunstancia para el desarrollo de su propia actividad, de lo que por lo tanto ha de deducirse la existencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa y en el posterior uso del mismo.
Por último, habida cuenta la notoridad de las marcas del Demandante y que los nombres de dominio en disputa se encuadran en el mismo sector que la actividad del Demandante, este Experto entiende que el uso dado a los mismos no pueden ser considerado de buena fe ya que ha creado la posibilidad de confusión entre los usuarios de Internet.
El Experto considera por lo expuesto probado el registro y uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa por el Demandado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos al Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 28 de julio de 2014
Full & Egal Universal Law Academy