El Demandante es Liceo Franco Mexicano, A.C., con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por Müggenburg, Gorches, Peñalosa y Sepúlveda, S.C., México.
El Demandado es Emiliano Otero, Albercas Crea, S.A. de C.V., con domicilio en el Distrito Federal, México, representado por Panamericana de Patentes y Marcas, S.C., México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es GoD, LLC (el “Registrador”). 3. Historia Procesal
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de junio de 2014. El 18 de junio de 2014 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de junio de 2014, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el nombre y datos de contacto del registrante los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 23 de junio de 2014 comunicando el nombre y datos de contacto del registrante que fueron revelados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada el 25 de junio de 2014.
El Centro verificó que la Demanda enmendada cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro corrió formal traslado de la Demanda al Demandado, dando así comienzo al procedimiento el 15 de julio de 2014. En observancia al párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de agosto de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado al Centro el 2 de agosto de 2014.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 agosto 2014, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia según lo dispuesto por el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demanda fue presentada en español, justificándose el uso de dicho idioma en el hecho de que el Demandado tiene su domicilio en el Distrito Federal y presumiblemente tiene nacionalidad mexicana, además de que los hechos materia de la controversia se refieren al Demandante que está domiciliado precisamente en el Distrito Federal.
El Registrador dio cuenta de que el Acuerdo de Registro del nombre de dominio en disputa está redactado en inglés, pero en vista de que el Escrito de Contestación fue presentado en español, el Experto acepta que el idioma del procedimiento y la presente decisión sea el español. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una institución de carácter privado fundada en 1937 que brinda educación francesa en México bajo los programas del Ministerio Francés de la Educación Nacional y de la Secretaría de Educación Pública.
El Demandante basa su Demanda en las siguientes marcas que tiene registradas en México: Signo Clase Servicios Fecha legal Fecha de concesión No. De Registro
APE LFM
41
Educación, formación esparcimiento, actividades deportivas y culturales, principalmente aquellos relacionados con la educación de personas a través de escuelas maternales, pre-escolares, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, escuelas técnicas y educación superior.
7-XI-2001
30-I-2002
732449
LFM LYCEE FRANCO MEXICAIN y Diseño
41
Educación, formación esparcimiento, actividades deportivas y culturales, principalmente aquellos relacionados con la educación de personas a través de escuelas maternales, pre-escolares, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, escuelas técnicas y educación superior.
7-XI-2001
29-VII-2002
756429
LFM y Diseño
41
Educación, formación esparcimiento, actividades deportivas y culturales, principalmente aquellos relacionados con la educación de personas a través de escuelas maternales, pre-escolares, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, escuelas técnicas y educación superior.
7-XI-2001
30-I2002
732447
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de noviembre de 2013 por el Demandado, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad ser padre de familia en la institución educativa del Demandante y a su vez miembro del autodenominado Colectivo MonLFM, un grupo de padres de familia, alumnos y profesores del Demandante, que están en desacuerdo con la terminación del convenio de colaboración preexistente entre el Demandante y la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE) ocurrida el 11 de noviembre de 2013, no obstante la sustitución de dicho convenio por el del 19 de marzo de 2014 que entrará en vigor el 1º de septiembre de 2014.
El nombre de dominio en disputa no se encuentra activo al momento de dictarse la presente decisión pero anteriormente estuvo vinculado a un sitio Web que proporcionaba información sobre el Colectivo MonLFM y los motivos de inconformidad de este último con el Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Las alegaciones del Demandante se resumen a continuación:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o al menos similar hasta el punto de crear confusión con las marcas registradas del Demandante en virtud de que la adición del posesivo “mon” (en español “mi”) al nombre de dominio en disputa no genera diferenciación alguna con las marcas del Demandante;
ii. La confusión existente no se desvirtúa por el hecho de que el elemento adicional “mon” se encuentre en idioma francés ya que el público al que está dirigido el nombre de dominio en disputa domina en su mayoría dicho idioma al ser miembros de la comunidad francesa en México y/o alumnos de la institución educativa que administra el Demandante;
iii. El Demandante no ha concedido licencia, autorización y/o permiso al Demandado para utilizar sus marcas, ni existe relación comercial entre las partes que haga presumir dicha licencia, autorización y/o permiso;
iv. El Demandante es bien conocido en el ámbito educativo mexicano y es identificado por su propio nombre o a través de su acrónimo LFM, el cual constituye el elemento dominante y principal de sus marcas registradas;
v. Si el usuario común de Internet desea buscar información del Demandante, al acceder al nombre de dominio en disputa podría creer que el Demandado y el Demandante son la misma persona o que el Demandado tiene permiso para distribuir su mensaje, máxime cuando en el portal del Demandado se hace referencia directa al Demandante;
vi. La eventual transferencia del nombre de dominio en disputa no privaría al Demandado de su derecho a la libertad de expresión ya que este podría utilizar fácilmente un nombre de dominio que no se confundiera con las marcas del Demandante;
vii. La conducta del Demandando no encuadra dentro de ninguna de las hipótesis defensivas del párrafo 4© de la Política; en todo caso la comprobación de alguna de dichas hipótesis le incumbe al Demandado;
viii. El Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante consistente en la prestación de servicios educativos, de formación, deportivos y culturales por virtud de los cuales el Demandante ha ganado prestigio y reputación en el ámbito respectivo en México;
ix. El Demandado es competidor del Demandante toda vez que mediante su página de Internet lleva a cabo actos en oposición a la actividad comercial del Demandante, realizando críticas directas sobre este;
x. El Demandado utiliza en el contenido del nombre de dominio en disputa los domicilios de los establecimientos educativos del Demandante haciéndolos parecer como si correspondieran al Demandado;
xi. El Demandado ha realizado todos los pasos necesarios para asegurarse que su verdadera identidad no fuera revelada al utilizar un servicio de los denominados “Proxy”;
xii. Es innegable que el Demandado registró y utiliza de mala fe el nombre de dominio en disputa ya que es sabedor del gran reconocimiento y reputación de las marcas del Demandante con las que presta sus actividades comerciales, considerando además que el Demandado tiene su domicilio en el Distrito Federal. B. Demandado
Las alegaciones del Demandado pueden sintetizarse de la siguiente manera:
i. Al momento de contestarse la Demanda, el nombre de dominio en disputa se encuentra bloqueado y desactivado por razones ajenas al Demandado;
ii. El término “liceo” corresponde a “colegio” o “escuela”, y al mismo tiempo a instituto de educación secundaria;
iii. Ni la denominación “Liceo Franco Mexicano” ni si acrónimo “LFM” son por sí solas distintivas sino que se trata de marcas débiles y hasta cierto punto descriptivas de los servicios de educación con una base franco mexicana a los que se aplican;
iv. El análisis comparativo entre el nombre de dominio en disputa y las marcas LFM y Diseño y LFM LYCEE FRANCO MEXICAIN y Diseño debe hacerse en su conjunto, incluyendo los aspectos fonéticos y de diseño de las marcas del Demandante;
v. El prefijo “mon” dentro del nombre de dominio en disputa no se utiliza por el Demandado con la intención de apropiarse de las marcas del Demandante sino para expresar el sentimiento de pertenencia a una comunidad de padres de familia del Liceo Franco Mexicano al amparo del artículo 2 último párrafo y 10 fracción I de la Ley General de Educación que reconoce a los padres de familia como parte del sistema educativo nacional;
vi. El elemento diferenciador “mon” distingue claramente al nombre de dominio en disputa frente a las marcas y los servicios del Demandante;
vii. El Colectivo MonLFM al que pertenece el Demandado se crea a partir de que el 11 de noviembre de 2013 se anunció la ruptura del convenio entre el Demandante y la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE), por un grupo de padres de familia que no fueron consultados al respecto y que no recibieron información sobre el alcance que dicha decisión traería en la calidad de la educación de sus hijos;
viii. El nombre de dominio en disputa no puede reducirse a un simple sitio Web de crítica ya que en realidad se trata de un medio de comunicación y foro de expresión de padres de familia del Liceo Franco Mexicano;
ix. El Colectivo MonLFM ha sido conocido con ese nombre, además de que se ha hecho un uso legítimo, leal, no comercial y sin ánimo de lucro del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el nombre del Demandante;
x. El Demandado no utiliza el sitio “www.” para identificar algún producto o servicio y mucho menos algún servicio de la clase 41 que pueda relacionarse con las marcas del Demandante;
xi. Si bien es cierto que el Colectivo MonLFM no es una asociación de padres de familia oficialmente reconocida por el Demandante, es precisamente la inexistencia de una asociación de padres de familia constituida conforme a la legislación mexicana lo que ha motivado la creación del Colectivo MonLFM;
xii. Es falso que el Demandado tuviera conocimiento de la existencia de marcas registradas del Demandante ya que dentro del sitio Web de este bajo no existe indicación alguna de que LFM y LYCEE FRANCO MEXICAIN sean marcas registradas al no contener la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ®. 6. Debate y conclusiones A. General
Como dispone el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia intentada, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los requisitos siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y
ii. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. B. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
De acuerdo con el párrafo 1.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), el examen para determinar el riesgo de confusión previsto en la Política implica llevar a cabo una comparación visual o fonética entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa. Para satisfacer este examen, el mismo párrafo en comento dispone que, normalmente, la marca del demandante debe ser reconocible como tal dentro del nombre de dominio disputado, sin que la incorporación de términos comunes o descriptivos sea suficiente para impedir la confusión entre los usuarios de Internet.
Bajo este estándar se hace necesario dilucidar primero si las marcas base de la acción son fácil e inmediatamente reconocibles dentro del nombre de dominio en disputa para estar en posibilidad de determinar el riesgo de confusión existente entre este y aquellas. El Experto comparte la opinión expresada en Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., The Sheraton LLC, Sheraton International Inc. v. Unister GmbH, Daniel Kirchhof, Caso OMPI No.D2011-0781, según la cual, para determinar si una marca es reconocible dentro de un nombre de dominio en disputa debe atenderse a la fuerza o debilidad de dicha marca.
Ahora bien, el Demandante aduce que “lfm” constituye el elemento principal y dominante de sus marcas APE LFM, LFM LYCEE FRANCO MEXICAIN y LFM y Diseño toda vez que es el acrónimo de su asociación civil denominada Liceo Franco-Mexicano.
Por su parte, el Demandado argumenta que las denominaciones Liceo Franco-Mexicano y LFM no son distintivas por sí solas sino que se trata de marcas débiles y hasta cierto punto descriptivas de los servicios de educación con base franco mexicana que presta el Demandante.
Del análisis de las documentales privadas anexas a la Demanda, consistentes en comunicados del Demandante, de la Embajada de Francia en México, así como notas periodísticas y oficiales difundidas por Internet, no se desprende que el Demandante utilice en el comercio su marca LFM y Diseño en forma autónoma sino subordinada a su razón social y a la vez marca registrada LICEO FRANCO MEXICANO1 . Asimismo, el Experto aprecia que las siglas “lfm” no tienen el suficiente nivel de exposición, reconocimiento, publicidad, posicionamiento y/o difusión para constituir una marca fuerte cuya sola inclusión en un nombre de dominio produjera la conexión inmediata con el Demandante y que dicha conexión se mantuviera a pesar de la convivencia con otros términos dentro del nombre de dominio.
Dicho de otra manera, este Experto no está convencido de que los usuarios de Internet en general, y no exclusivamente aquellos que forman parte de la comunidad francesa en México como erróneamente pretende el Demandante2 , asocien a este último con las letras “lfm”, ni mucho menos como la fuente exclusiva de significado, productos y/o servicios bajo tal signo. Ver The PNC Financial Services Group, Inc. v. James Anderson / PTCB, Caso NAF No. 1504563 (rechazando la posibilidad de confusión entre los nombres de dominio , , , , , , , , y las marcas PNC y PNCBANK ya que presumiblemente las letras “ptc” en los nombres de dominio hacen referencia a un número indeterminado de términos o entidades).
Si bien es innegable que existe coincidencia entre la porción nominativa de la marca LFM y Diseño y el nombre de dominio en disputa, la inclusión en el nombre de dominio de un término como “mon” que no es comprensible para la mayoría de los usuarios de Internet y que antepuesto a “lfm” produce una combinación de caracteres sin significado evidente, así como el limitado nivel de reconocimiento que acredita el Demandante de las letras “lfm” en forma aislada, constituyen a juicio de este Experto factores de mitigación de una posible confusión entre los signos en pugna. Ver Ecolab Inc. v. Islandstone, Island Stone Natural Advantage Ltd, Caso OMPI No. D2012-2178 (el experto duda que ECOLAB sea reconocible como marca dentro del nombre de dominio , por ello la conclusión sobre el párrafo 4(a)(i) de la Política parece depender a fin de cuentas de si el usuario de Internet está consciente o no de la existencia de la marca ECOLAB del demandante).
El hecho de que el Demandado se refiera al Demandante dentro del portal respectivo es irrelevante porque el examen bajo este apartado es objetivo, no subjetivo, y se limita al nombre de dominio tal como aparece en la barra de direcciones del navegador de Internet.
Tomando en consideración estas circunstancias, el Experto no ha sido persuadido por el Demandante de que el nombre de dominio en disputa se confunda con su marca LFM y Diseño en términos de la Política.
No pasa inadvertida la opinión de otros expertos de que el estándar probatorio requerido para colmar el supuesto del párrafo 4(a)(i) de la Política es bajo. Ver Bible Study Fellowship v. BSF.ORG / Vertical Axis Inc., Caso OMPI No. D2010-1338. Aun así, para este Experto es claro que de acuerdo con la Política, no toda similitud entre un nombre de dominio y una marca, por más mínima o mitigada que sea, da lugar a la acreditación del párrafo 4(a)(i) de la Política; de lo contrario la valoración del Experto sobre el grado de similitud entre ambos signos resultaría ociosa.
En todo caso, al advertir que el Demandante no demostró el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, según se explica a continuación, el Experto juzga innecesario resolver si el primer umbral del párrafo 4(a) de la Política ha sido superado. Ver Mastercard International Incorporated v. Education, Ersin Namli,Caso OMPI No. D2011-2312 (no es necesario que el Experto decida si el nombre de dominio en disputa se confunde con la marca del demandante cuando no se acreditan otros elementos de la acción). C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política reconoce de forma expresa y no limitativa las siguientes defensas para acreditar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii. usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii. usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
El Demandante alega principalmente que el Demandado carece de licencia o autorización para utilizar sus marcas, que no existe relación comercial entre las partes que haga presumir dicha licencia o autorización, y por último, que de ser el caso, corresponde al Demandado demostrar que se surte a su favor alguna de las hipótesis del párrafo 4(c) de la Política.
En su defensa, el Demandado alega que sus derechos o intereses legítimos surgen de su pertenencia a un grupo de padres de alumnos del colegio que dirige el Demandante. A decir del Demandado, la creación del colectivo de padres de familia denominado “monlfm” obedece precisamente a la falta de reconocimiento del Demandante de una asociación de padres de familia conforme a la legislación mexicana.
Las impresiones del portal vinculado al nombre de dominio en disputa, así como las notas de prensa que exhibe el Demandado, producen convicción en el Experto sobre la legitimidad del uso que se ha dado al nombre de dominio por parte del Demandado. Ello debido a que el sitio Web del Demandante es informativo y a la vez crítico de ciertas decisiones del Demandante que legítimamente interesan a padres de familia, maestros y alumnos del colegio del Demandante.
Estos propósitos se inscriben dentro del ámbito de los derechos fundamentales del Demandado a la libre manifestación de las ideas, a la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, y a la libertad de reunión y asociación, consagrados en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.
Más específicamente, el interés jurídico del Demandado encuentra sustento en los artículos 2º, último párrafo y 10, fracción I de la Ley General de Educación, invocados por el Demandado y que a la letra disponen:
Artículo 2º.- …
En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.
Artículo 10.- …
Constituyen el sistema educativo nacional:
I.- Los educandos, educadores y los padres de familia;
En opinión del Experto, no debe permitirse que la Política sea utilizada como herramienta para legitimar la censura y en específico para suprimir aquellos comentarios que resulten incómodos al Demandante, lo cual rebasa por completo el ámbito de la Política.
Si bien el Demandado pudo haber comprobado de manera más contundente la condición de padre de familia con que se ostenta, por ejemplo mediante la exhibición de recibos de pago de colegiaturas, lo cierto es que la creación del colectivo denominado “MonLFM” es un hecho notorio documentado en la prensa mexicana, y el sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa hacía referencia a dicho colectivo y no al Demandado en lo individual. Aunado a ello, las testimoniales ofrecidas de distintos miembros del Colectivo MonLFM reivindican el uso del nombre de dominio en disputa para los fines del colectivo.
A este respecto se observa que el Demandante no alega, ni mucho menos acredita, que el Colectivo MonLFM opere al margen de la ley, lo que abona a la legitimidad del uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. De haberse tratado de una agrupación dedicada a la comisión de actividades ilícitas, el Demandado no podría prevalerse de derechos o intereses legítimos de acuerdo a la Política.
En estas condiciones, el Experto está preparado para aceptar que el Demandado tiene derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa conforme al párrafo 4(c), inciso (iii) y posiblemente (ii), de la Política.
En suma, el Experto determina que el Demandante no acreditó el supuesto del párrafo 4(a)(ii) de la Política. D. Registro y uso de mala fe
En vista de que el Demandado no acreditó el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, se hace innecesario abordar los argumentos de las partes en relación a este apartado. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 29 de agosto de 2014
1 De una consulta a la base de datos pública y gratuita del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conocida como Marcanet, el Experto se percató de la existencia de la marca registrada No. 406590 que ampara la denominación LICEO FRANCO MEXICANO en la clase 41 internacional y que el Demandante tiene registrada desde el 21 de febrero de 1992.
2 A este respecto debe tenerse en cuenta que el código genérico “.com” del nombre de dominio en disputa no se constriñe a México.
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