신청인: Target Brands, Inc. 미니애폴리스, 미네소타, 미국
신청인의 대리인: Faegre Baker Daniels LLP, 미국
피신청인: Yang Kyung Won, 서울, 대한민국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Inames Co., Ltd. 에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2014년 6월 27일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2014년7월 4일 Inames Co., Ltd.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2014년7월 5일Inames Co., Ltd.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다. 분쟁해결신청서가 행정적으로 흠결이 있다는 센터의 통지에 따라, 신청인은 2014년7월 10일에 보정분쟁해결신청서를 제출하였다.
센터는 2014년 7 월 7일 당사자들에게 영어 및 한국어로 본 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸다. 2014 년7월 9일 피신청인은 절차상의 언어를 한국어로 할 것을 요청하였고, 2014 년7월 10일 신청인은 절차상의 언어를 영어로 할 것을 요청하였다.
센터는 보정분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2014년 7월 14일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2014년 8월 3일이었다. 피신청인은 답변을2014년 8월 3일에 제출하였다.
2014년 8월 11일 센터는 패널위원Moonchul Chang을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인의 타깃 스토어 (Target Store) 부서는 1962년 이래 타깃 (TARGET) 소매할인 스토어 체인을 운영해 왔으며 현재 그 점포의 숫자가 미국 전역에 1,700여 개에 이르고 있다. 신청인은 소매업, 소매식품점, 제과점, 전화류 매매업, 온라인 소매업 등 다양한 업종분야에서 TARGET표지 및 TARGET표지에 첨부하여 타깃 (target)을 의미하는 과녁판 (Bullseye)의 도안에 대해 미국내에 등록상표 및 서비스표권를 보유하고 있다(Annex D, E). 또한 신청인은 웹사이트 “” 과 모바일 웹사이트를 통하여 소비자들이 다양한 휴대폰들 중에서 자신에게 맞는 휴대폰을 선택할 수 있도록 돕고 선택한 휴대폰을 작동시킬 수 있도록 다양한 앱을 제공하며 휴대폰 및 모바일 기기의 소매업도 하고 있다(Annex F).
WhoIs 검색에 따르면 분쟁도메인이름 은 2008년 8월 3일 등록된 것으로 나타나며 현재 피신청인이 해당 분쟁도메인이름을 보유하고 있는 것으로 나타나고 있다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.
(1) 분쟁도메인이름은 신청인의 표지인 TARGET 을 그대로 포함하고 있으며 부가적으로 일반명사인 “mobile”을 첨가하고 있다. TARGET에 “mobile”을 부가하여 사용하였다고 하더라도 분쟁도메인이름과 신청인의 표지간의 혼동을 일으킬 정도의 유사성에는 변함이 없다.
(2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한 피신청인은 신청인으로부터 해당표지에 대한 사용을 허락 받은 바도 없다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 선의로 상품이나 서비스 제공을 위해 사용하지 않고 있으며 오히려 분쟁도메인이름을 신청인의 경쟁사의 휴대폰을 매매하는 웹사이트로 연결하여 사용하고 있다.
(3) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다. 분쟁도메인이름을 사용하여 피신청인이 운영하는 웹사이트는 신청인의 상품과 서비스를 찾고자 하는 소비자들로 하여금 경쟁사 제품과 서비스를 제공하는 제3자 웹사이트로 이동하도록 연결하여 상업적으로 이익을 얻고자 하는 부정한 목적이 있다. 즉 피신청인의 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하는 것은 신청인의 사업과 신용을 방해하고 있다. 또한 피신청인은 이전부터 타인의 상표권과 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사한 도메인이름들을 부정한 목적으로 등록하고 사용하는 일정한 패턴을 가지고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.
(1) 신청인의 상표는 TARGET이며 분쟁도메인이름은 이므로 동일하거나 혼동할 정도로 유사하지 않다. TARGET MOBILE 이라는 단어는 일반명사로서 누구나 사용할 수 있는 합성어이다.
(2) 피신청인은 분쟁도메인이름을 적법한 절차에 의해 등록하였으며 분쟁도메인이름을 선의로 사용하여 지금까지 모바일 관련 커뮤니티를 활발하게 운영하여 왔으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리와 이익이 있다.
(3) 신청인의 TARGET 상표와 상호는 대한민국에 잘 알려져 있지도 않았으며 대한민국에 상표 출원된 사실도 없으므로 해당상표의 주지저명성은 인정되기 어렵다.
(4) 신청인은 분쟁도메인이름을 정당한 권리자인 피신청자로부터 강탈하기 위해 센터에 신청서를 제출한 것이다. 신청인이 해당 분쟁도메인이름을 배타적으로 소유할 자격이 있지 않다. 6. 검토 및 판단 A. 행정절차의 언어
절차규칙 제11조 (a)에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차상의 언어는 등록약관에서 사용된 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다.
그러나 이 사건에서 신청인은 피신청인의 웹사이트의 일부가 영어로 기재되어 있으므로 피신청인은 영어를 충분히 이해할 수 있다고 지적하면서 행정절차를 영어로 할 것을 요청하였다. 한편 피신청인은 답변서를 한국어로 제출하였으며 한국어로 행정절차를 진행해줄 것을 요청하였다.
이러한 상황에서 본 패널은 등록약관의 언어가 한국어라는 사실과 함께 행정절차의 공정성을 고려하여 행정절차의 언어를 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어인 한국어로 판단하고, 본 결정문을 한국어로 작성한다.
한편 절차 지연 및 번역비용 등을 고려하여 별도로 신청인에게 신청서를 한국어로 번역하여 수정 제출할 것을 요구하지는 않기로 한다. B. 실체적인 요건
규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서 다음 요건을 입증하여야 한다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 당해 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,
(iii) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것. C. 상표와 도메인이름의 동일·유사성
분쟁도메인이름 은 신청인의 서비스표와 동일한 TARGET이라는 명칭과 일반명사 “mobile”이라는 용어가 결합된 것이다. 규정 제4조 (a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 서비스표와 도메인이름의 비교로 판단된다. (참조: Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah,WIPO Case No. D2001-0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar,WIPO Case No. D2003-0327).
신청인이 해당 표지의 서비스표권을 보유하고 있다면 일단 동일성 및 유사성 요건에 충족되며 해당서비스표의 등록장소는 이 요건 충족과 무관하다는 것이 일반적 견해이다. (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, (“WIPO Overview 2.0”)의 1.1 및 F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Enterprises,WIPO Case No. D2007-1629 참조)
따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다. D. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 TARGET이라는 명칭에 대한 배타적인 서비스표권을 가지고 있으며 신청인이 피신청인에게 해당 표지에 대한 사용할 권리를 부여한 바 없으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.
규정 제4조 (a)(ii)에서 정한 요건에서 신청인은 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일단의 증거 (prima facie)을 제출하기만 하면 되고, 신청인이 이를 입증한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 입증책임이 피신청인에게 전가된다. (WIPO Overview 2.0의 2.1 참조)
한편 피신청인은 자신이 적법한 절차에 의해 분쟁도메인이름을 등록하였으며 분쟁도메인이름을 선의로 사용하여 지금까지 모바일 관련 커뮤니티를 활발하게 운영하여 왔으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리와 이익이 있다고 주장한다. 그러나 피신청인이 분쟁도메인이름과 연결하여 운영하는 웹사이트는 신청인의 경쟁사인 블랙베리 (Blackberry) 명칭을 표제로 붙이고 해당경쟁사의 상품과 서비스와 관련된 커뮤니티를 운영하고 있으므로 신청인 회사의 제품과 서비스를 방해할 가능성이 크다. 또는 타인의 유명 상표가 포함된 도메인이름을 사용하여 인터넷 이용자들의 트래픽을 증가시켜 부당한 수익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 것으로 추정할 수 있다. 그럼에도 불구하고 피신청인이 어떤 목적과 이유에서 그 많은 일반명사들 중에 신청인의 서비스표와 동일한 TARGET이라는 표지가 포함된 도메인이름을 등록하여 사용하는지에 대한 설명과 증거가 충분하지 않으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 충분히 입증하였다고 볼 수 없다.
따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다. E. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 해당 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4조 (b)에는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.
본 패널은 이 사건에서 분쟁도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실에 주목한다.
첫째, 피신청인은 분쟁도메인이름 을 인터넷 이용자들로 하여금 신청인의 경쟁사제품 (Blackberry)에 관한 커뮤니티 카페로 전환하도록 사용하고 있으므로 신청인의 영업을 방해하거나 도메인이름의 판매 등으로 경제적 이익을 얻을 부정한 목적이 있음이 추론된다.
둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 웹사이트를 운영하고 있는데 그 내용은 정상적인 상업적 목적을 위한 것이라기 보다는 신청인의 서비스표와 동일하거나 유사한 분쟁도메인이름을 사용하여 인터넷 이용자들의 트래픽을 증가시켜 부당한 수익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 것으로 추정할 수 있다
셋째, 피신청인은 과거에도 유명상표를 포함한 도메인이름을 다수 등록하여 WIPO 및 타기관의 결정으로 도메인이름들의 이전 명령을 여러 차례 받은 바 있는데,( Mysuelly v. Yang Kyung Won,WIPO Case No. D2013-1145; LEGO Juris A/S v. Yang Kyung Won,WIPO Case No. D2011-1124; Sven Beichler v. Yang Kyung Won, Lee Sujin,WIPO Case No. D2011-0535) 이는 피신청인이 다수의 유명상표를 선점 등록하여 경제적 이익을 얻으려는 반복적 행위가 있었음을 보여주는 것이다.
이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제4조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다. F. 도메인이름 역강탈(Reverse Domain Name Hijacking)
피신청인은 신청인이 분쟁해결신청서를 제출한 것은 분쟁도메인이름에 대해 피신청인의 정당한 권리를 역강탈하기 위한 것이라고 주장한다. 그러나 앞에서 본 바와 같이 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익을 갖고 있다고 인정하지 않고, 오히려 부정한 목적으로 해당 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다고 판단하므로 신청인의 도메인이름 역강탈은 인정할 수 없다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Moonchul Chang
단독패널위원
일자: 2014년 9월 5일
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