신청인: Genting Intellectual Property Pte. Ltd. (겐팅 인텔렉츄얼 프로퍼티 피티이. 엘티디.), 싱가포르
신청인의 대리인: Naqiz & Partners (나키즈 & 파트너), 말레이시아
피신청인: Lee Young Ju (이영주), 전주시, 전라북도, 대한민국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Megazone Corp., dba HOSTING. KR에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2014년 8월 18일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라 함)에 제출하였다. 센터는 2014년 8월 18일Megazone Corp., dba HOSTING. KR에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2014년 8월 25일Megazone Corp., dba HOSTING. KR은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.
센터는 2014년 8월 25일 당사자들에게 영어 및 한국어로 본 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸다. 2014년 8월 27일 신청인은 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 제출할 것을 센터에 알리며 분쟁해결신청서 번역본의 제출일자를 연장하여 줄 것을 요청하였다. 신청인은 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2014년 9월 3일 센터에 제출하였다.
피신청인은 2014년 8월 29일 절차상의 언어를 한국어로 할 것을 요청하였다.
센터는 분쟁해결신청서의 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙("이하 보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2014년 9월 24일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2014년 10월 14일이었다. 피신청인은2014년 10월 14일에 답변서를 제출하였다.
2014년 10월 30일 센터는 Andrew J. Park을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인은 겐팅버나드의 자회사이며 두 회사 모두 겐팅그룹에 속해 있다(이하 "겐팅 그룹"). 신청인은 겐팅 그룹과의 상호 라이선스 계약에 의해 말레이시아 외부 및 전세계적으로 사용되고 있는 상표 RESORTS WORLD의 소유자이며, 신청인의 주요 핵심 사업은 레저와 호텔 및 카지노 운영이다.
겐팅 그룹은 말레이시아 및 세계 각국의 사업에서 상표 "RESORTS WORLD"를 광범위하게 사용하고 있으며 지속적인 홍보와 광고활동을 통해 상당한 명성을 얻게 되었고 2005년 이후로 다양한 수상을 통한 의미있는 결과를 이루어 왔다. 신청인이 제출한 첨부서류에 의하면 상표 RESORTS WORLD는 2014년 10월에 대한민국 특허청에 등록되었으며 RESORTS WORLD JEJU는 2014년 2월에상표등록 신청이 이루어졌다. 나아가 본 패널이 직접 조사해 본 바, 신청인의 RESORTS WORLD 상표는2011년 5월 31일에 미국 특허상표청에 등록되었다
또한 신청인은 상표 RESORTS WORLD에 지리적 명칭을 더해서 신청인의 사업 장소를 알려주는 다양한 도메인 이름을 사용하여 왔으며, 현재 대한민국 제주도에서의 새로운 사업을 계획하고 있음이2014년 2월 7일자로 기사화 되었다.
분쟁도메인이름 은 2014년 2월 7일에 등록되었으며 웹사이트로 활발하게 사용되어지고 있지 않다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
본 건에 대한 신청인의 주장은 다음과 같다.
(i) 피신청인의 분쟁도메인이름 은 신청인이 권리를 소유하고 있는 상표 RESORTS WORLD와 혼동을 일으킬 정도로 유사 또는 동일하다.
(ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다.
(iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다.
첫번째항에서 신청인은 본 건 상표인RESORTS WORLD에 대하여 정당한 권리를 가지고 있으며 분쟁도메인이름 이 신청인이 권리를 가지고 있는 도형상표RESORTS WORLD와 동일 또는 혼동을 일으킬 만한 유사성을 가지고 있다고 주장하고 있다. 두번째항에서 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표RESORTS WORLD를 도메인이름으로 등록하거나 또는 기타 다른 사용을 할 어떠한 권한도 부여한 바가 전혀 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다. 세번째항에서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름의 웹사이트를 개설하여 소비자의 오인, 혼동을 야기하고 인터넷 소비자를 끌어 들여 부당한 상업적 이익을 취하려는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록했다고 주장하고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 상표 RESORTS WORLD는 어느 누구나 제주도라면 생각할 수 있는 단어이며, 실제로RESORTS WORLD를 포함하고 있는 다른 도메인 이름이 많음을 주장하고 있다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름의 블로그를 만들어 제주도를 여행하고자 하는 많은 사람들이 제주도에 있는 540여개의 리조트에 대한 정보를 서로 공유할 수 있도록 하고자 하는 계획을 갖고 있다고 주장하고 있다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조(a)항에 따르면 신청인이 피신청인의 분쟁도메인이름을 이전 또는 말소시키고자 하는 신청을 구제받기 위해서는 다음과 같은 세가지 요건 모두를 입증해야 한다.
(i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것. A. 상표와 도메인이름의 동일 혹은 혼동을 일으킬 유사성
신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름이 등록되기 전에 이미 상표RESORTS WORLD를 등록하였으며 또한을 비롯하여 전세계에서 관련 도메인이름들을 등록, 활발하게 사용하여 왔다. 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표인RESORTS WORLD에서 영어의 복수명사를 만드는 "s"를 뺀 "resort world"와 지리적 명칭인"jeju", 그리고 기술적 부분인 ".com"으로 구성되어 있다. 그러나 분쟁도메인이름에 신청인의 등록상표가 포함되어 있다는 사실만으로도 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일 혹은 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단하기 충분하다. Six Continent Hotels, Inc. v. The Omnicorp,WIPO Case No. D2005-1249 (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Case No. D2001-0903를 인용). 또한 분쟁도메인이름에 포함되어 있는 "s"는 단순히 명사의 단, 복수를 나타내는 부분으로써 분쟁도메인이름의 동일 및 유사성을 판단하는데 아무런 영향을 주지 않으며 기술적인 부기 부분인 ".com"이나 지리적 명칭, 즉 지역 이름 역시 도메인이름의 동일 및 유사성 판단기준에 일반적으로 영향을 미치지 않는다. 오히려 지역명칭 "jeju"를 신청인의 상표에 더함으로써 마치 피신청인이 실제로 대한민국 제주도에서 사업을 시작할 공식적인 계획이 있는 신청인과 무슨 관계가 있는 것으로 보여져 신청인 상표와의 유사성을 증가시킬 뿐이다. Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,WIPO Case No. D2000-0429; The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Vidudala Prasad,WIPO Case No. D2001-1493; Telstra Corporation Limited v. Ozurls,WIPO Case No. D2001-0046참조.
따라서 본 패널은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하며 신청인은 규정 제4조(a)(i)항을 충족한 것으로 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
규정 제4조(c)항은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있음을 입증할 수 있는 방법을 다음과 같이 예시하고 있다.
(i) 피신청인이 본 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 진정한(bona fide) 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 하고 있는 경우,
(ii) 피신청인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 관련 상표 또는 서비스표를 소유하고 있지 않더라도 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있는 경우, 또는
(iii) 피신청인이 문제시 된 상표 또는 서비스표의 가치를 손상시키거나 소비자에게 오해를 일으키지 않고 상업적 이득을 얻으려는 의도 없이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하고 있는 경우.
일단 신청인이 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 권리 또는 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 충분한(prima facie) 증거를 제시하면, 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 제시할 책임을 진다.
신청인은 피신청인에게RESORTS WORLD상표의 등록 또는 사용에 대하여 어떠한 권한도 부여한 바 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다. 따라서 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 제시할 책임은 피신청인에게 이전된다.
본 패널은 신청인이 상표RESORTS WORLD에 대한 배타적 권리를 소유하고 있음을 확인하였고 검토한 모든 사항에 따라 신청인이 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부재를 충분히 증명하였다고(prima facie) 판단한다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름에 대한 권리와 정당한 이익의 입증책임은 피신청인에게 있다. 본 패널이 직접 조사해 본 바, 피신청인의 권리나 정당한 이익이 위에서 열거된 규정 제4조(c)항에 해당된다는 어떠한 증거사실도 찾을 수 없었다. 이에, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익도 갖고 있다고 할 수 없다. Archipelago Holdings LLC v. Creative Genius Domain Sales and Robert Aragon d/b/a/ Creative Genius Domain Name Sales,WIPO Case No. D2001-0729. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용은 규정 제4조 (c)(i),(ii) 와 (iii)에 모두 해당 사항 없다.
따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(ii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 없음을 입증한 것으로 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4조(a)(iii)항에 따르면 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용 하였다는 입증책임은 신청인에게 있다. World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,WIPO Case No. D1999-0001; Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey,WIPO Case No. D2007-0555; Patrick Pawlicki v. The Plastiform Company,WIPO Case No. D2007-1206.
또한 규정 제 4조 (b)항에 따르면 신청인이 분쟁도메인이름의 등록과 사용에 있어 피신청인의 부정한 목적을 입증할 수 있는 네가지 상황을 사례로 제시하고 있다.
(i) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에게 분쟁도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우,
(ii) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,
(iii) 피신청인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 경우,
(iv) 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 자신의 웹사이트나 기타의 사이트 또는 자신의 웹사이트나 기타의 사이트 에 나와 있는 상품 또는 서비스에 관하여 그 출처, 후원 관계, 거래상 재휴 관계, 보증 관계등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표와의 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자를 상업적인 이득을 복적으로 자신의 웹사이트또는 기타의 온라인 사이트로 고의적으로 유인한 경우.
본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 본다.
본 패널은 피신청인이 피신청인과 아무런 관련이나 상관관계가 없는RESORTS WORLD상표가 포함되어 있는 분쟁도메인이름을 등록했다는 사실에서 부정한 의도를 의심하였다. 또한 신청인이 세계 여러 나라에서 사업 활동을 하고 있고 신청인의 상표RESORTS WORLD 또한 대한민국을 포함하여 세계 각국에서 등록 및 사용되고 있다는 사실을 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 존재를 모르고 있었다고 보기는 어렵다고 할 것이다. 또한, 피신청인이 RESORTS WORLD를 포함한 분쟁도메인이름 및 또다른 도메인이름 을 신청인 제주도 사업계획 기사화된 날에 등록하였다는 사실을 볼때 피신청인은 신청인 상표의 명성을 이용하려는 의도로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 볼 수 있다. 따라서 논쟁의 여지 없이 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 판단할 수 있다. Charles Jourdan Holding AG v. AAIM,WIPO Case No. D2000-0403; Centurion Bank of Punjab Limited v. West Coast,WIPO Case No. D2005-1319.
또한 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하였다는 어떠한 증거도 찾을 수 없었다. 오히려 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 이후 분쟁도메인이름을 이용하는 아무런 활동을 하지 않았다. 이는 전형적인 수동적인 소유형태로서 분쟁도메인이름으로 미래에 어떠한 부당한 이득을 얻고자 하는 것을 의심하지 않을 수 없다. 이에 본 행정 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 결론짓는다. Comerica Inc. v. Horoshiy, Inc., WIPO Case No. D2004-0615.
분쟁도메인이름을 획득하려는 피신청인의 행위는 피신청인이 신청인의 상표에 대한 정당한 법적 권리와 합당한 이득에 반하는 방향으로 사용하려는 확률을 높이고 또한 분쟁도메인이름을 등록하는 행위는 신청인의 상표를 통해 신청인인 얻고자 하는 본래 목적을 방해할 의도로 보여진다. Myer Stores Limited v. David John Singh, WIPO Case No. D2001-0763.
따라서, 본 행정패널은 신청인의 주장과 제출된 합리적인 내용을 사실로 받아들이며, 신청인이 규정 제4조(a)(iii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하는데 있어 부정한 목적이 있음을 충분히 입증한 것으로 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Andrew J. Park
단독패널위원
일자: 2014년 11월 18일
Full & Egal Universal Law Academy