신청인: Group IP Holding LP, 온타리오, 캐나다
신청인의 대리인: Cho & Partners, 대한민국
피신청인: Whois Domain Admin, 서울, 대한민국/ Hankuk Ent. Co., Ltd., 서울, 대한민국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Whois Networks.Co., Ltd.에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2014년 9월 4일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라 함)에 제출하였다. 센터는 2014년 9월 4일Whois Networks.Co., Ltd.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2014년 9월 5일Whois Networks.Co., Ltd.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 분쟁해결신청서에 명시되어있는 피신청인 및 그 연락처와 다른 분쟁도메인이름의 등록인과 연락처를 밝혔다. 센터는 신청인에게 2014년 9월8일 이메일을 발송하여 등록기관에 의해 밝혀진 등록인과 그 연락처를 제공하고 신청인에게 분쟁해결신청서를 수정할 것을 요청하였다. 이에 따라 신청인은 2014년 9월 12일에 보정분쟁해결신청서를 제출하였다.
센터는 보정분쟁해결신청서의 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙("이하 보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2014년 9월 18일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2014년 10월 8일이었다. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고 이에 따라 센터는 2014년 10월 9일 피신청인의 답변서 미제출을 확인 및 통지하였다.
2014년 10월 20일 센터는 Andrew J. Park을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인Group IP Holding LP는 캐나다에 주된 사무소를 두고 캐나다 법에 의하여 설립된 법인으로서 여행용 가방, 백팩 등 각종 가방제품 및 가방 관련 악세서리 제품 등을 제조, 판매하는 회사이다. 신청인은 대한민국을 포함한 세계 각국에서 "HEYS" 및 "HEYS"를 포함한 표장에 관한 상표등록을 보유하고 있고, HEYS브랜드 가방과 관련된 상표들에 대한 사용권을 캐나다 법인인 헤이즈 인터내셔널 리미티드 (Heys International Ltd.)에게 부여하여 실제 제품의 생산 및 유통을 맡아 하도록 하고 있다.
신청인의 HEYS 상표는 2011년 1월 11일과 2012년 1월 13일 대한민국에서 등록되었다. 나아가 본 패널이 직접 조사해 본 바, 신청인의 HEYS 유럽공동상표 (Community Trade Mark)는 2007년 2월 13일에 등록되었다.
등록 기관에 의하면 분쟁도메인이름은 2010년 12월 1일에 생성되었다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
본 건에 대한 신청인의 주장은 다음과 같다.
(i) 피신청인의 분쟁도메인이름 은 신청인이 권리를 소유하고 있는 상표 HEYS와 혼동을 일으킬 정도로 유사 또는 동일하다.
(ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다.
(iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다.
첫번째항에서 신청인은 본 건 상표인 HEYS에 대하여 정당한 권리를 가지고 있으며 분쟁도메인이름 이 신청인이 권리를 가지고 있는 문자상표 HEYS와 동일 또는 혼동을 일으킬 만한 유사성을 가지고 있다고 주장하고 있다. 두번째항에서 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표 HEYS를 도메인이름으로 등록하거나 또는 기타 다른 사용을 할 어떠한 권한도 부여한 바가 전혀 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다. 세번째항에서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름의 웹사이트를 개설하여 신청인의 상표 및 표장을 표기하고 마치 피신청인이 신청인의 한국내 공식 대리점이나 공식독점 공급업체인 것으로 소비자가 오인, 혼동할 수 있도록 신청인의 HEYS표장이 사용된 여행용 가방을 판매하고 있음을 언급하며, 피신청인이 신청인의 상표를 자신의 도메인이름으로 사용 소비자의 오인을 야기함에 따라 상업적 이익을 취하면서 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있다고 주장하고 있다. B. 피신청인의 주장
피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조(a)항에 따르면 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름을 이전 또는 말소시키고자 하는 신청을 구제받기 위해서는 다음과 같은 세가지 요건 모두를 입증해야 한다.
(i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
피신청인이 절차규칙 제5조(a)항에 의거한 답변서 제출 마감일 안에 답변서를 제출하지 않았으므로 본 행정패널은 절차규직 제14조에 따라 신청인의 주장에 근거하여 판단을 하게 되며, 신청인의 합리적인 주장을 모두 사실로 받아들일 수 있다. 또한 본 행정패널은 피신청인의 의무불이행에 대하여 적정한 추론을 할 수 있다. Talk City, Inc. v. Michael Robertson,WIPO Case No. D2000-0009 참조. A. 상표와 도메인이름의 동일 혹은 혼동을 일으킬 유사성
신청인은 각종 가방 제품 및 가방 관련 악세서리 제품을 지정상품으로 하여 "HEYS" 및 "HEYS"를 포함한 표장에 관하여 대한민국을 비롯한 세계 여러 국가에서 상표등록을 보유하고 있음을 증거로 제시하고 있다.
분쟁도메인이름에는 신청인의 등록상표인 HEYS와 지리적 명칭인 국가이름 "Korea", 그리고 기술적 부분인 ".com"으로 구성되어 있다. 그러나 분쟁도메인이름에 신청인의 등록상표가 포함되어 있다는 사실만으로도 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일 혹은 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단하기 충분하며
(Six Continent Hotels, Inc. v. The Omnicorp,WIPO Case No. D2005-1249 (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Case No. D2001-0903를 인용)), 또한 분쟁도메인이름에 포함되어 있는 기술적인 부기 부분인 ".com"이나 지리적 명칭, 즉 국가 이름은 도메인이름의 동일 및 유사성 판단기준에 일반적으로 영향을 미치지 않는다. (Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady,WIPO Case No. D2000-0429; The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Vidudala Prasad,WIPO Case No. D2001-1493; Telstra Corporation Limited v. Ozurls,WIPO Case No. D2001-0046참조).
따라서 본 패널은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하며 신청인은 규정 제4조(a)(i)항을 충족한 것으로 판단한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
규정 제4조(c)항은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있음을 입증할 수 있는 방법을 다음과 같이 예시하고 있다.
(i) 피신청인이 본 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 진정한(bona fide) 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 하고 있는 경우,
(ii) 피신청인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 관련 상표 또는 서비스표를 소유하고 있지 않더라도 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있는 경우, 또는
(iii) 피신청인이 문제시 된 상표 또는 서비스표의 가치를 손상시키거나 소비자에게 오해를 일으키지 않고 상업적 이득을 얻으려는 의도 없이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하고 있는 경우.
일단 신청인이 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 권리 또는 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 충분한(prima facie) 증거를 제시하면, 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 제시할 책임을 진다.
신청인은 피신청인에게 HEYS상표의 등록 또는 사용에 대하여 어떠한 권한도 부여한 바 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다. 따라서 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 제시할 책임은 피신청인에게 이전된다.
신청인은 피신청인에게 신청인의 상표 HEYS를 도메인이름으로 등록하거나 또는 기타 다른 사용을 할 어떠한 권한도 부여한 바가 전혀 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있으며, 또한 신청인은 신청인의 상표 HEYS 및 HEYS를 포함한 모든 상표를 사용한HEYS브랜드 가방과 이에 관련한 모든 상표의 사용권을 캐나다 법인헤이즈 인터내셔널 리미티드 (Heys International Ltd.)에게 부여하여 실제 HEYS 브랜드 가방제품의 생산과 유통은 헤이즈 인터내셔널 리미티드에서 담당하고 있음을 제시하였다. 이러한 사실로 미루어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익도 갖고 있다고 할 수 없다. Archipelago Holdings LLC v. Creative Genius Domain Sales and Robert Aragon d/b/a/ Creative Genius Domain Name Sales,WIPO Case No. D2001-0729. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용은 규정 제4조 (c)(i),(ii) 와 (iii)에 모두 해당 사항 없다.
본 행정패널은 위에서 검토된 모든 사항에 따라 신청인이 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부재를 충분히 증명하였다고(prima facie) 판단한다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름에 대한 권리와 정당한 이익의 입증책임은 피신청인에게 있다. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고 분쟁도메인이름의 권리와 정당한 이익에 대한 어떠한 주장도 제출한적 없다. 본 패널이 직접 조사해 본 바, 피신청인의 권리나 정당한 이익이 위에서 열거된 규정 제4조(c)항에 해당된다는 어떠한 증거사실도 찾을 수 없었다.
따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조(a)(ii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 없음을 입증된 것으로 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
규정 제4조(a)(iii)항에 따르면 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용 하였다는 입증책임은 신청인에게 있다. World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman,WIPO Case No. D1999-0001; Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey,WIPO Case No. D2007-0555; Patrick Pawlicki v. The Plastiform Company,WIPO Case No. D2007-1206.
또한 규정 제 4조 (b)항에 따르면 신청인이 분쟁도메인이름의 등록과 사용에 있어 피신청인의 부정한 목적을 입증할 수 있는 네가지 상황을 사례로 제시하고 있다.
(i) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에게 분쟁도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우,
(ii) 피신청인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,
(iii) 피신청인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 경우,
(iv) 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 자신의 웹사이트나 기타의 사이트 또는 자신의 웹사이트나 기타의 사이트 에 나와 있는 상품 또는 서비스에 관하여 그 출처, 후원 관계, 거래상 재휴 관계, 보증 관계등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표와의 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자를 상업적인 이득을 복적으로 자신의 웹사이트또는 기타의 온라인 사이트로 고의적으로 유인한 경우.
신청인이 제출한 자료 및 본 행정패널이 조사한 모든 정보를 검토 분석한 바에 따르면 피신청인이 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하였다는 어떠한 증거도 찾을 수 없고, 신청인이 세계 여러 나라에서 사업 활동을 하고 있으며 신청인의 상표 HEYS 또한 대한민국을 포함하여 세계 각국에서 등록 및 사용되고 있다는 사실을 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름 등록 당시 신청인의 존재를 모르고 있었다고 보기 어렵다. 분쟁도메인이름의 생성일이 신청인의 대한민국 내 HEYS 상표 등록일보다 앞서기는 하나, 그 차이가 2개월에 불과하고 신청인이 대한민국에서 HEYS 상표를 등록하기 전부터 유럽 공동상표를 등록하고 활발한 사업 활동을 하고 있었다는 사실에 비추어 본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 판단한다.
또한, 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트를 개설하고 신청인의 등록상표 HEYS를 사용하고 있을뿐만 아니라 판매 상품 또한 신청인과 같이각종 가방제품을 판매하고 있다. 이는 피신청인이 신청인의 HEYS 표장을 분쟁도메인이름 및 그 웹사이트에 사용함으로써 인터넷 사용자들로 하여금 피신청인이 신청인과 어떠한 제휴관계나 스폰서쉽, 기타 보증 등의 관계가 있는 것처럼 오인, 혼동을 일으키게 함으로써 신청인 상표의 명성을 이용, 부당한 상업적 이익을 얻으려는 것으로 보인다. 따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 판단한다. Polaroid Corporation v. Jay Strommen,WIPO Case No. D2005-1005; The Knot, Inc. v. In Knot We Trust LTD,WIPO Case No. D2006-0340.
본 행정패널은 신청인의 주장과 제출된 합리적인 내용을 사실로 받아들이며, 신청인이 규정 제4조(a)(iii)항에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하는데 있어 부정한 목적이 있음을 충분히 입증한 것으로 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Andrew J. Park
단독패널위원
일자: 2014년 11월 3 일
Full & Egal Universal Law Academy