La Demandante es Real Madrid Club de Futbol con domicilio en Madrid, España, representada por Luis Guerra, España.
El Demandado es Juan Antonio Maldonado, Granada, España, representado por sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es Soluciones Corporativas IP, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de septiembre de 2014. El 18 de septiembre de 2014 el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de septiembre de 2014 Soluciones Corporativas IP, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de septiembre de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de octubre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de octubre de 2014.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 13 de octubre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una entidad polideportiva que se funda en 1902 y desde entonces viene cosechando numerosos éxitos deportivos tanto en España como en el extranjero.
La Demandante es titular, entre otras muchas, de las siguientes marcas:
MARCA
CLASE
NÚMERO
FECHA DE REGISTRO
PAÍS
REAL MADRID
3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41
4302782
23 de enero de 2006
Marca Comunitaria
REAL MADRID
14, 16, 18, 21, 24, 25, 28
10931558
5 de noviembre de 2012
Marca Comunitaria
La marca REAL MADRID goza del valor de marca notoria en España.
El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 4 de junio de 2014. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante fundamente su pretensión en los siguientes argumentos:
Respecto del primer requisito considera que se trata de un supuesto de registro de una marca notoria y registrada como es REAL MADRID. Por tanto, considera que existe identidad a entre los derechos marcarios que tiene reconocido como Demandante y el nombre de dominio en disputa del Demandado.
Por lo que se refiere el nombre de dominio genérico superior o de primer nivel ".tienda" considera que el mismo no debe tenerse en cuenta a la hora de examinar este primer requisito comparativo entre la marca y el dominio.
Por otra parte, continúa manifestando que es improbable que alguién distinto al propio Demandante puede tener derechos marcarios sobre el término "real madrid" así como que lo mas probable es que el registro se haya realizado con el fin de impedir al titular de la marca REAL MADRID su utilización como nombre de dominio.
Igualmente considera que con el registro el Demandado ha pretendido dar a entender a los usuarios de Internet sobre la existencia de algún tipo de asociación entre la Demandante y el Demandado. Sin embargo, insiste que nunca se ha autorizado o dado licencia de uso de la marca REAL MADRID a favor del Demandado. Por lo demás, no cree que el Demandado haya sido conocido bajo el nombre "Real Madrid".
Finalmente, concluye la Demandante que el Demandado tenía un conocimiento previo de la marca en base al valor notorio de la marca, la amplitud de uso de la misma, así como en el hecho de que el Demandado reside en España. Y que, en base a dicho conocimiento de la marca, el Demandado registró el dominio tanto para obstaculizar la posición de la hoy Demandante, como para especular con ella, así como para atraer usuarios de Internet de manera que se pueda crear confusión sobre las prestaciones de la Demandante.
Por todo ello, solicita la transferencia del dominio en disputa. B. Demandado
Considera el Demandado que la incorporación del sufijo o, en realidad, dominio genérico de primer nivel ".tienda" descarta cualquier posibilidad de confusión. Entiende el Demandado que los sufijos genéricos o aquéllos que puedan tener alguna relación directa con la actividad deportiva tales como ".com" , ".es" o ".club" si podría determinar que terceros dudaran sobre la naturaleza de una hipotética web. Sin embargo, niega que tales dudas se puedan suscitar en el caso del dominio de primer nivel ".tienda".
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, el Demandado rechaza las afirmaciones inferidas por la Demandante en su escrito pues considera que se basan en hipótesis y no en certezas. Además declara no haber hecho uso derecho marcario así como que no existe web alguna con el nombre de dominio en disputa.
Y, finalmente, por lo que se refiere al tercero de los requisitos, considera el Demandado que la buena fe se presume y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba, en base al artículo 343 del Código Civil español. No obstante, esgrime el Demandado que en cualquier caso el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. Por tanto, no habiendo quedada probada la existencia de mala fe del Demandado, ni habiendo intentado especular, ni acaso habiendo tratado de atraer usaurios de Internet, ni mucho menos habiendo tratado de crear confusión, entiende, por todo ello que no se cumple con este tercer requisito. 6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; ii) que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante ha demostrado ser titular de diversas marcas REAL MADRID inscritas ante el la Oficina de Armonización del Mercado Interior. De todas ellas viene realizando un uso intenso que ha determinado su carácter notorio. Por tanto, resulta evidente que entre las marcas REAL MADRID de la Demandante y el nombre de dominio en disputa de la Demandada, existe identidad absoluta.
Además, el nivel superior de los nombres de dominio genéricos ".com", ".net" o ".org" así como los posteriores de los que destacamos ".edu" o ".gob" e igualmente, los otros muchos dominios aprobados recientemente por ICANN, como es el supuesto ".tienda", pueden no tenerse presente a la hora de realizar el análisis comparativo de este primer requisito. Nótese que el Experto se refiere en este caso a los nombres superiores genéricos frente a los geográficos nacionales como pueda ser el ".es". La Política fija su ámbito de actuación a los conflictos entre los nombres de dominio y marcas y ha sido interpretada reiteradamente en las decisiones de este tipo de conflictos sobre la no necesidad de incorporación del dominio de nivel superior en el análisis comparativo entre el nombre de dominio y la marca. En este sentido,véase Arthur Golden v. Galileo Asesores S.L.Caso OMPI No. D2006-1215: "The domain names are identical to the trademark, except for the generic top-level domain names ".com" and ".net." As a rule, addition of the generic top-level domain (gTLD) reference, which is necessary for a domain name to be operational, does not alter the mark, and is sufficient to establish functional identity with the complainant's mark."1; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti,Caso OMPI No. D2000-0493; Telecom Personal, S.A., v. NAMEZERO.COM, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0015; Société Générale and Fimat International Banque v. Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri,Caso OMPI No. D2002-0760. En todo caso, aún si se considerara el dominio de primer nivel ".tienda" en el análisis comparativo del primer requisito de la Política, el Experto determina, no obstante, que existiría similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de domino y la marca ya que el supuesto ".tienda" podría ser considerado como relacionado con la marca de la Demandante ya que existen productos de interés comercializados bajo la marca REAL MADRID.
Por cuanto antecede, este Experto considera que la Demandante ha probado el cumplimiento del primer requisito del párrafo 4.a)i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En el presente caso, la Demandante ha probado que no ha autorizado o licenciado al Demandado para el uso de su marca REAL MADRID como nombre de dominio. Tampoco consta que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Con ello, entiende este Experto que la Demandante ha logrado establecer prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, el Demandado es el que ahora debe demostrar que tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
Siendo así las cosas y, dado que la respuesta ofrecida por el Demandado consiste en fundamentar su derecho en la inexistencia de web y por tanto en el no uso, este Experto no puede identificar circunstancias que permitan reconocerle derechos o intereses legítimos a su favor. Efectivamente, el párrafo 4.c de la Política fija algunos ejemplos de situaciones o supuestos de hecho que pueden abocar, entre otros, a un reconocimiento de derechos a favor del demandado ante un conflicto como el presente. Situaciones que no han sido puestas de manifiesto mediante la aportación de las correspondientes pruebas en el expediente. Tales situaciones o circunstancias son las siguientes:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el segundo requisito del párrafo 4.a)ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para que el Demandante obtenga, en los términos de la Política, un resultado favorable a su pretensión, es necesario que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y sea utilizado de mala fe, conforme al párrafo 4.a)iii) de la Política.
El párrafo 4.b) de la Política fija, con carácter enunciativo, una serie de circunstancias que constituyen prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio. Pues bien, este Experto considera que de las pruebas y alegaciones que constan en el Expediente debe calificarse como de mala fe, tanto el registro como la utilización del nombre de dominio en disputa por el Demandado.
Por una parte, debe partirse del uso continuado de las marcas por la Demandante que han determinado que deban calificarse como notorias si no renombradas tanto en España como en el resto del mundo. Por tanto, partiendo de dicho carácter, debe inferirse que el Demandado era o debía ser perfecto conocedor de la previa existencia de la marca REAL MADRID en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. En este sentido, numerosas decisiones previas han entendido que la apropiación de una marca universalmente conocida puede en ciertas circunstancias constituir per se prueba suficiente de un registro de mala fe. Ver PepsiCo, Inc. v. "null", aka Alexander Zhavoronkov,Caso OMPI No. D2002-0562. Y, en todo caso, resulta inverosímil para este Experto lo alegado por el Demandado, pues declarando tajantemente el no uso es imposible defender la buena fe tal y como se analiza a continuación.
Efectivamente, ha quedado probado en expediente por la propia declaración del Demandado que existe un "uso pasivo" del nombre de domio en disputa. Es criterio asentado en decisiones previas con base a la Política que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4.a)(iii) de la Política. En este sentido, ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003.
Por tanto, este Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe en los términos del párrafo 4.a)iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 24 de octubre de 2014
1 "Los nombres de dominio son idénticos a las marcas excpeto por el nombre de dominio genérico superior ".com" o ".net". Como norma la adición del nombre de dominio genérico de primer nivel, necesario para que el dominio sea operativo, no supone un cambio de la marca y es suficiente para calificar la identidad funiconal con la marca del Demandante." Traducción del Experto.
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