신청인: 주식회사 한국인삼공사, 대전광역시, 대한민국
신청인의 대리인: You Me Patent & Law Firm, 대한민국
피신청인: Hoon-Seop Lee, 서구, 대한민국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Dotname Korea Corp.에 등록되어 있다.
3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2014년 9월 22일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는 2014년 9월 22일 Dotname Korea Corp.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2014년 10월 7일 Dotname Korea Corp.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다. 분쟁해결신청서가 행정적으로 흠결이 있다는 센터의 통지에 따라, 신청인은 2014년 10월 13일에 보정분쟁해결신청서를 제출하였다.
센터는 보정분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“이하 보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2014년 10월 14일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2014년 11월 3일이었다. 피신청인은 2014년 11월 3일에 답변서를 센터에 제출하였다.
2014년 11월 22일 센터는 남호현(Ho-Hyun Nahm, Esq.)을 본건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인 주식회사 한국인삼공사는 1908년 홍삼 전매법이 제정, 공포되면서 국가의 한 기관으로서 홍삼 전매사업을 수행하였고, 전매청, 한국담배인삼공사 등의 역사적 변천을 거친 후 1999년 민영화된 독립법인이 되었다. 신청인은한국 및 해외 여러 나라에서 문자 “정관장” “正官庄” 등의 상표 등록을 해 두고 있는 바, 그 중 한국에서의 대표적인 등록상표는 다음과 같다.
상표: 정관장, 正官庄
출원일: 1985년 11월 20일
등록일: 1986년 11월 10일 (존속기간 2016년 11월 10일)
등록번호: 40-0133412
상품분류 및 지정상품: 30, 32; 인삼차, 홍차, 인삼드링크, 인삼넥타 등
피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트에서 홍삼 제품 등 건강식품을 판매하는 자이다.
분쟁도메인이름은 2000년 11월 10일에 등록되었다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
첫째, 정관장 표장은 신청인이 신청인의 홍삼 제품 등에 1997년부터 현재까지 계속해서 사용하고 있는 상표 • 서비스표다. 신청인은 한글 “정관장”, 한자 “正官庄” 및 한자 “正官庄”이 포함된 정관장 로고 상표를 한국과 해외 각국에서 등록하고, 분쟁도메인이름이 등록되기 훨씬 이전부터홍삼 관련 제품에 대해 해당 등록상표를 사용해 왔다. 따라서 정관장, 그 한자표기인 正官庄 상표는 오직 신청인만이 정당하게 사용할 권한이 있다. 분쟁도메인이름은 신청인의 주지, 저명한 상표 • 서비스표와 혼동을 일으킬 수밖에 없는 동일한 도메인이름이다 (규정4(a)(i)).
둘째, 신청인은 피신청인에 대하여 “정관장”이라는 표장을 도메인이름으로 사용하도록 허락한 바 없다. 또한, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 않고서 영업을 할 수 없다고 볼 수 없는 점 등을 고려하면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있다는 사정을 전혀 발견할 수 없다(규정 4(a)(ii)).
셋째, 분쟁도메인이름은 신청인의 등록된 상표와 동일 • 유사하고, 분쟁도메인이름을 기반으로 개설된 홈페이지에서는 상기 등록상표의 지정상품과 동일 • 유사한 상품이 판매되고 있으므로 피신청인은 신청인의 상표권을 침해하고 있다. 분쟁도메인이름으로 접속되는 홈페이지의 구성상, 피신청인은 상업상 이득을 얻을 목적으로 마치 신청인과 사업상 관계 내지 제휴관계가 있는 것처럼 혼동을 야기시켜 수요자들을 자신의 홈페이지로 유인하고 있다. 피신청인은 홍삼이 함유된 건강식품을 판매하는 자로서 신청인과 경업관계에 있으며 신청인의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있는 것이 자명하다 (규정4(a)(iii), 4(b)). B. 피신청인의 주장
피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 도메인이름인 보다 먼저 등록하였는데 신청인이 피신청인보다 나중에 등록한 도메인이름을 가지고 먼저 등록한 도메인이름을 이전하라고 요구하는 것은 억지 주장이다. 이는 마치 신청인이 , , 등 정관장과 일반최상위 도메인이름으로 구성된 도메인이름을 모두 신청인 소유라고 주장하는 것과 마찬가지다.
신청인이 주장하는 정관장 상표권은 한국 상표권인데 이를 가지고 국제도메인이라고 할 수 있는 분쟁 도메인이름에 대한 권리를 주장할 수 없다.
그러므로 분쟁도메인이름을 신청인의 소유라고 주장할 수 없다. 6. 검토 및 판단
규정 제4조(a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.
(ⅰ) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ⅱ) 등록인이 해당 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(ⅲ) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다. A. 상표와 도메인이름의 동일 • 유사성
신청인이 제출한 기록을 살펴보면 신청인은 표장 정관장과 정관장의 한자 표기의 결합상표에 관하여 한국에서 분쟁도메인이름 등록 이전에 상표를 등록한 상표권자임을 알 수 있다. 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”과 같은 일반적으로 식별력이 없는 일반최상위 도메인이름을 제외하고 보면 신청인의 표장과 그 한글 문자 구성이 동일하므로 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인이 도메인이름을 등록한 것보다 먼저 등록하였는데 신청인이 피신청인보다 나중에 등록한 도메인이름을 가지고 먼저 등록한 도메인이름을 이전하라고 요구하는 것은 억지이며 신청인이 주장하는 정관장 상표권은 한국 상표권인데 이를 가지고 국제도메인이라고 할 수 있는 분쟁도메인이름에 대한 권리를 주장할 수 없다고 주장하고 있으나, 규정 제4조 (a)(i)에서 말하는 신청인의 상표는 한국 상표권만으로도 충분하며 피신청인이 신청인보다 관련 유사 도메인이름을 먼저 등록하였다고 하여 다를 바 없으므로 이 점에 관한 피신청인의 주장은 이유 없다.
B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 규정 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 입증해야 하지만 그런 소극적 사실은 신청인이 완전히 입증하는 것이 일반적으로 불가능하므로, 반증이 없다면 그대로 인정되는 정도의 입증을 할 경우 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다. 참조: Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,WIPO Case No. D2003-0455 (규정 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인에게 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환되기 전에 신청인은 먼저 도메인 이름에 관해서 반증이 없다면 그대로 인정되는 정도의 입증을 하면 충분하고 (a prima facie case), 그럴 경우 피신청인이 권리와 정당한 이익이 있음을 입증해야 한다.)
신청인은 피신청인에 대하여 “정관장”이라는 표장을 도메인이름으로 사용하도록 허락한 바 없으며, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 않고서 영업을 할 수 없다고 볼 수 없는 점 등을 고려하면 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있다는 사정을 전혀 발견할 수 없다고 주장하고 있다.
살펴보건대, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 취지의 신청인의 주장은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있다는 반증이 없는 한 인정하기에 충분하다고 판단되는 바, 피신청인에게 분쟁도메인 이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환된다고 할 것이다.
그런데 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인이 도메인이름을 등록한 것보다 먼저 등록하였는데 신청인이 피신청인보다 나중에 등록한 도메인이름을 가지고 먼저 등록한 도메인이름을 이전하라고 요구하는 것은 억지라는 취지로 주장하고 있는 바, 이런 주장만으로는 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 인정할 수 없다. 따라서 신청인은 규정 제 4조(a)항 (ii)의 요건 사실을 성립하였다. 참조: De Agostini S.p.A v. Marco Cialone,WIPO Case No. DTV2002-0005; Accor v. Eren Atesmen,WIPO Case No. D2009-0701.
C. 피신청인의 부정한 목적
신청인은 또한 신청인의 증거 제11호증을 들며, 피신청인은 분쟁도메인이름에 의해 개설된 홈페이지를 통해 국내 다양한 제조업체들에 의해 생산된 인삼, 홍삼 건강기능식품을 판매하는 자로서 신청인과 동종의 사업을 영위하고 있는 자인데, 피신청인이 신청인의 등록상표이자 주력 제품 브랜드 명칭인 “정관장”을 그대로 모방하여 분쟁도메인이름 등록을 선점함으로써 신청인의 도메인이름 등록을 방해하고, 신청인의 정관장 상표에 화체된 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 함이 명백하므로 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용 행위는 신청인의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 한 것인바 규정 제4조(b)항(iii)호에 해당한다고 주장하고 있다.
살펴보면, 피신청인은 신청인의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 명칭을 도메인이름으로 등록하여 그 이름으로 개설한 웹사이트에서 다양한 제조업체들에 의해 생산된 인삼, 홍삼 건강기능식품을 판매하는 자로서 신청인과 동종의 사업을 영위하고 있는 자임이 인정되고, 피신청인이 신청인의 등록상표이자 주력 제품 브랜드 명칭인 “정관장”을 그대로 모방하여 분쟁도메인이름 등록을 선점함으로써 신청인의 도메인이름 등록을 방해하고, 신청인의 정관장 상표에 화체된 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 함을 부인하기 어렵다고 할 것이므로 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용 행위는 신청인의 사업을 방해하는 결과를 초래할 것인바 이와 같은 사업 방해 행위는 규정 제4조(b)항(iii)호에 해당한다고 할 것이다.
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 기반하여 개설된 홈페이지를 통해 신청인 등록상표의 지정상품들과 동일, 유사한 “가공된 홍삼, 홍삼이 함유된 건강차, 홍삼 농축액기스, 홍삼이 함유된 건강기능식품” 등을 판매하고 있는 바, 피신청인은 신청인의 등록상표인 정관장 표장을 사용하여 그 지정상품들과 동일•유사한 상품을 판매함으로써 신청인의 등록상표권을 침해하고 있다고 주장하고 있다.
피신청인은 해당 홈페이지의 좌측 메뉴에 신청인의 등록상표와 동일•유사한 “정관장 홍삼”을 표기하고 있으며, 해당 메뉴의 하위 메뉴에 해당하는 “농축액, 뿌리삼”, “홍삼액 상품”, “키즈 청소년상품”, “기능성상품”, “기호상품” 및 “선물세트” 메뉴에서 신청인의 “정관장” 제품들 (정관장 홍삼정 플러스, 정관장 홍삼정지(G)클래스, 정관장 홍삼정에브리타임, 정관장 홍삼정환골드, 정관장 홍삼정 마스터클래스, 정관장 홍삼정옥고, 정관장 홍삼톤 골드 등)을 판매 하고 있다 (신청인의 증거 제11호증: “www.정관장.com” 홈페이지 캡쳐화면). 신청인은 또한 신청인의 “정관장” 홍삼 제품은 엄격한 제품 품질 관리 정책 하에 신청인의 직영점 및 가맹점에서만 판매되는 상품으로서 신청인 및 신청인의 허락 하에 운영되는 가맹점 외에서는 판매될 수 없는 상품인 점을 고려할 때, 메인 메뉴에 “정관장 홍삼”을 표기하는 것만으로도 해당 홈페이지가 신청인의 공식 온라인 판매 사이트로 오인될 가능성이 매우 높다고 주장하고 있다.
나아가 신청인은 피신청인이 해당 홈페이지의 “고객센터”의 “도매승인요청” 메뉴에서 도매 구매를 희망하는 업체가 사업자등록증의 이미지 파일을 전송하면 심사 후 도매 유통을 허락하는 방식으로 홍삼 제품 도매상을 모집하고 있으며, 이에 만약 일반 수요자가 해당 홈페이지를 보게 된다면 피신청인이 신청인과 특정 제휴관계 내지 사업관계가 있는 것으로 오인될 가능성이 크다고 주장하고 있다 (신청인의 증거 제11호증 참조). 신청인은 또한 분쟁도메인이름으로 홈페이지에 접속할 경우 해당 URL이 “”으로 자동 변경되는 것을 알 수 있는데, “kgc”는 신청인의 영문명칭, “Korea Ginseng Corporation”의 약칭인 점, 신청인의 공식 홈페이지가 “” (신청인의 증거 제7호증 참고), 공식 온라인 쇼핑몰이 “”인 점을 고려할 때 (신청인의 증거 제13호증: 한국인삼공사 공식 온라인 쇼핑몰 캡쳐화면), 수요자들이 분쟁도메인이름을 통해 해당 홈페이지에 접속할 경우 피신청인이 신청인으로부터 허가 받은 온라인 판매업체라고 오인할 수 밖에 없으며 이는 신청인이 소유하고 있는 등록상표를 서비스표적으로 사용하는 것으로서 신청인의 상표권에 대한 침해를 구성한다고 주장하고 있다. 또한, 신청인은 분쟁도메인이름에 기반하여 개설된 웹페이지 “www.정관장.com”은, “” 사이트로 포워딩되도록 되어 있는데, 이 “” 사이트에서 판매하는 상품은 주로 “농협 한삼인”의 상품이고 “농협 한삼인”은 국내 홍삼시장 제2위 업체로서 신청인과 홍삼 시장에서 경쟁관계에 있는 한삼인 제품을 판매하고 있으며, 이러한 행위 또한 상표권 침해 행위이자 규정 제4조(b)항(iv)호에 해당한다고 주장하고 있다.
신청인의 위 주장과 제출한 증거를 종합해 볼 때, 피신청인이 신청인의 등록상표 정관장을 그대로 본 따 분쟁도메인이름을 등록하고 해당 홈페이지에서 신청인의 “정관장” 제품 및 경쟁자의 제품을 판매하고 있는 사실이 인정된다. 또한, 피신청인이 분쟁도메인이름을 통해 상업상 이득을 얻을 목적으로 해당 홈페이지를 마치 신청인과 특정한 사업상 관계 내지 제휴관계가 있는 것처럼 운영하고 있는 사실이 인정되며 그와 같은 홈페이지의 내용과 운영방식은 인터넷 사용자로 하여금 신청인의 정관장 등록상표와 오인 • 혼동하게 할 가능성이 높다고 할 것이다. 그 결과 피신청인은 신청인의 “정관장” 제품을 찾는 수요자들을 피신청인의 홈페이지로 유인하여 부당한 이익을 얻음으로써 신청인이 오랜 기간 쌓아놓은 신청인의 정관장 상표의 명성과 식별력에 손상을 입히게 할 것임이 인정된다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용 행위는 규정 제4조(b)항(iv)호에 해당한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 신청인은 규정 제4조(a)항 소정의 요건을 모두 충족하였으므로 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 도메인이름 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.
Ho Hyun Nahm, Esq.
단독패널위원 남호현
일자: 2014년 12월4일
Full & Egal Universal Law Academy