El Demandante es Bankoa, S.A. con domicilio en Donostia-San Sebastián, España, representado por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es Julen Manzano Lejarza con domicilio en Barakaldo, España, representado por si mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El registrador del citado nombre de dominio es 10dencehispahard, S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de octubre de 2014. El 3 de octubre de 2014 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de octubre de 2014 10dencehispahard, S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y proveando los datos de contacto del registrante del nombre de dominio en disputa los cuales no figuraban en en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante el 7 de octubre de 2014 suministrando el registrante y los datos de contacto propocionados por el Registrador, e pidiendo al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda el 9 de octubre de 2014.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de octubre de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de octubre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 29 de octubre de 2014.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de noviembre de 2014, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de las siguientes marcas:
- Marca española número 2.835.719 “BANKOA” , registrada en clases 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.
- Marca española número 769.464 “BANKOA”, registrada en clase 36.
- Marca española número 852.719 “BANKOA BANCO INDUSTRIAL DE GUIPUZCOA”, registrada en clase 36.
- Marca española número 1.326.601 “BANKOA” , registrada en clase 35
- Marca española número 1.326.642 “BANKOA”, registrada en clase 4.
- Marca española número 1.326.668 “BANKOA”, registrada en clase 30.
- Marca española número 2.070.210 “LINEA ABIERTA BANKOA” , registrada en clase 38.
- Marca española número 2.970.801 “BANKOA”, registrada en clases 2, 3, 10, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 y 34.
- Marca española número 852.720 “BANKOA BANCO INDUSTRIAL DE GUIPUZCOA, S.A.
BANKOA” , registrada en clase 1.
- Marca española número 2.976.653 “BANKOA”, registrada en clases 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 37, 38, 39, 40 y 41.
- Marca Internacional número 586.286 “BANKOA”, registrada en clases 35 y 36 en Bruselas, Alemania, Francia, Italia y Portugal.
El nombre de dominio se registró el 22 de septiembre de 2014. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Alega el Demandante que el nombre de dominio es idéntico al signo distintivo BANKOA pues no existe diferencia alguna entre ambos por lo que el término BANKOA se reproduce íntegramente en el nombre de dominio.
Respecto del segundo de los requisitos, considera el Demandante que el Demandado no es titular de marca registrada o razón social con la denominación “bankoa”. Continúa manifestando no haber concedido autorización o uso de la marca BANKOA a favor del Demandado, y entiende que la única razón para la que el Demandado procedió al registro del dominio en disputa fue la de intentar solucionar otros conflictos de distinta naturaleza que vinculan a ambos. En ese sentido aporta correo electrónico del Demandado de fecha 22 de septiembre de 2014. Por lo demás, entiende que no obstante el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión de acuerdo con decisiones anteriores del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, la opinión de un tercero sobre una empresa o institución no tiene por qué expresarse a través de la utilización de la marca de un tercero. Concluye, por todo lo anterior, declarando la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado.
Finalmente y respecto al tercero de los requisitos, entiende que como consecuencia de la ejecución hipotecaria que inició el Demandante contra el Demandado por los impagos de determinado crédito, surgieron desavenencias que determinaron el presente conflicto. Así no sólo registró el Demandado el dominio en disputa, sino que procedió a crear un perfil en Facebook para denunciar al Demandante e informar a terceros de los supuestos agravios que se le habían causado al Demandado.
Considera, además, que el uso del sitio web al que dirige el dominio está inactivo toda vez en ella sólo se indica ser un punto de información sobre el Demandante además de esperar convertirse en un foro de reunión e información de clientes del Demandante.
Se reitera el Demandante en que para ejercitar los derechos que se le reconocen al Demandado no es necesario utilizar la marca de un tercero. Y, concluye calificando como infracción de la Ley de Marcas el uso de BANKOA como nombre de dominio de conformidad al artículo 34.3 e). B. Demandado
El Demandado considera que examinados los registros marcarios aportados no encontró reserva de marca para su uso como asociación sin ánimo de lucro.
Por lo demás, relata que adquirido el nombre de dominio se colgó incialmente una web en construcción indicando que el proyecto estaba en fase de desarrollo así como expresando las finalidades perseguidas a través de la misma, y que la web funcional se colgó con fecha de 15 de octubre. Por ello considera que no es comparable el contenido de la web del Demandante con la web estática que informaba sobre el proyecto.
Por otra parte, entiende que el nombre de dominio genérico de primer nivel es importante a los efectos de indicar al usuario la identidad real de la página en la que se encuentra proveyendo información sobre el uso de la misma.
Concluye el análisis de este primer requisito alegando que el nombre de dominio no muestra parecido alguno con el nombre de dominio y su sitio web asociado lo que evita que pueda ser confundido por los usuarios del Demandante.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos alega el Demandado ser Presidente de la “Asociación de Afectados por Bankoa”, entidad constituida legalmente el 26 de septiembre y tener solicitada su inscripción en el registro de Asociaciones del Gobierno Vasco el 6 de octubre pasado. Aporta documento de cesión de uso del dominio a favor de dicha Asociación. Con cuanto antecede, concluye ser titular de derechos e intereses legítimos respecto del dominio pues sirve de medio para poder tramitar y gestionar los abusos del Demandante a través de la Asociación.
Finalmente concluye el Demandado que no puede existir mala fe cuando se pretende cumplir con los objetivos lícitos de una Asociación. Por ello, nunca ha intentado utilizar el nombre de dominio para desviar a los consumidores de forma equivocada hacia la web de la Asociación. Y considera que del mismo modo que el Demandante tiene derecho a utilizar el dominio más sencillo como es el término “bankoa” lo que le permite facilitar su posicionamiento, también tiene la Asociación derecho a utilizar en tanto referida al núcleo principal del fundamento de la Asociación. 6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandante ha demostrado ser titular de numerosas marcas sobre el término BANKOA en virtud de inscripción ante la Oficina Española de Patentes y Marcas además de contar con registros internacionales.
Por otro lado debe insistirse que en el proceso comparativo entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Demandante generalmente no debe tenerse en cuenta el nombre de dominio genérico de primer nivel. Es decir, en este caso no es necesario tomar en cuenta en el análisis del primer elemento de la Política.
Siendo así las cosas, resulta evidente que entre la marca española BANKOA del Demandante y el nombre de dominio en disputa del Demandado, existe identidad absoluta--identidad que puede dar lugar a confusión a los efectos de la Política.
Así pues este Experto considera que el Demandante ha probado el cumplimiento del primer requisito del párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
A la vista de las alegaciones expresadas por las partes, este Experto considera conveniente reproducir la argumentación del experto en Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Jose Ma. Morán Llanes/MaestroWeBlog, Caso OMPI No. D2008-1400 por las evidentes coincidencias. Así pues se decía en la misma:
“En el presente caso es menester traer a colación la cuestión controvertida, por la existencia de decisiones con diverso parecer, sobre si el registro de un nombre de dominio cuyo nombre de dominio de segundo nivel es idéntico a la marca de la que es titular el Demandante, tiene derechos o intereses legítimos, a los efectos de la Política, en el supuesto que el Demandado haya registrado y utilizado el mismo, con la única finalidad de criticar al Demandante, sin fines ulteriores de lucro.
En este sentido WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions aprecia estas diferentes posturas entre los Expertos y las explica apoyándolas en la nacionalidad de los mismos, por lo que distingue entre decisiones EEUU y no-EEUU. De hecho, algunos panelistas estadounidenses consideran que dicha diferencia tiene su origen en el hecho de que el derecho a la libertad de expresión en los Estados Unidos de América, es un principio constitucional bastante desarrollado, arraigado y reconocido. En base a lo anterior se podría decir que en los casos relativos a nombres de dominio idénticos y a través de los cuales se ejerce el derecho a crítica, referidas a sujetos estadounidenses, es posible que estos casos sean resueltos a favor del Demandado y en caso de referirse a sujetos de distintas jurisdicciones es posible que sean resueltos en favor del Demandante.
No obstante y, como acertadamente queda recogido en Chelsea and Westmister Hospital NHS Foundation Trust v. Frank Redmond,Caso OMPI No. D2007-1379 el derecho a la libertad de expresión o a la sana crítica, en el ámbito de la Política, queda muy alejado a consideraciones territoriales para lo cual recurre, entre otros muchos argumentos, al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos según el cual:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Traducción del Experto).
En definitiva, no cabe tener un criterio apriorístico al examinar la existencia o no en el Demandado de derechos o intereses legítimos sobre el uso del nombre de dominio en disputa sino que, independientemente del lugar donde radique el conflicto, debe analizarse la prueba aportada por ambas partes para valorar la presencia o no de tales derechos o intereses. Es más, tal calificación deberá realizarse independientemente del derecho nacional susceptible de ser aplicado al centrarse la cuestión en la aplicación de la Política así como en los principios generales del derecho que son reconocidos en todo el mundo tanto en relación al derecho de la libertad de expresión como a los derechos de propiedad intelectual.
Cuanto antecede permite centrar el análisis de este segundo requisito en los indicios, evidencias, recursos u otro de tipo de pruebas que presentados por las partes el Experto pueda determinar el cumplimiento o no de este segundo requisito.
Pues bien, el Demandante ha probado que no ha autorizado o licenciado al Demandado el uso de su marca BANKOA como nombre de dominio. Tampoco consta que el Demandado sea titular de una marca respecto del término “bankoa”. Con ello, entiende este Experto, que el Demandante ha logrado establecer prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias debe ser el Demandado el que ahora tenga el compromiso de demostrar que tiene derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa.
El Demandado, por su parte, funda su derecho o interés legítimo en el ejercicio de su derecho a paralizar actuaciones del Demandante caracterizadas como fraudulentas por lo que la solicitud del dominio y posterior cesión de uso a la Asociación permitía poder gestionar y tramitar los abusos del Demandante. Que a tal efecto procedió a constituir la “Asociación de Afectados por Bankoa”. Asociación constituida legalmente conforme a derecho a pesar de no constar su presentación ante el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco ni la solicitud del identificador fiscal ante el Departamento de Economía del propio Gobierno Vasco.
Por otra parte, es cierto que el dominio se encontraba inactivo cuando el Demandante presentó su escrito de Demanda. No obstante, debemos notar que existía una leyenda advirtiendo de la finalidad del sitio web en construcción. Por tanto, el Experto considera que no es necesario referirse al sitio web que posteriormente puso en funcionamiento una consecuencia de la recepción de la Demanda por el Demandado en el que se le comunicaba el inicio del procedimiento.
Por otra parte, la web es estática y no aparece o no se puede acceder a contenido sobre la entidad financiera del Demandante o incluso foro a fin de determinar y comprobar su actividad con otros usuarios. No obstante, habida cuenta del escaso plazo de tiempo transcurrido desde el registro del dominio en disputa (el pasado mes de septiembre) poco más se le podría exigir. Efectivamente, esta circunstancia temporal impide exigir al Demandado más que las intenciones reales de preparación de uso de dominio a los fines previstos tal y como queda probado.
Con todo entiende este Experto que la situación alegada por el Demandado, con sus pruebas aportadas, permite calificar la existencia de interés legítimo con fundamento en la constitución de la Asociación con carácter previo a la comunicación del presente procedimiento, el anuncio contenido en la web en construcción que finalmente se materializa, así como la propia web de la Asociación lo que hacen crear una apariencia merecedora de protección a la vista de las pruebas presentadas.
Nótese además que en opinión de este Experto, encontrándonos dentro del ámbito de la Política, el derecho a la libertad de expresión del Demandante debe prevalecer ya que como decíamos nos encontramos ante una apariencia de derecho merecedora de protección.
Consecuentemente, este Experto considera que el Demandante no ha demostrado que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa en los términos del párrafo 4(c)(iii) de la Política, por lo que no queda probado el segundo de los requisitos. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Siendo así las cosas en cuanto al segundo de los requisitos este Experto considera innecesario el análisis del tercer requisito. 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 16 de noviembre del año 2014
Full & Egal Universal Law Academy