Le requérant est SQLI de la Plaine Saint Denis, France, représenté en interne.
Le défendeur est JASSP SAS de Champs sur Marne, France. 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par SQLI auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 novembre 2014. En date du 6 novembre 2014, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 7 novembre 2014, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 12 novembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 décembre 2014. Le défendeur a fait parvenir une réponse le 2 décembre 2014, puis une nouvelle version de sa réponse le 4 décembre 2014 en précisant que la première réponse était un document de travail.
En date du 18 décembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la Commission administrative décide de l'admissibilité de la réponse additionnelle du défendeur. La Commission administrative note en effet que la première version de la réponse adressée par le défendeur est vraisemblablement une version de travail et que le requérant n'a manifesté jusqu'au jour de la présente décision, aucune objection ni opposition à la prise en compte de cette réponse additionnelle. 4. Les faits
Le requérant est une société spécialisée dans la vente de prestations de services informatiques.
Le requérant est titulaire des marques verbales françaises suivantes:
- GROUPE SQLI, No. 99807757, déposée le 13 août 1999 et renouvelée le 24 juin 2009, pour des produits ou services des classes 35; 38; 41;
- SQLI, No. 003017877, déposée le 29 mars 2000 et renouvelée le 15 mars 2010, pour des produits ou services des classes 35; 41; 42.
Le requérant est titulaire de la marque verbale internationale suivante:
- SQLI, No. 744 697, déposée le 19 octobre 2010 pour l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse, pour des produits ou services des classes 35; 41; 42.
Le requérant est titulaire des marques figuratives suivantes:
- SQLI GROUP, (vignette), No. 103720971, déposée le 12 mars 2010 pour des produits ou services des classes 35; 38; 41; 42;
- le logo en couleur de SQLI, No. 003059112, déposée le 19 octobre 2000 et renouvelée le 24 juin 2010 pour des produits ou services des classes 9; 35; 38; 41; 42;
- S GROUP (logo), No. 113828842, déposée le 5 mai 2011 pour des produits ou services des classes 9; 35; 38; 41; 42;
- S (logo), No. 113828824, déposée le 5 mai 2011 pour des produits ou services des classes 9; 35; 38; 41; 42.
Le 6 novembre 2014 le requérant a déposé une demande d'enregistrement auprès de l'OMPI de la marque SQLI en Tunisie.
Le requérant a également réservé les noms de domaine suivants:
- le 27 août 1996; et
- le 26 août 1998.
Le défendeur est la société JASSP SAS qui est une société spécialisée dans la vente de prestations de services informatiques.
Le défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux le 7 mai 2013. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le requérant soutient que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les marques SQLI, avec les logos SQLI et les noms de domaines comprenant le terme "sqli" sur lesquels il détient des droits exclusifs.
Le requérant soutient également que le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et qu'il a sciemment déposé le nom de domaine litigieux afin de profiter de la notoriété et de la renommée dont il bénéficie, pour développer son activité tant en France qu'en Tunisie. Le requérant souligne que le terme "sqli" n'a fait l'objet d'aucun dépôt de marque en Tunisie et que le défendeur a explicitement reconnu dans son courriel du 3 septembre 2014 vouloir profiter de sa notoriété et développer une activité de prestataire informatique.
Le requérant prétend également avoir adressé au défendeur le 10 octobre 2014 une mise en demeure de cesser l'utilisation du nom de domaine litigieux.
Le requérant soutient que le défendeur utilise en toute mauvaise foi le nom de domaine litigieux et qu'il a cherché à créer une confusion évidente entre ses services et celui du requérant et profiter ainsi de la renommée du requérant pour développer ses activités en France et en Tunisie et attirer indûment de nouveaux clients.
Le requérant demande donc que le nom de domaine lui soit transféré. B. Défendeur
Le défendeur indique tout d'abord que le requérant désigne confusément trois destinataires dans sa plainte à savoir:
- M. Sboui;
- la société JASSP SAS; et
- la société tunisienne SQLI Services.
Le défendeur explique que le nom de domaine litigieux aurait été réservé par M. Sboui, Président de la société JASSP SAS, à titre personnel. Par la suite, une demande de transfert du nom de domaine litigieux aurait été réalisée au profit de la société SQLI Services qui exploite le nom de domaine litigieux. Cette demande serait en cours de réalisation.
Le défendeur précise qu'il est majoritairement fait référence à un seul défendeur, la société tunisienne SQLI Services immatriculée le 17 avril 2013 et que la société JASSP SAS n'a jamais utilisé le nom de domaine litigieux, celui-ci ayant seulement été utilisé par la société tunisienne SQLI Services afin de présenter ses activités qui seraient uniquement orienté vers le marché tunisien.
Le défendeur souligne que le choix du nom de domaine litigieux est légitime car il fait référence aux compétences des fondateurs de la société SQLI Services (SQL Ingenierie Service) en programmation informatique en langage informatique SQL server (Structured Query Language). En ce sens, le défendeur fait valoir que de nombreuses sociétés ont également choisi le nom du programme informatique SQL comme composant de leur nom d'entreprise, de leurs marques et/ou de leurs noms de domaine. Le défendeur précise que le requérant n'a jamais agi contre ces sociétés alors que les mêmes arguments pourraient leur être opposés. Le défendeur fait valoir que le site internet exploité sous le nom de domaine litigieux n'a servi que pour être la vitrine de ses activités en Tunisie, qu'il a fait un usage commercial légitime du nom de domaine sans avoir l'intention de concurrencer le requérant. Le défendeur avance également que la société tunisienne SQLI Services serait légalement propriétaire de la marque tunisienne SQLI SERVICES, que le nom de domaine correspond à sa dénomination sociale et qu'il n'a pas acheté le nom de domaine français , ni le nom de domaine tunisien . Il précise en outre que le requérant n'a aucune activité en Tunisie, qu'il n'a pas d'établissement en Tunisie, qu'il n'a pas réservé le nom de domaine et que la marque par laquelle il étaye sa plainte a fait l'objet d'un dépôt en Tunisie le 6 novembre 2014, soit le même jour que la plainte. Selon le défendeur, le fait que le requérant n'ait pas réservé les extensions du nom de domaine litigieux, qui sont toujours disponibles, démontrerait l'absence d'utilité de ce nom de domaine pour celui-ci. Enfin, le défendeur considère que le fait que le requérant n'ait pas auparavant déposé une marque désignant ce pays témoigne de son désintérêt pour le développement de son activité en Tunisie.
Le défendeur réfute la similarité ou l'identité du nom de domaine litigieux avec des produits ou services sur lesquels le requérant a des droits. Il soutient que le nom de domaine se différencie du nom de domaine . Il souligne que le site internet utilisant le nom de domaine litigieux n'apparaît pas dans les moteurs de recherche et que son activité n'est pas semblable à celle du requérant. Le défendeur soutient également que le choix du nom de domaine litigieux n'est pas de nature à introduire une confusion dans l'esprit des internautes dans la mesure où il n'a jamais utilisé les logos et chartes graphiques du requérant.
Le défendeur affirme que le nom de domaine litigieux a été acheté de bonne foi et qu'il n'a jamais cherché à profiter de la notoriété du requérant, ce nom de domaine correspondant à la dénomination sociale de SQLI Services. Il précise avoir vérifié sa disponibilité dans toutes les extensions (".fr", ".eu", ".org", ".net"…) et n'avoir enregistré ni le nom de domaine français , ni le nom de domaine tunisien . Il soutient que sa bonne foi peut en outre être démontrée par le fait de ne jamais avoir demandé le référencement de son site internet par le mot clé "sqli". Le défendeur avance également qu'il n'a jamais démarché les clients ou fournisseurs du requérant ni participé à des salons professionnels en France, ni publié des communiqués de presse en France. Enfin, le défendeur affirme que le requérant a menti en affirmant l'avoir contacté et informé du litige par un courrier de mise en demeure en date du 10 octobre 2010 (en réalité du 10 octobre 2014) qu'il n'aurait jamais reçu.
Le défendeur demande en conséquence à la Commission administrative de constater qu'il y a recapture illicite du nom de domaine . 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver cumulativement que:
(i) le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache;
(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le défendeur. A. L'identité du défendeur
A titre liminaire, la Commission administrative constate que l'unité d'enregistrement a confirmé que le titulaire du nom de domaine litigieux est la société JASSP SAS. Dans sa plainte le requérant soumet que le défendeur exploite le nom de domaine "dans le cadre de ces activités via la société française JAPP [sic] et la société tunisienne SQLI Services". Au vu des soumissions du requérant et des annexes de la plainte ainsi que des soumissions du défendeur dans sa réponse, la Commission administrative considère qu'il y a un lien entre le défendeur JASSP SAS et la société tunisienne SQLI Services. Ainsi, toute référence au défendeur dans cette décision est faite, le cas échéant, soit en relation avec JASSP SAS ou à la société tunisienne SQLI Services. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le requérant est titulaire des marques françaises Groupe SqlI, Sqli et de la marque internationale Sqli ainsi que de noms de domaine comprenant le terme "sqli".
A cet égard, la Commission administrative relève que le lieu de protection de la marque, sa date d'enregistrement, ou encore les biens et/ou services pour lesquelles elle a été enregistrée importent peu pour déterminer si le requérant détient ou non des droits sur la marque. Ainsi, pour l'étude du premier critère posé au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le fait que les marques du requérant ne soient pas enregistrées en Tunisie est indifférent, de même que le fait que le requérant n'ait pas enregistré de nom de domaine avec une extension en . De même, la Commission administrative considère que le fait que d'autres entités aient enregistré des noms de domaine reprenant le terme "sqli" ne prive pas le requérant de ses droits sur les marques SQLI.
Le nom de domaine litigieux comprend le terme "sqli" qui est la reproduction à l'identique du terme composant les marques dont le requérant est titulaire.
La Commission administrative précise que sur le fondement des principes directeurs, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou similaire à la marque du requérant (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c. Vladimir Ulyanov,Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG c, ,Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong,Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleR, Domain Admin,Litige OMPI No. D2010-1059).
De plus, d'autres décisions ont conclu que l'addition de termes génériques ne permet pas d'écarter le risque de confusion (voir DHL Operations B. V and DHL International GmbH c. Diversified Home Loans,Litige OMPI No. D2010-0097; Nintendo of America, Inc. c. Gray West International,Litige OMPI No. D2000-1219; GA Modefine S.A. c. Mark O'Flynn,Litige OMPI No. D2000-1424).
En l'espèce, l'addition du terme "services" au terme "sqli" ne permet pas d'écarter la confusion avec les marques et noms de domaine du requérant.
En conséquence, la Commission administrative retient que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) est vérifié. C. Droits ou légitimes intérêts
Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
En l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant ait autorisé le défendeur à utiliser ses marques et le requérant indique en outre qu'aucune marque comprenant le terme "sqli" n'a été enregistrée en Tunisie par le défendeur.
Selon le paragraphe 4(c) Principes directeurs, l'intérêt légitime qui s'attache au nom de domaine litigieux peut-être constitué, en particulier si:
(i) avant d'avoir connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage noncommercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits de produits ou de service en cause.
La Commission administrative relève, s'agissant de la marque tunisienne SQLI-SERVICES, que le défendeur n'apporte pas la preuve de son enregistrement par le biais de certificat d'enregistrement et que le requérant conteste que le terme "sqli" ait fait l'objet d'aucun dépôt de marque en Tunisie.
Toutefois, il apparaît que le nom de domaine litigieux est utilisé par la société tunisienne SQLI Services, dont la dénomination sociale correspond exactement au nom de domaine litigieux.
En outre, la Commission administrative constate que cette société utilise le nom de domaine litigieux pour promouvoir la vente de ses prestations de services informatiques en Tunisie et que le défendeur a adopté une charte graphique qui se différencie nettement de celle du site internet du requérant. Le défendeur établit avoir développé une activité réelle autour de la dénomination "Sqli-Services".
La Commission administrative relève en outre que le requérant se borne à prétendre que le défendeur aurait sciemment enregistré le nom de domaine litigieux pour profiter de la notoriété du requérant et tromper ses clients sur son activité. Toutefois, la Commission administrative constate que l'argumentation du requérant sur cet aspect de sa plainte est extrêmement succincte. Aucun élément de preuve n'est soumis par le requérant pour étayer cet argument, ni quant à la notoriété de la marque SQLI, ni quant au détournement de clientèle, d'autant qu'il n'apparaît pas que le requérant soit présent sur le territoire tunisien où le défendeur exerce ses activités.
Etant donné que la dénomination sociale de la société tunisienne SQLI Services correspond au nom de domaine litigieux et que le défendeur établit avoir développé une activité autour de cette dénomination en Tunisie, la Commission administrative considère qu'il ne lui appartient pas dans le cadre d'une procédure administrative UDRP de trancher la question de savoir dans quelle mesure le défendeur pouvait légitimement lancer son activité sans porter atteinte aux droits antérieurs du requérant. Cette question implique une analyse approfondie de la protection à accorder aux marques du requérant sur des territoires non couverts par les enregistrements, ainsi qu'une analyse du caractère notoire de ces marques en Tunisie.
La Commission administrative estime que cette analyse dépasse le cadre de la procédure de règlement des litiges administrée par le Centre, celle-ci ayant, comme cela a été rappelé dans plusieurs décisions, pour objectif premier d'apporter une solution aux situations de cybersquatting (voir The T, LLC c. Jeffrey S. Poploff,Litige OMPI No. D2000-1470; ITMetrixx, Inc. c. Kuzma Productions,Litige OMPI No. D2001-0668).
Il découle des éléments évoqués ci-dessus et de l'absence d'éléments probants rapportés par le requérant, que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n'est pas établi par le requérant. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit rapporter la preuve que les trois critères posés à ce paragraphe sont cumulativement réunis.
La Commission administrative ayant été amenée à considérer que le second critère n'était pas rempli, il n'est pas nécessaire d'étudier le troisième critère pour se prononcer sur le présent litige. E. Sur la recapture illicite du nom de domaine
En application du paragraphe 15(e) des Règles d'application, "(…)si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative".
En l'espèce la Commission administrative ne dispose pas d'éléments laissant penser que le requérant a introduit la plainte de mauvaise foi. 7. Décision
Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des règles, la Commission administrative rejette la plainte.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 6 janvier 2015
Full & Egal Universal Law Academy