La Demandante es DIRECTV, LLC, con domicilio en El Segundo, California, Estados Unidos de América, representada por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, Estados Unidos de América.
La Demandada es TPI Paginas Amarillas, con domicilio en Lima, Perú. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “nombre de dominio en disputa”).
El registrador del citado nombre de dominio es Acens Technologies, S.L.U. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de noviembre de 2014. El 13 de noviembre de 2014 el Centro envió a Acens Technologies, S.L.U. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de noviembre de 2014 Acens Technologies, S.L.U. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 17 de noviembre de 2014 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, y notificando deficiencias administrativas de la Demanda, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 21 de noviembre de 2014.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de diciembre de 2014. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de enero de 2015. La Demandada no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de enero de 2015.
El Centro nombró a Rodrigo Velasco Santelices como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de enero de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
DIRECTV es un prestador de servicios de televisión digital satelital que presta servicios de esta naturaleza desde el año 1994.
La expresión “DIRECTV” forma parte del nombre de la empresa, y es asimismo una marca comercial para la identificación de sus servicios, teniendo varios registros para DIRECTV en la Oficina Central de Registro de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos (“USPTO)”, que incluyen el Registro No. 2.698.197, de fecha 18 de marzo de 2003, el Registro No. 3.085.552, de fecha 25 de abril de 2006, y el Registro No. 2.503.432, de fecha 6 de noviembre de 2001.
A la fecha de la presente decisión, se deja constancia que el nombre de dominio en disputa, no se encuentra disponible. Sin embargo, en la documentación acompañada en el Anexo D de la Demanda, no objetada por la Demandada, se acompaña la impresión de la página identificada bajo el nombre de dominio en disputa, de fecha 12 de noviembre de 2014, en el cual se aprecia el ofrecimiento de un servicio de instalación de antenas de prepago para “Directv Prepago y Antenas digitales del Gobierno”. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en su Demanda, realiza las siguientes afirmaciones:
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca comercial de la Demandante, ya que incorpora su marca registrada DIRECTV en su totalidad y agrega meramente los términos genéricos “instalación”, “antena”, y “prepago”, señalando que el agregado de las palabras o términos genéricos no hace que el nombre de dominio en disputa sea distinto a la marca de la Demandante ni quita o disminuye la confusión por la similitud que surge del nombre de dominio.
La Demandante no ha autorizado a nadie a registrar y usar el nombre de dominio en disputa. La Demandada no tiene derecho de propiedad intelectual alguno sobre cualquier marca que contenga el término “directv.” La Demandante no ha autorizado a ningún tercero a identificarse en público como “DIRECTV” o a usar la marca comercial DIRECTV en el nombre de dominio en disputa, y no existen pruebas de que la Demandada, o cualquier empresa o persona con la que estén relacionadas, se conozcan comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
El registro del nombre de dominio en disputa ha sido hecho de mala fe de parte de quien lo registró, una entidad sin relación alguna con la marca DIRECTV incluida en el nombre de dominio en disputa, lo que es prueba suficiente de la mala fe del registro y el uso, dada la fuerte notoriedad y el reconocimiento mundial de dicha marca de la Demandante, lo que haría imposible alegar de parte de la Demandada que no sabía que el registro del nombre de dominio objeto de controversia violaba los derechos de la Demandante.
El solicitante del registro en cuestión no utiliza el nombre de dominio para ningún propósito legítimo. A partir del 12 de noviembre de 2014, el nombre de dominio en disputa pasó a ser un sitio Web que ofrece la instalación de productos de DIRECTV, sin la correspondiente autorización de DIRECTV. B. Demandada
La Demandada no contestó la Demanda ni las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
De acuerdo con lo establecido en la Política y en su Reglamento, es preciso examinar la concurrencia de tres requisitos a fin de evaluar la viabilidad de la Demanda formulada. Los presupuestos de admisibilidad de la Demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política son:
- Que el nombre de dominio registrado por la Demandada, sea idéntico, y ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos.
- Que la Demandada carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De los antecedentes entregados por la Demandante, se desprende que el nombre de dominio de la Demandada puede considerarse sustancialmente similar a la marca registrada DIRECTV de la Demandante.
A este respecto cabe señalar que la adición de las expresiones “instalación”, “antena”, y “prepago” en nada disminuyen el grado de similitud que existe con la marca de la Demandante, por cuanto se trata de tres palabras genéricas y de uso común en español, las que a mayor abundamiento se encuentran cercanamente relacionadas al servicio prestado por la Demandante.
En definitiva, este Experto concuerda con lo indicado por la Demandante, en el sentido de que la mera adición de términos genéricos a una marca comercial no basta para que el nombre de dominio sea distinto a la marca de la demandante, ni quita o disminuye la confusión por la similitud que surge del nombre de dominio.
En consecuencia, este Experto considera que el nombre de dominio es confusamente similar a la marca registrada DIRECTV, por lo que se constata el cumplimiento del párrafo 4.a)i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandada no ha contestado la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha refutado las alegaciones efectuadas por la Demandante. Por consiguiente, habiéndosele notificado en forma la Demanda, el Experto interpreta el silencio de la Demandada como aceptación tácita de las afirmaciones vertidas por la Demandante en su Demanda.
Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, el Experto no ha apreciado la concurrencia de ninguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado c) del párrafo 4 de la Política. Más bien todo lo contrario, puesto que la Demandante ha demostrado eficazmente lo siguiente: que es titular de una marca registrada, que es titular de varios nombres de dominios iguales a su marca registrada; que tiene registrada una marca coincidente con la denominación controvertida, desde tiempo muy anterior al del registro del nombre de dominio en disputa; que ha hecho un uso leal y efectivo de dicha marca, y que no ha licenciado su uso o explotación a la Demandada.
Por todo ello, este Experto entiende que la Demandante ha dado también cumplimiento al segundo requisito exigido por la Política, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este tercer elemento exige que la Demandante demuestre que (1) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe y (2) está siendo utilizado de mala fe.
El párrafo 4 (b) de la Política establece una lista no exhaustiva de circunstancias que de estar presente, a juicio del Experto, son prueba suficiente de registro y utilización de un nombre de dominio de mala fe.
El nombre de dominio en disputa incorpora la marca comercial DIRECTV.
Se entiende que cuando se proceda al registro de un nombre de dominio, el apartado 2 de la Política implícitamente impone un esfuerzo de buena fe para evitar el registro y uso de nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros. La responsabilidad recae sobre el solicitante de un nombre de dominio de realizar las averiguaciones necesarias para garantizar que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola los derechos de marcas comerciales de terceros.
De los antecedentes acompañados al expediente, este Experto considera que existe base suficiente para presumir conocimiento de parte de la Demandada de la marca comercial de la Demandante. En particular, al revisar el Anexo D de la Demanda, no objetada por la Demandada, se aprecia la impresión de la página identificada bajo el nombre de dominio en disputa, de fecha 12 de noviembre de 2014, en el cual se observa el ofrecimiento de un servicio de instalación de antenas de prepago “Directv”, quedando claro que en ésta se ofrecían servicios vinculados a la Demandante y a su origen empresarial.
En consecuencia, lo anterior sólo puede llevar al Experto a la conclusión de que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación, o promoción de su sitio Web.
Adicionalmente, el Experto considera que mediante el registro de un nombre de dominio correspondiente a una marca registrada y conocida, la Demandada ha intentado desviar intencionadamente los usuarios de Internet a su página Web, con fines comerciales. Este comportamiento constituye uso de mala fe y puede empañar la reputación de la Demandante, entre otras cosas, porque atrae a los usuarios de Internet a una página Web que no corresponde a lo que están buscando, ya que nada en la página Web inidca al usuario que esta no es una página Web asociada o patrocinada por la Demandante.
Asimismo, el Experto nota que además de la oferta de servicios de instalicaion de antenas prepago “Directv”, la Demandada ofrece servicios de instalación “Antenas Digitales del Gobierno.”
En consecuencia, y por todas las razones antedichas, este Experto constata que la Demandante ha cumplido con los requisitos del párrafo 4.a.iii) de la Política 7. Decisión
Por todas las razones expuestas, y de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto que suscribe ordena que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Rodrigo Velasco Santelices
Experto Único
Fecha: 27 de enero de 2015
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