신청인: Terex Corporation, 코네티컷, 미국
신청인의 대리인: Brooks Kushman, P.C., 미국
피신청인: Hyje, 서울, 대한민국 2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁도메인이름 은 Inames Co., Ltd.에 등록되어 있다. 3. 행정절차 개요
신청인은 분쟁해결신청서를 2015년 3월 5일 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라 함)에 제출하였다. 센터는 2015년 3월 5일 Inames Co., Ltd.에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2015년 3월 6일 Inames Co., Ltd.은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다 .
센터는 2015년 3월 12일 당사자들에게 영어 및 한국어로 이 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸다. 2015년 3월 12일 신청인은 절차상의 언어를 영어로 할 것을 요청하였고, 2015년 3월 13일 피신청인은 절차상의 언어를 한국어로 할 것을 요청하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙("이하 보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2015년 3월 19일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2015년 4월 8일이었다. 피신청인은 2015년 4월 8일에 답변서를 제출하였다. 2015년 4월 20일 피신청인은 센터에 추가서류를 제출하였다. 센터는 추가서류의 접수를 확인하고, 추가서류의 고려여부 및 허용성 판단 등은 행정패널의 재량에 맡겨지게 됨을 안내하였다. 패널은 규칙 제10조 및 제12조에 따라 재량으로 해당 추가서류의 제출을 고려하기로 한다.
2015년 4월 17일 센터는 남호현(Ho-Hyun Nahm) 패널위원을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다. 4. 사실관계
신청인은 건설 장비업체이다. 신청인은 미국 등록상표 제1,347,216호 (1985년 7월 8일 등록; 1968년 10월 11일 최초 사용; 지정상품: 호울러, 스크레이퍼, 휠도저, 크롤러 도저 등), 미국 등록상표 제2,156,535호 (1998년 5월 12일 등록; 지정상품: 전지형 크레인, 협지형 크레인 등), 미국 등록상표 제 4,297,733호 (2013년 3월 5일 등록; 지정상품: 이동식 조명탑) 및 한국 등록상표 제35707호 (1974년2월 4일 등록; 지정상품: 자동자전거, 자동삼륜차, 화물자동차 등)의 등록 상표권자다.
피신청인인 분쟁도메인이름의 등록인은 2002년 법인 설립된 우건린데주식회사의 대표이사다. 피신청인은 분쟁도메인이름으로 크레인 관련 서비스를 안내하는 홈페이지를 개설하여 운영하고 있다. 피신청인은 신청인이 청구한 불사용 취소심판에 의하여 취소된 한국 등록상표 제605323호 (2003년12월24일 출원; 2005년 1월 10일 등록; 지정상품: 제7류 크레인)의 등록 상표권자이었다. 분쟁도메인이름은 2005년 11월 23일에 등록되었다. 5. 당사자들의 주장 A. 신청인의 주장
(i) 신청인은 세계 최대의 건설 장비업체 중 하나로서 2013년 그 순 매출액이 미화 70억 달러를 초과했다. 신청인은 1968년부터 TEREX 상표를 중장비와 리프팅 장비 및 관련 서비스와 관련하여 사용해왔다. TEREX 표장은 미국, 유럽연합, 아시아 전역을 포함한 전세계에서 광범위한 신용과 상당한 명성을 획득하였으며, 활발한 홍보 활동 결과 전 세계적으로 매우 널리 알려진 표장이 되었다. 신청인은 TEREX 표장 관련 WIPO에서의 다수의 도메인이름 분쟁에서 승소한 바 있다. 신청인은 피신청인의 TEREX 상표 등록에 대하여 한국 특허심판원에 등록취소 심판을 청구하여 유리한 판단을 받은 바 있다.
(ii) 신청인은 미국 등록상표 제1,347,216호 (1985년 7월 8일 등록; 1968년 10월 11일 최초 사용; 지정상품: 호울러, 스크레이퍼, 휠도저, 크롤러 도저 등), 미국 등록상표 제2,156,535호 (1998년 5월 12일 등록; 지정상품: 전지형 크레인, 협지형 크레인 등), 미국 등록상표 제 4,297,733호 (2013년 3월 5일 등록; 지정상품: 이동식 조명탑) 및 한국 등록상표 제35707호 (1974년 2월 4일 등록; 지정상품: 자동자전거, 자동삼륜차, 화물자동차 등)의 등록 상표권자다. 분쟁도메인이름은 신청인의 TEREX 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(iii) 신청인은 피신청인에게 라이선스 허여 또는 여타 방법으로 TEREX 표장을 사용할 권한을 부여한 적이 없다. 피신청인은 TEREX 상표 또는 분쟁도메인이름으로 알려져 있지 않다. 피신청인은 신청인의 제품 및 서비스와 경쟁 관계에 있는 제품 및/또는 서비스를 제공하는 상업적 웹사이트를 운영하고자 분쟁도메인이름을 사용하고 있다. 연결 사이트에 눈에 띄게 표시된 TEREX 표장은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하여 신청인 행세를 하려는 시도를 보여주는 증거이자 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조(a)항(ii)호에 따른 권리 혹은 정당한 이익을 가지고 있지 않음에 대한 증거이다. 피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 상품 및 서비스를 제공함으로써 이익을 얻는다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름 사용은 규정 제4조(c)항(i)호에 따른 선의의 상품이나 서비스의 제공 또는 규정 제4조(c)항 (iii)호에 따른 합법적인 비영리적 또는 공정한 사용에 해당하지 않는다. 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용 혹은 등록하도록 허락한 사실이 없다. 이러한 상황에서 분쟁도메인이름에 대한 권리 혹은 정당한 이익을 증명하는 주장 혹은 증거를 제시할 입증 책임은 피신청인에게 있다.
(iv) 피신청인은 주로 상업적 이익 및/또는 소비자를 혼동하게 하여 유인할 목적으로 분쟁도메인이름을 취득 혹은 등록하였다. 피신청인의 분쟁도메인이름은 피신청인 웹사이트의 소스, 후원, 소속 또는 승인에 관하여 신청인의 표장과 혼동 가능성을 초래한다. 이와 같은 피신청인의 행위는 소비자들로 하여금 피신청인이 신청인과 어떠한 연계가 있으리라는 잘못된 믿음을 갖게 하므로, 규정 제4조(b)항(iii)호 및 (iv)호에 따른 부정한 목적의 등록 및 사용에 해당한다. 피신청인은 TEREX 표장 및 TEREX 표장을 포함한 슬로건을 사용하여 신청인의 행세를 하려고 시도하여 온 바 있으며, 이는 소비자들로 하여금 피신청인이 신청인 혹은 한국 내 소재하거나 영업 중인 인가된 대리점 혹은 거래처라는 그릇된 믿음을 갖게 할 수 있다. 이는 규정 제4조(a)항(iii)호에 열거된 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다는 것에 대한 추가 증거이다.
(v) 그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다. B. 피신청인의 주장
(i) 피신청인인 분쟁도메인이름의 등록인은 2002년 법인 설립된 우건린데주식회사의 대표이사다. 피신청인은 2005년 11월 23일 분쟁도메인이름을 피신청인 명의로 등록한 후 현재까지 분쟁도메인이름으로 크레인 관련 서비스를 안내하는 홈페이지를 개설하여 운영하고 있으며 등록 상표 TEREX를 중단없이 계속 사용하고 있다. 피신청인은 한국 특허청 등록상표 제605323호 (2003년 12월 24일 출원; 2005년 1월 10일 등록; 지정상품: 제7류 크레인)의 등록 상표권자이다. 이러한 지위에서 피신청인은 2007년 4월 13일 도메인이름도 등록할 수 있었다. 피신청인은 분쟁도메인이름으로 개설된 홈페이지를 운영하여 왔을 뿐만 아니라 로고화한 등록 상표 TEREX를 사용하면서 크레인 관련 사업을 2002년부터 현재까지 계속하여 왔다. 이러한 사실은 한국의 특허법원 판결문 (2014년 9월 25일 판결 2014허 2849)에 의해서도 확인할 수 있다.
(ii) 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 사용은 신청인의 상표에 대한 권리를 침해하는 경우에 해당하지 아니한다. 피신청인의 홈페이지에서 소개하고 있는 업종은 크레인 분야에 관한 것으로 한정되어 있고 크레인이라고 하는 하역기계는 신청인 등록상표의 지정상품인 포크리프트카, 크랙터 등과 비교하여 보면 그 용도, 제조사, 수요자 등이 서로 상이하다. 이는 트랙터는 자동차 (차량) 상품군으로 분류되어 있고 크레인 · 견인차는 자동차 상품군으로 분류되지 않고 운반기계 (하역기계) 상품군으로 분류되어 있다는 점에서도 명백하다.
(iii) 신청인은 크레인 상품과 관련하여 국내에서 2011년도에서야 비로소 한국이앤씨 주식회사와 국내 영업 대리 계약을 체결하여 국내 영업을 개시한 것에 불과한데 비하여, 피신청인은 이보다 훨씬 빠른 2002년에 TEREX 상표를 사용하기 시작하였고 크레인 상품과 관련하여 2003년에 상표 출원하여 2005년에 등록을 받았다. 그러므로 크레인 분야 인지도면에서 신청인보다도 피신청인의 인지도가 높다고 할 수 있다. 크레인 분야에 대한 신청인의 인지도는 신청인이 제출한 자료만으로는 결코 국내에서 널리 인식된 것으로 볼 수 없다. 이전의 WIPO의 결정은 참조 사항일 뿐이며 구체적이고 개별적으로 판단되어야 하고 모든 도메인이름에 대하여 일률적으로 적용될 수는 없다.
(iv) 분쟁도메인이름의 요부는 피신청인이 사용하여 온 등록상표의 알파벳에 해당하고 정당한 등록상표권에 의거하여 등록된 경우에 해당하여 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리와 정당한 이익을 가지고 있다.
(v) 피신청인은 2002년 법인 설립일부터 현재까지 크레인 상품과 관련한 사업에 대하여 피신청인의 등록상표 및 그에 상응하는 한글 표장 테렉스 및 알파벳 표장 TEREX를 중단없이 계속하여 사용하여 왔다. 피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 정당한 권원이 있으며 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있지 아니하다.
(vi) 그러므로 신청인의 신청은 기각되어야 한다. 6. 검토 및 판단 본안전 판단 – 절차상의 언어
신청인은 피신청인이 영어를 이해할 수 있는 능력이 있으므로 절차상의 언어를 영어로 할 것을 요청하였고 이에 대하여 피신청인은 등록약관상의 언어가 한국어이므로 본 절차가 한국어로 진행하여야 한다고 주장하고 있다. 절차상의 언어에 관하여 당사자 간에 다툼이 있으므로 본 패널은 절차규칙 제11조(a)항의 규정에 따라 등록약관상의 언어인 한국어를 절차상의 언어로 하기로 결정한다. 본안에 관한 판단
신청인은 규정 제4조(a)항에 열거된 아래 세가지 사항 모두를 입증해야 한다.
(i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것
(ii) 등록인이 해당 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것
(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것
상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다. A. 상표와 도메인이름의 동일 · 유사성
아래에서 논의하는 바와 같이 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 이익이 있는 것으로 판단되므로 이 요건에 관한 판단은 하지 않기로 한다. B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
신청인은 피신청인에게 라이선스 허여 또는 여타 방법으로 TEREX 표장을 사용할 권한을 부여한 적이 없으며, 피신청인은 TEREX 상표 또는 분쟁도메인이름으로 알려져 있지도 않고, 피신청인은 신청인의 제품 및 서비스와 경쟁 관계에 있는 제품 및/또는 서비스를 제공하는 상업적 웹사이트를 운영하고자 분쟁도메인이름을 사용하고 있고, 연결 사이트에 눈에 띄게 표시된 TEREX 표장은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하여 신청인 행세를 하려는 시도를 보여주는 증거이자 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조(a)항(ii)호에 규정된 권리 혹은 정당한 이익을 가지고 있지 않음에 대한 증거이며, 피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 상품 및 서비스를 제공함으로써 이익을 얻고 있으므로 피신청인의 분쟁도메인이름 사용은 규정 제4조(c)항(i)호에 따른 선의의 상품이나 서비스의 제공 또는 규정 제4조 (c)항 (iii)호에 따른 합법적인 비영리적 또는 공정한 사용에 해당하지 않으며, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용 혹은 등록하도록 인가한 사실이 없고, 이러한 상황에서 분쟁도메인이름에 대한 권리 혹은 정당한 이익을 증명하는 주장 혹은 증거를 제시할 입증 책임은 피신청인에게 있다는 취지로 주장하고 있다.
이에 대하여 피신청인은 2005년 11월 23일 분쟁도메인이름을 피신청인 명의로 등록한 후 현재까지 분쟁도메인이름으로 크레인 관련 서비스를 안내하는 홈페이지를 개설 및 운영하고 있으며 로고화 한 등록 상표 TEREX를 중단없이 계속 사용하고 있으며, 피신청인은 한국 특허청 등록상표 제605323호 (2003년 12월 24일 출원; 2005년 1월 10일 등록; 지정상품: 제7류 크레인)의 등록 상표권자이고 이러한 지위에서 피신청인은 2007년 4월 13일 도메인이름도 정당하게 등록할 수 있었으며, 피신청인은 분쟁도메인이름으로 개설된 홈페이지를 운영하여 왔을 뿐만 아니라 등록표장 TEREX 로고를 사용하면서 크레인 관련 사업을 2002년부터 현재까지 계속하여 왔고, 분쟁도메인이름의 요부는 피신청인이 사용하여 온 등록상표의 알파벳에 해당하는 바 정당한 등록상표권에 의거하여 등록된 경우에 해당하여 분쟁도메인이름에 관하여 피신청인이 권리와 정당한 이익을 가지고 있음을 주장하고 있다.
살피건대, 신청인은 피신청인의 해당 등록상표가 신청인이 청구한 등록상표에 대한 취소심판에 의하여 취소되었으므로 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여서도 권리나 정당한 이익을 상실한 것처럼 주장하고 있으나, 피신청인의 해당 등록상표의 취소 사유를 보면 취소심판청구일 전 3년 이상 계속하여 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 아니하였다는 것이고, 한국 상표법상 등록 상표권자가 불사용 취소 심판에서 취소를 면하기 위해서는 등록상표와 동일성이 있는 표장을 지정 상품과 동일한 상품에 대하여 사용한 증거의 제출이 요구되는 것인데 비하여 규정하에서 피신청인의 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익의 존부 판단은 전체적인 상황을 고려하여 이루어 진다고 할 것이다. 이에, 피신청인의 등록상표 취소는 관련 한국 상표법의 구체적인 적용에 따른 결과라고 할 것 인 바, 피신청인의 등록상표가 불사용을 이유로 취소되었다는 이유만으로 – 등록상표의 무효의 경우와는 달리– 피신청인이 해당 등록상표에 대한 권리를 소급적으로 상실하였다고 말할 수 없다.
오히려 피신청인의 등록상표 취소심판 관련 한국의 특허법원 판결문에서 "이 사건 등록상표의 상표권자인 원고[피신청인]가 대표이사로 있는 소외 회사는 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품인 크레인의 견적서, 거래명세서 등의 거래서류와 명함에 이 사건 등록상표를 표시한 사실, 소외 회사는 인터넷 홈페이지 ["www."]에 이 사건 등록상표를 표시한 사실이 인정된다"는 취지로 판시한 내용에 비추어 보면 피신청인은 분쟁도메인이름 의 요부에 해당하는 TEREX 표장에 관하여 한국 특허청에2003년에 상표 출원하여 2005년에 등록받은 등록상표의 상표권자이었고, 해당 표장을 관련 거래 서류와 웹사이트 등에 장기간 사용하고 있었음이 인정된다.
또한, 신청인이 피신청인의 TEREX 상표권에 관하여 소급효가 있는 무효심판이 아닌 장래효만을 가지는 취소심판을 청구한 정황에 비추어 보는 경우에도 피신청인이 TEREX 상표의 정당한 등록권자이었음이 인정된다. 본 패널은 이와 관련하여 신청인이 등록상표 무효심판과 취소심판 사이의 위와 같은 차이점을 인지하고 있었고, 후자를 청구하기로 선택한 것으로 추정한다.
비록TEREX 상표 및 분쟁도메인이름을 등록하기로 한 시점의 피신청인의 신의성실 여부에 관하여 패널에게 주어진 증거들만으로는 확인하기 어렵다고 할 것이나, 위와 같은 사정에 종합적으로 비추어 볼 때, 피신청인의 등록상표가 불사용을 이유로 취소된 사실을 인정하는 경우에도 본 패널은 해당 규정의 목적에 비추어 피신청인이 분쟁해결서가 제출된 시점에 피신청인의 TEREX 상표권과 분쟁도메인이름을 사용하고 있었음을 입증하는 충분히 설득력 있는 증거를 제출한 것으로 판단한다.
따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조(a)항(ii)호의 요건을 충족하지 못하였다고 판단한다. C. 피신청인의 부정한 목적
위에서 살펴본 바와 같이 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 이익이 있는 것으로 판단되므로 이 요건에 관한 판단은 하지 않기로 한다. D. 도메인이름 역강탈 (Reverse Domain Name Hijacking)
피신청인은 신청인의 신청은 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 정당한 권리를 역강탈하기 위한 것이라고 주장한다. 그러나 피신청인의 분쟁도메인이름에 관한 정당한 이익에 대한 본 패널의 판단과 별개로 피신청인이 주장하는 바와 같은 신청인의 도메인이름 역강탈을 위한 불순한 목적의 근거는 없다고 판단한다. 7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 신청인은 규정 제4조(a)항(ii)호의 요건 성립을 입증하지 못하였으므로 본 행정패널은 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각하기로 결정한다.
남호현(Ho-Hyun Nahm)
단독패널위원
일자: 2015년 4월 30일
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