La Demandante es Havana Club Holding S.A., con domicilio en Luxemburgo, Luxemburgo, representada por Berenguer & Pomares Abogados, España,
El Demandado es Efrain Gomez Bermudez, con domicilio en Gran Canarias, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y .
El registrador de los citados nombres de dominio es 1&1 Internet AG. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de marzo de 2015. El 6 de marzo de 2015 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 13 de marzo de 2015 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante. El Centro envió una comunicación electrónica la Demandante en fecha 19 de marzo de 2015 solicitando una aclaración de la Demanda. En respuesta la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 23 de marzo de 2015. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de marzo de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de abril de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de abril de 2015.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Idioma del Procedimiento
De acuerdo con lo prescripto por el artículo 11(a) del Reglamento, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo. En este caso, el idioma del acuerdo de registro es el inglés.
No obstante, la Demanda ha sido presentada en español y la Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español. A tal fin, señala que el señor Efrain Gomez Bermudez es español, reside en España y, que como surge de las noticias publicadas en la prensa, el Demandado ha ocupado y actualmente ocupa cargos en la Administración Pública española. Además, los contenidos de los nombres de dominio en disputa y están redactados en español.
Esos y otros argumentos y pruebas aportados por la Demandante son suficientes para concluir que muy probablemente el primer idioma del Demandado sea el español y, ante la ausencia de toda objeción por parte del Demandado - que no ha contestado la Demanda - el Experto resuelve que el idioma del procedimiento es el español. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de la marca denominativa española No. 3.015.205 RITUAL solicitada el 27 de enero de 2012 y registrada el 4 de mayo de 2012 para “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” en la clase 33. Además, es titular de la marca internacional No. 1.118.010 consistente en una etiqueta en la que predomina el término “ritual” acompañado por otros elementos denominativos menos destacados como el nombre de la empresa “Havana Club”, el origen geográfico del producto “Cubano”, “la Esencia de la Habana” y el tipo del producto en español y en inglés “ron” y “rum”.
Desde su lanzamiento a comienzos del año 2012, el producto de la Demandante ha sido identificado por la expresión “Ron Ritual” profusamente publicitado y promocionado mediante acciones de marketing que incluyeron anuncios, fiestas y eventos en varias ciudades españolas antes de que el Demandado registrara los nombres de dominio en disputa el 2 de abril de 2012.
Antes de la iniciación de la presente Demanda, con fecha 20 de febrero de 2015, Pernod Ricard, entidad socia de la Demandante, envió al Demandado un correo electrónico haciéndole conocer sus derechos anteriores y solicitándole la transferencia de los nombres de dominio en disputa, que no tuvo respuesta del Demandado. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensión sobre la base de sus registros marcarios mencionados en el punto 5 anterior y aduce además que la expresión “Ron Ritual” ha adquirido el status de marca notoria en el mercado español. En este sentido, destaca que el artículo 34.5 de la Ley de Marcas española otorga a la marca no registrada notoriamente conocida en España la misma protección que a las marcas registradas y que de acuerdo con el artículo 8.2 de la misma ley se entenderá por marca notoria aquella que por su volumen de ventas o por cualquier otra causa “sean generalmente conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos” que distingue la marca.
Sostiene que el nombre de dominio es idéntico a su marca notoria no registrada RON RITUAL y que el nombre de dominio es confundible con su marca registrada RITUAL.
Aduce que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa los cuales ha registrado y usa de mala fe.
Finalmente, solicita al experto nombrado en el presente procedimiento administrativo el dictado de una resolución por la que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos a la Demandante. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 7. Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(I) que los nombres de dominio sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio; y
(iii) que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca no registrada y usada RON RITUAL de la Demandante en la que esta parte tiene derechos en virtud de su uso e intensa promoción publicitaria. Además, el nombre de dominio es prácticamente idéntico a la marca española No. 3.015.205 RITUAL.
El nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad la marca RITUAL de la Demandante y el Experto concuerda con esta parte en que los agregados de la voz “soy” y la terminación “ista”, lejos de constituir elementos suficientes de diferenciación con la marca RITUAL, simplemente le imprimen un efecto laudatorio a la marca de la Demandante hasta el punto de inducir a confusión con la misma al público usuario de Internet.
La Demandante, pues, ha cumplido con el requisito previsto por el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del demandado. Por lo tanto, se requiere que la demandante alegue que prima facie el demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el demandado quien carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. Si el demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827 y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005-0899).
La Demandante ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso de los nombres de dominio en disputa ni por parte del Demandado, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por alguno de los nombres de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Demandado no es titular de signo distintivo alguno que contenga la expresión “ronritual” o “ron ritual”, ni “soyritualista” o “soy ritualista”. Una búsqueda realizada en la base de datos “TM View” revela que el Demandado tan sólo es titular de la marca española No. 2.975.559 OIKU.
Entiende el Experto que la Demandante ha alegado que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que le corresponde al Demandado establecer sus derechos o intereses legítimos.
Por su parte, el Demandado no contestó las alegaciones de la Demandante y por lo tanto no acreditó que tenga derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio y , tal como le hubiera correspondido hacer en estas circunstancias.
A mayor abundamiento, el Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por los nombres de dominio en disputa, y (ii) ha utilizado los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios.
Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii). C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha probado ser titular de la marca denominativa española No. 3.015.205 RITUAL y de la marca de hecho RON RITUAL, ampliamente difundida y promocionada en España con anterioridad a que el Demandado registrara los nombres de dominio en disputa el 2 de abril del 2012.
En virtud de esa difusión, es muy probable que la marca RITUAL y la marca de hecho RON RITUAL hayan sido conocidas por “por el sector pertinente del público al que se destinan los productos”, lo cual confiere a la marca de hecho RON RITUAL en España el status de marca notoria y por tanto es merecedora de igual protección que la marca registrada. Esa notoriedad difícilmente pueda haber sido desconocida por el Demandado al registrar los nombres de dominio en disputa, lo cual, a su vez, permite concluir al Experto que dichos registros fueron realizados de mala fe por el Demandado con el propósito de beneficiarse económicamente con su prestigio induciendo a confusión al público consumidor.
Los sitios Web a los que conducen los nombres de dominio en disputa y contienen publicidad y enlaces a las páginas publicitadas y no han sido dotados de un contenido propio por parte del Demandado. En ellos el enlace “¿Por qué se muestra esta imagen?” conduce a una página del agente registrador que a modo de respuesta dice: “Estás viendo esta página porque visitas un dominio para el que todavía no se ha reemplazado la página web temporal creada al contratar un Pack Dominio o un Pack de Hosting de 1 & 1.”
La Demandante declara que en estas circunstancias no le es posible acreditar cuál es el destino de los ingresos generados a través de la publicidad que figura en las páginas creadas “por defecto” por el ente registrador 1 & 1 NTERNET que, a su criterio, podrían ir a parar al Demandado, al propio agente registrador, o a ambos.
Resulta indubitado que el servicio de alojamiento de publicidad en Internet es retribuido y que, por lo tanto, el Demandado usa los nombres de dominio en disputa para generar un lucro ilegítimo ya sea para sí, el agente registrador, o para ambos.
El Experto considera que tal uso no puede ser considerado un uso de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios en los términos del párrafo 4(c(1).
Aun cuando supuestamente el uso de los nombres de dominio en disputa no le generase ningún rédito al Demandado, podría también considerarse un caso de “tenencia pasiva” en razón de que el Demandado no ha creado ningún contenido propio desde la fecha de sus registros. Esto también permite concluir que el Demandado usa los nombres de dominio de mala fe, ya que por tratarse de una marca ampliamente conocida, es consciente de que mediante su tenencia pasiva impide que su legítimo titular pueda usarla como nombre de dominio.
En virtud de lo expuesto, la falta de respuesta del Demandado a la comunicación que le fuera enviada por Pernod Ricard con fecha 20 de febrero de 2015 y, su falta de contestación a la Demanda, el Experto concluye que el Demandado ha registrado y usa los nombres de dominio en disputa de mala fe.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4(a)(iii) de la Política. 8. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa y sean transferidos a la Demandante.
Miguel B. O’Farrell
Experto Único
Fecha: 8 de mayo de 2015
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