La Ricorrente è Enel S.p.A. di Roma, Italia, rappresentata dalla Società Italiana Brevetti S.p.A., Italia.
Il Resistente è Zoubida Es Sabihi di Besana in Brianza, Italia. 2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio contestato, , è registrato presso la società Register.IT SPA. 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 12 marzo 2015 via email. Il 12 marzo 2015, il Centro ha trasmesso via email a Register.IT SPA una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 13 marzo 2015, Register.IT SPA ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 19 marzo 2015, il Centro ha notificato il Ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 8 aprile 2015. Il Resistente non ha fatto pervenire una risposta formale. In data 27 aprile 2015, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 5 maggio 2015, Angelica Lodigiani quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme. 4. I presupposti di fatto
La Ricorrente (di seguito anche “Enel”) è una nota società italiana, quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, operante nel settore della distribuzione di elettricità e gas in oltre 30 paesi del mondo, sparsi su 4 continenti. In Italia, Enel gestisce gran parte della rete di distribuzione elettrica italiana e offre soluzioni integrate di prodotti e servizi per l’elettricità e il gas ai suoi circa 31 milioni di clienti.
Nell’esercizio della propria attività, Enel è affiancata da numerose società del gruppo, tutte contraddistinte da una denominazione contenente il segno distintivo ENEL, vale a dire Enel Energia S.p.A., Enel Factor S.p.A., Enel Green Power S.p.A., Enel Servizio Elettrico S.p.A. ed Enel Sole S.p.A.
La Ricorrente è titolare di numerosi marchi registrati ENEL o a componente ENEL in Italia, Unione Europea ed in vari altri paesi del mondo, tra i quali:
- ENEL DISTRIBUZIONE (e figura di Albero a colori), registrazione italiana n. 1472757, concessa il 15 dicembre 2011 su domanda depositata 23 giugno 2011, per servizi delle classi 39 e 40;
- ENEL DISTRIBUZIONE (e figura di Albero a colori), registrazione italiana n. 1295866, concessa il 31 maggio 2010 su domanda depositata 16 dicembre 2009, rinnovo della registrazione n. 809103 con effetti dal 22 novembre 1999, per servizi delle classi 39 e 40;
- ENEL (e figura di Albero a colori), registrazione comunitaria n. 756338, concessa il 25 giugno 1999 su domanda depositata il 24 febbraio 1998, per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42;
-- ENEL (grafia), registrazione italiana n. 1299011, concessa in data 1 giugno 2010 su domanda depositata il 25 gennaio 2008, rinnovo della registrazione n. 825734 con effetti dal 4 febbraio 1998, per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 16, 19, 25, 35, 36, 37, 38, 39 e 42.
La Ricorrente è altresì titolare dei nomi a dominio ed , risalenti entrambi al 1996.
Il nome a dominio contestato è stato registrato il 31 ottobre 2014 da Zoubida Es Sabihi, con indirizzo in Besana in Brianza, Italia. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
Il nome a dominio contestato riproduce i marchi ENEL DISTRIBUZIONE ed ENEL e determina una indebita associazione con il marchio ENEL DISTRIBUZIONE e con le attività svolte con tale marchio dalla Ricorrente attraverso l’omonima società Enel Distribuzione. Peraltro, la Ricorrente possiede nome a dominio di terzo livello , cui corrisponde il sito web di Enel Distribuzione, ed è titolare del nome a dominio , che rimanda al sito Internet di Enel Distribuzione all’indirizzo “www.eneldistribuzione.”.
Inoltre, il nome a dominio contestato è confondibile con il marchio ENEL della ricorrente, in quanto il termine “distribuzione” descrive l’attività di distribuzione di energia elettrica svolta dalla Ricorrente.
L’aggiunta de l’estensione del nome a dominio di primo livello generico (“gTLD”) “.net”, non è atta a differenziare il nome a dominio contestato dai marchi ENEL DISTRIBUZIONE ed ENEL della Ricorrente.
Il Resistente non detiene diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato .
La Ricorrente non ha mai autorizzato né acconsentito alla registrazione e/o all’uso del nome a dominio contestato da parte del Resistente.
Il Resistente non è noto e non può essere noto in commercio con il nome “Enel” o “Enel Distribuzione”, i quali sono entrambi segni di titolarità esclusiva della Ricorrente. I comprovati diritti anteriori della Ricorrente sui marchi, denominazioni sociali e nomi a dominio, ENEL DISTRIBUZIONE ed ENEL, escludono che il Resistente abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato . Da una ricerca condotta dalla Ricorrente, il Resistente non risulta essere titolare di domande/registrazioni di marchio ENEL DISTRIBUZIONE o ENEL.
La mancanza di diritti e interessi legittimi del Resistente emerge anche dal fatto che il nome a dominio contestato era in origine associato ad una “parking page” contenente link/annunci sponsorizzati anche in tema di energia. Tale uso non autorizzato del nome a dominio contestato, in violazione dei diritti della Ricorrente, non può essere considerato un uso legittimo, potendo distrarre e sviare la clientela della Ricorrente, compresi potenziali nuovi clienti, verso altri siti Web, anche di concorrenti della Ricorrente stessa.
Il nome a dominio contestato è stato registrato e usato in malafede, per le seguenti ragioni:
- non esiste alcun collegamento tra il registrante e il nome a dominio contestato , che riproduce i marchi e la denominazione sociale della Ricorrente e della società Enel Distribuzione che fa capo alla stessa;
- al momento della registrazione del nome a dominio contestato, i marchi ENEL e ENEL DISTRIBUZIONE godevano di indubbia rinomanza, in particolare in Italia. Il Resistente, il cui indirizzo per la registrazione del nome a domino contestato è localizzato in Italia, non poteva ignorare l’esistenza e la rinomanza dei marchi della Ricorrente;
- il nome a dominio contestato è stato utilizzato in associazione ad un sito web contenente vari link / annunci sponsorizzati, anche in tema di energia (“pay-per-click”);
- il nome a dominio contestato ostacola o comunque rende più difficoltosa l’individuazione della Ricorrente in Internet, arrecando in questo modo pregiudizio alla capacità distintiva dei marchi ENEL e ENEL DISTRIBUZIONE, ed arrecando altresì pregiudizio all’immagine della Ricorrente: i visitatori del sito Web parcheggiato all’indirizzo “www.”, potrebbero infatti erroneamente ritenere che il nome a dominio contestato sia di titolarità della Ricorrente, che ne ha trascurato la gestione e attivazione associando a questo nome a dominio una “parking page”.
Peraltro, la malafede del Resistente trova conferma anche nella circostanza che lo stesso risulta titolare anche del nome a dominio , contro cui la Ricorrente ha avviato analogo ricorso presso la competente autorità ADR. Il nome a dominio , era in origine associato ad un sito Web che riproduceva senza alcuna autorizzazione la denominazione sociale “Enel Distribuzione S.p.A.”, nonché il marchio ENEL DISTRIBUZIONE e figura di albero a colori della Ricorrente.
Inoltre, nel relativo sito Web veniva chiesto agli utenti di registrarsi, con il conseguente rischio che gli stessi, ritenendo di trovarsi sul sito Web di Enel Distribuzione o comunque su un sito Web ufficiale della Ricorrente, siano stati indotti a registrarsi e a divulgare i propri dati personali o altri dati sensibili.
La Ricorrente inviava una lettera di contestazione al Resistente, chiedendo, tra l’altro l’immediata chiusura del sito Web “www.”. Il Resistente, non ha mai risposto alle contestazioni e richieste in essa contenute pur avendo ricevuto la lettera della Ricorrente. B. Resistente
Il Resistente non ha replicato al Ricorso, non ha sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha né contestato né richiesto il rigetto di quanto dichiarato dalla Ricorrente. 6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Partie in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal resistente debba essere cancellato o trasferito al ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede. A. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con i marchi della Ricorrente
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia adeguatamente documentato di essere titolare dei diritti sul marchio ENEL DISTRIBUZIONE il quale marchio è identicamente riprodotto nel nome a dominio contestato. Il suffisso “.net” nulla leva, nel caso di specie, alla identità dei due segni distintivi in quanto si tratta di elemento obbligato per il funzionamento del dominio stesso.
Ne consegue, che il nome a dominio contestato è identico al marchio anteriore ENEL DISTRIBUZIONE di proprietà della Ricorrente.
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al l’articolo 4(a)(i) della Policy. B. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Resistente non ha presentato alcuna replica formale al presente Ricorso ed ha pertanto rinunciato a far valere eventuali circostanze a sostegno di un proprio e precedente diritto, titolo o interesse legittimo sul nome a dominio contestato, come sarebbe invece stato suo diritto in applicazione dell’articolo 5 delle Norme.
In considerazione di quanto sopra, e sulla base delle dichiarazioni della Ricorrente, il Collegio ritiene che i fatti e le argomentazioni addotti dalla Resistente a sostegno della mancanza di diritti o di interessi legittimi del Resistente sul nome a dominio contestato, siano sufficienti a concludere che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall’articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell’assenza di alcun diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato . C. Registrazione e Uso in Malafede
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio, possano essere considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che il resistente ha registrato o acquisito il nome a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo per una cifra superiore al suo costo, a patto di aver messo in atto un comportamento di questo tipo; o
(ii) il resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come nome a dominio; o
(iii) il resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte del resistente in modo tale da attirare verso il proprio sito Web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità del ricorrente in merito all’origine del sito Web o dei prodotti e/o servizi del resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del resistente e quella del ricorrente.
Nel caso di specie, il nome a dominio contestato è identico al marchio anteriore ENEL DISTRIBUZIONE della Ricorrente e simile ai marchi ENEL della stessa, marchi che godono di indubbia rinomanza, quanto meno sul territorio italiano. Il Resistente è anch’esso presente sul territorio italiano, come risulta dal WhoIs del nome a dominio contestato. Data la rinomanza dei marchi ENEL, e considerato che tale marchio non corrisponde a nessun nome generico, ma ad un nome di fantasia, non è ipotizzabile che il Resistente abbia registrato il nome a dominio contestato per caso. Ciò è tanto più vero se si considera l’accostamento del marchio ENEL con il termine “distribuzione”, il quale coincide con una delle attività principali della Ricorrente. Peraltro, anche la circostanza che il Resistente abbia registrato il nome a dominio e che tale nome a dominio riconduceva ad una pagina Internet sulla quale era apposto il marchio figurativo della Ricorrente, è una chiara prova del fatto che il Resistente ben conosceva tale marchio anteriore.
La registrazione non autorizzata di un nome a dominio identico e confondibilmente simile a dei marchi anteriori di terzi (nella specie della Ricorrente) che godono di rinomanza, non può essere avvenuta in buona fede e, su tale base, il Collegio ritiene provata la prima parte del requisito richiesto dall’articolo 4(a)(iii) della Policy.
Rispetto all’uso del nome a dominio contestato , la Ricorrente ha dimostrato che lo stesso riconduce ad una pagina Web contenente annunci di siti in concorrenza con quello della Ricorrente dai quali è possibile ricavare un profitto attraverso il noto meccanismo del “pay-per-click”. Tramite tale sistema, come ben noto, il Ricorrente ricava un profitto ogni volta che un visitatore del sito clicca su uno dei banner pubblicitari presenti sul sito “www.”. Pertanto, il Resistente trae un indebito vantaggio dalla registrazione non autorizzata di un nome a dominio corrispondente al marchio rinomato della Ricorrente. Se ne può dedurre che il Resistente utilizza intenzionalmente il nome a dominio contestato in modo tale da attirare verso il proprio sito Web gli utenti di Internet a scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della Ricorrente in merito all’origine del sito Web o dei prodotti e/o servizi del Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività del Resistente e quella della Ricorrente (articolo 4(b)(iv) della Policy).
Peraltro, occorre aggiungere che la Ricorrente, prima di intraprendere la presente procedura, ha inviato al Resistente una lettera di diffida chiedendo la cessazione di qualsiasi utilizzo, tra l’altro, del nome a dominio contestato . Il Resistente, pur avendo ricevuto la suddetta lettera di diffida, non ha ritenuto opportuno inviare alcuna replica e tantomeno accogliere le richieste della Ricorrente basate sui propri diritti anteriori (così come non ha ritenuto opportuno replicare al presente Ricorso). Ne consegue che nonostante fosse stato pienamente edotto dell’illegittimità dell’uso e della registrazione del nome a dominio contestato - oltre che del nome a dominio , oggetto di diversa procedura - il Resistente ha ritenuto di non porre fine a tale illegittimità. Tale condotta permette al Collegio di escludere qualsiasi buona fede del Resistente, non solo nella registrazione, ma anche nel’ uso del nome a dominio contestato.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene quindi provata anche la terza condizione di cui all’articolo 4(a)(iii) della Policy. 7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento del nome a dominio contestato alla Ricorrente.
Angelica Lodigiani
Membro Unico del Collegio
Data: 18 maggio 2015
Full & Egal Universal Law Academy