Le Requérant est la société Ipsen de Boulogne Billancourt Cedex, France, représentée par CSC Digital Brand Services, Etats-Unis d'Amérique.
Les Défendeurs sont Whois Privacy Protection Service Inc. de Kirkland, Washington, Etats-Unis d'Amérique / Ipsen Pharma de Bievres, France et Boulogne Billancourt, France / Fisher Scientific de Illkirch-Graffenstaden, France. 2. Noms de domaine et unités d'enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine , , et .
Les unités d'enregistrement auprès desquelles les noms de domaine sont respectivement enregistrés sont 1&1 Internet AG, eNom Inc, et GoD LLC. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Ipsen auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 19 mars 2015.
En date du 19 mars 2015, le Centre a adressé une requête aux unités d'enregistrement des noms de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, eNom, et GoD, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 mars 2015, l'unité d'enregistrement eNom a transmis sa vérification au Centre confirmant les données du litige concernant le nom de domaine litigieux . Le 20 mars 2015, l'unité d'enregistrement 1&1 Internet AG a transmis sa vérification au Centre confirmant les données du litige concernant le nom de domaine litigieux . Le 20 mars 2015, l'unité d'enregistrement GoD, LLC a transmis sa vérification au Centre confirmant les données du litige concernant le nom de domaine litigieux .
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 1er avril 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 avril 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 avril 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 4 mai 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application. 4. Les faits
Le Requérant, la société Ipsen, est un groupe pharmaceutique qui concentre son activité sur trois domaines en médecine de spécialités, à savoir l'urologie-oncologie, l'endocrinologie, et la neurologie.
Le Requérant est titulaire des marques internationales suivantes :
- BEAUFOUR IPSEN PHARMA No. 726235, déposée le 9 décembre 1999 et renouvelée le 19 novembre 2009, pour des produits ou services des classes 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 10 ; 16 ; 35 ; 38 ; 41 ; et 42.
- IPSEN No. 470005, déposée le 6 juillet 1982 et renouvelée le 19 juin 2012 pour des produits ou services des classes 5 et 35.
Le Requérant est titulaire des marques françaises suivantes :
- BEAUFOUR IPSEN PHARMA No. 99797102, déposée le 14 juin 1999 et renouvelée le 15 juin 2009 pour des produits ou services des classes 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 10 ; 16 ; 35 ; 38 ; 41 ; 42 ; et 44.
- IPSEN No. 1652096, déposée le 25 mars 1991 et renouvelée le 8 février 2011 pour des produits et services de la classe 5.
Le Requérant Ipsen et sa filiale Ipsen Pharma ont également réservé de nombreux noms de domaine contenant la marque IPSEN ou pour partie la marque BEAUFOUR IPSEN PHARMA, dont : ; ; ; et .
Le litige porte sur les noms de domaine suivants :
- enregistré le 23 juin 2014 dont l'unité d'enregistrement est eNom Inc. Le nom et l'adresse postale fournis par le Défendeur pour ce nom de domaine sont IPSEN PHARMA à Boulogne Billancourt, France, lesquels correspondent à l'identité et à l'adresse de la filiale du Requérant. L'adresse e-mail fournie par le Défendeur comme contact pour ce nom de domaine est « askia2011@ ».
- enregistré le 27 août 2014 dont l'unité d'enregistrement est GoD LLCy. Le nom et l'adresse postale fournis par le Défendeur pour ce nom de domaine sont Ipsen Pharma, à Bièvres, France, dont l'identité sociale correspond à celle de la filiale du Requérant. L'adresse e-mail fournie par le Défendeur comme contact pour ce nom de domaine est « askia2011@ ».
- enregistré le 29 octobre 2014 dont l'unité d'enregistrement est 1&1 Internet AG. Le nom et l'adresse postale fournis par le Défendeur pour ce nom de domaine sont Fisher Scientifc à Illkirch-Graffenstaden, France. L'adresse e-mail fournie par le Défendeur comme contact pour ce domaine est « askia2011@ ».
Le Défendeur s'est fait passer à plusieurs reprises pour Monsieur S., l'un des Directeurs Généraux du Groupe IPSEN en signant du nom de ce dernier et en communiquant notamment par l'intermédiaire des adresses e-mail « info@ » ; « info@ » ; « info@ »; et « ipsenpharma@ » avec des distributeurs, afin d'obtenir des ouvertures de compte clients, de communiquer une adresse de livraison ou encore de passer des commandes, sans en régler les factures qui étaient adressées à la filiale du Requérant, Ipsen Pharma. C'est à cette occasion notamment que le Requérant a pris connaissance de la fraude, fin juillet 2014.
La filiale du Requérant, la société Ipsen Pharma a porté plainte le 7 août 2014 pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et tentative d'escroquerie.
C'est dans ces conditions que le Centre a été saisi du litige. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant soutient que les noms de domaine , , et sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec les marques IPSEN et BEAUFOUR IPSEN PHARMA sur lesquelles il détient des droits exclusifs.
Le Requérant souligne qu'en raison de sa réputation et du caractère distinctif des noms IPSEN et BEAUFOUR IPSEN PHARMA, il y a un risque important que le public perçoive les noms de domaine litigieux comme appartenant au Requérant ou comme le signe d'une relation entre le Requérant et le titulaire des noms de domaine litigieux. Cette association des noms de domaine litigieux avec les marques du Requérant génère, selon ce dernier, un risque de confusion dont le Défendeur tirerait avantage.
Le Requérant poursuit en indiquant que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache et qu'il a sciemment enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux, construits sur la base d'une marque et d'une raison sociale reconnues et réputées auprès des professionnels du secteur médical, afin d'en tirer un gain substantiel.
Le Requérant souligne le fait que les coordonnées du Défendeur étaient masquées et fallacieuses pour au moins deux des trois noms de domaine litigieux puisque c'est la filiale du Requérant elle-même qui apparaissait comme titulaire de ces noms de domaine et qu'aucune licence ni droit d'utiliser la marque IPSEN ou la raison sociale Ipsen Pharma n'a été donnée par le Requérant au Défendeur.
Enfin, le Requérant fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé en toute mauvaise foi les noms de domaine litigieux, dans le cadre d'une fraude à l'encontre du Requérant et de sa filiale Ipsen Pharma.
Le Requérant indique en ce sens que le Défendeur s'est fait passer pour l'un des Directeurs Généraux du Groupe IPSEN en signant du nom de ce dernier et en communiquant notamment par l'intermédiaire des adresses e-mail « info@ » ; « info@ » ; « info@ » ; et « ipsenpharma@ » avec des distributeurs, afin d'obtenir des ouvertures de compte clients, de communiquer une adresse de livraison ou encore de passer des commandes.
Le Requérant ajoute que c'est au nom de sa filiale, Ipsen Pharma, que les fournisseurs adressaient leurs factures et que c'est à cette occasion notamment qu'il a pris connaissance de la fraude fin juillet 2014.
Ce comportement serait révélateur selon le Requérant d'une démarche intentionnelle du Défendeur dont l'objectif était de réaliser un projet frauduleux.
Le Requérant demande donc que les noms de domaine litigieux
, et lui soit transférés. B. Défendeur
Le Défendeur n'a pas déposé de réponse. 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :
(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et
(ii) si le défendeur n'a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine ; et
(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
A titre liminaire, il convient toutefois de résoudre la question de la langue de la procédure, dans la mesure où le Requérant souhaite voir la procédure se dérouler en français, en dépit du fait que les contrats d'enregistrement des noms de domaine litigieux aient été rédigés en anglais et de vérifier que les noms de domaine litigieux peuvent faire l'objet d'une procédure unique. A. Langue de la procédure
Le 25 mars 2015, le Centre a attiré l'attention des parties sur le fait que la langue de la procédure devait en principe être celle du contrat d'enregistrement, conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, soit l'anglais. La plainte ayant été rédigée en français, le Centre invitait le Requérant à lui fournir alternativement la preuve d'un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, une plainte traduite en anglais, ou une demande expresse et motivée justifiant que le français soit retenu comme langue de la procédure.
Le 26 mars 2015, le Requérant a demandé à ce que la présente procédure soit instruite en français et fournit les éléments matériels suivants :
- la France est le pays de domiciliation désigné par le Défendeur dans les WhoIs (annexes 3 et 4 de la plainte) ;
- les adresses e-mail terminant en « .fr » et en particulier les adresses « @ » ou « @ » telles que celles utilisées par le Défendeur comme adresses de contact dans les WhoIs sont généralement choisies par des français ;
- les différents échanges émanant du Défendeur, en français, reproduits aux annexes 5, 5.1 et 8, 8.1, 8.2, 8.3 de la plainte.
Le Défendeur n'a pas déposé d'observation à ce sujet.
Bien que les contrats d'enregistrement des noms de domaine litigieux aient été rédigés en langue anglaise, il ressort clairement du dossier que toutes les parties sont francophones et résident dans un pays francophone, de telle sorte que les droits des parties ne seront pas lésés si la Décision est rédigée en français, tel que demandé par le Requérant.
La Commission dès lors décide, par application du paragraphe 11 des Règles d'application, que la Décision sera rendue en français. B. Identité du Défendeur
Aucune information fournie par les unités d'enregistrement ne permet d'établir avec certitude l'existence d'un seul et même Défendeur pour les trois noms de domaine litigieux à savoir , , et .
Néanmoins, la Commission administrative constate la très forte ressemblance entre les deux adresses e-mail fournies comme contact pour ces trois noms de domaine à savoir « askia2011@ » et « askia2011@ ».
De plus, la Commission administrative relève que le nom fourni pour les deux noms de domaine litigieux et à savoir « ipsen pharma », est commun à ces deux noms de domaine litigieux, et correspond à la dénomination sociale de la filiale du Requérant.
Dès lors la Commission administrative considère qu'il est vraisemblable que ces deux noms de domaine litigieux émanent du même Défendeur.
S'agissant du troisième nom de domaine , l'adresse e-mail fournie comme contact à savoir « askia2011@ », est la même que celle fournie pour le nom de domaine litigieux .
Dès lors, même si le nom et l'adresse postale fournis lors de l'enregistrement du nom de domaine à savoir Fisher Scientific à Illkirch-Graffenstaden, France, est différente du nom et fourni pour les deux autres noms de domaine litigieux, la Commission administrative considère que l'ensemble des faits tendent à prouver que le Défendeur est identique pour les trois noms de domaine litigieux lesquels peuvent donc être traités ensemble. C. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
Sur le fondement des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c. Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG c. , Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleR, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).
Cela vaut d'autant plus lorsque la marque constitue l'élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l'élément ajouté constitue un terme descriptif.
En l'espèce, la Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux sont constitués des termes « ipsen », ou « ipsen pharma », auxquels sont adjoints le terme « France ». Le Requérant a démontré être titulaire des marques françaises et internationales IPSEN et BEAUFOUR IPSEN PHARMA. « Ipsen » et « Ipsen Pharma » constituent en outre les dénominations sociales du Requérant et de sa filiale, lesquels ont également enregistré de nombreux noms de domaine reprenant les termes « ipsen » et « ipsen pharma » dont ; ; et .
Les trois noms de domaine litigieux sont donc pour partie composés de termes sur lesquels le Requérant démontre être titulaire de droits notamment à titre de marques.
La Commission administrative considère que l'adjonction de l'indication de provenance « France » est purement descriptive et ne saurait à l'évidence exclure le risque de confusion résultant de la reprise à l'identique des marques IPSEN et pour partie de la marque BEAUFOUR IPSEN PHARMA dont le Requérant est titulaire (voir, parmi d'autres: Playboy Entreprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas,Litige OMPI No. D2007-0768; Inter-IKEA Systems B.V. c. Evezon Co. Ltd,Litige OMPI No. D2000-0437; Dell Computer Corporation c. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life,Litige OMPI No. D2002-0363). Cette adjonction tend au contraire à renforcer l'existence d'un risque de confusion avec la marque du Requérant, puisqu'elle désigne le pays d'origine du Requérant.
Enfin, l'adjonction du suffixe ou ou n'est qu'un ajout nécessaire, sans incidence dans la comparaison des noms de domaine litigieux avec les marques du Requérant. De nombreuses décisions UDRP ont constaté que l'adjonction de suffixes techniques génériques n'est pas suffisante pour apporter un caractère distinctif au nom de domaine en cause (voir Salvatore Ferragamo S.p.A. c/c. Wei Huan,Litige OMPI No. D2014-1290).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4 (a) (i) des Principes directeurs est remplie pour chacun des trois noms de domaine litigieux. D. Droits ou intérêts légitimes
Selon le paragraphe 4(a) (ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d'établir le contraire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du Requérant sont réputées exactes (voir Denios Sarl c. Telemediatique France,Litige OMPI No. D2007-0698).
En l'espèce, et de façon générale, le Requérant établi qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser ses marques.
La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l'absence de droit ou d'intérêt légitime du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les trois noms de domaine litigieux, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, la Commission administrative retient que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est vérifié. E. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu'il utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le paragraphe 4 (b) des Principes directeurs dispose qu'aux fins du paragraphe 4 (a) (iii), la preuve de ce que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d'une telle pratique,
(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou,
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.
La Commission administrative examine si l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine contesté ont été effectués de mauvaise foi.
S'agissant de l'enregistrement des noms de domaine par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques antérieures du Requérant au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux et ce, pour plusieurs raisons :
- les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France bien avant l'enregistrement des noms de domaine litigieux, de sorte qu'une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l'existence des droits antérieurs du Requérant ;
- le Défendeur a utilisé la dénomination sociale de la filiale du Requérant pour deux des trois noms de domaine litigieux à savoir et de sorte que le Défendeur connaissait en enregistrant ces noms de domaine, l'existence du Requérant ;
- enfin, il apparaît que le Défendeur a exploité les noms de domaine litigieux à la seule fin de se faire passer pour l'un des Directeurs Généraux du groupe auquel le Requérant appartient.
La Commission administrative considère donc que ces enregistrements ont été réalisés intentionnellement et de mauvaise foi par le Défendeur dans le but d'usurper l'identité du Requérant.
S'agissant de l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le Défendeur a volontairement exploité les noms de domaine litigieux afin de se doter d'adresses de courriers électroniques pouvant laisser penser aux distributeurs avec lesquels il communiquait qu'il faisait partie du groupe du Requérant.
Ces adresses électroniques utilisent deux des trois noms de domaine litigieux à savoir et . Le Défendeur, par l'intermédiaire de ces adresses, a prétendu être Monsieur S., l'un des Directeurs Généraux du Groupe Ipsen afin de réaliser frauduleusement des demandes d'ouverture de compte clients, d'effectuer des commandes auprès de distributeurs ou encore d'échanger des informations concernant des livraisons, de sorte qu'il souhaitait délibérément créer une confusion à cet égard avec les marques et la dénomination sociale du Requérant ou de sa filiale.
La Commission administrative considère que les noms de domaine ont donc été utilisés de mauvaise foi.
En outre, s'agissant du nom de domaine litigieux , la Commission administrative constate qu'il ne renvoie vers aucune page Web active, de même que les autres noms de domaine litigieux.
La Commission administrative rappelle que le fait que ces noms de domaines renvoient à des pages Web inexploitées à ce jour ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas utilisation desdits noms de domaine par le Défendeur au sens des Principes directeurs et qu'une telle utilisation passive ne puisse être considérée comme de mauvaise foi (coir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,Litige OMPI No. D2000-0003).
Toutefois la Commission administrative relève que de nombreuses décisions UDRP ont considéré que cela constitue un indice de mauvaise foi, qui peut être corroborée par d'autre éléments (coir Ladbroke Groupe Plc c. Sonoma International LDC,Litige OMPI No. D2002-0131 ; et Intel Corporation v. The Pentium Group,Litige OMPI No. D2009-0273).
Cette mauvaise foi est notamment caractérisée en présence d'éléments tels que la renommée de la marque du Requérant, ainsi que l'absence de fourniture par le Défendeur d'éléments de nature à démontrer l'utilisation de bonne foi des noms de domaine litigieux.
En l'espèce, la Commission administrative relève que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux , qu'il avait ou aurait dû avoir connaissance des marques du Défendeur, qu'il n'a fourni aucun élément de nature à démontrer l'utilisation de bonne foi de ce nom de domaine. Au contraire et au vu de l'utilisation frauduleuse qui a été faite des deux autres noms de domaine enregistrés par le Défendeur reprenant des termes similaires, à savoir et , il apparaît que le Défendeur n'a entendu détenir le nom de domaine que dans l'unique but de créer une confusion avec les services du Requérant.
La Commission administrative considère ainsi que l'utilisation passive des noms de domaine , , et par le Défendeur doit être considérée comme de mauvaise foi.
En conséquence, en application du paragraphe 4 (a) (iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et utilise chacun des trois noms de domaine litigieux de mauvaise foi. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative estime que les conditions du paragraphe 4 (a)(i), (ii) et (iii) des Principes directeurs sont cumulativement réunies pour chacun des trois noms de domaine litigieux , , et .
En conséquence, conformément au paragraphe 4 (i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux , , et soient transférés au Requérant.
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 19 mai 2015
Full & Egal Universal Law Academy