Beschwerdeführerin ist Toyotomi Co., Ltd.aus Nagoya, Japan, vertreten durch Heuking Kühn Lüer Wojtek, Deutschland.
Beschwerdegegner ist Karl-Heinz Schreiber aus Grossefehn, Deutschland, vertreten durch WIESE & HARBORT Rechtsanwälte und Fachanwälte, Deutschland. 2. Domain Name und Domainvergabestelle
Der streitige Domainname (der „Domainname“) ist bei der Deutschen Telekom AG, Oldenburg, Deutschland (der „Domainvergabestelle“) registriert. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem „Zentrum“) am 25. März 2015 per E-Mail ein. Am 26. März 2015 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Deutsche Telekom AG geschickt. Am 27. März 2015 übermittelte die Deutsche Telekom AG das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum und bestätigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson für den streitigen Domainnamen ist.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäss Paragraphen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 13. April 2015 eingeleitet. Gemäss Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 11. Mai 2015. Am 11. Mai 2015 reichte der Beschwerdegegner eine Beschwerdeerwiderung ein. Die Beschwerdeführerin reichte am 15. Mai 2015 unaufgefordert eine Stellungnahme zur Beschwerdeerwiderung ein, mit dem Antrag, diese zusätzliche Eingabe im Verfahren zuzulassen.
Das Zentrum bestellte am 27. Mai 2015 Tobias Zuberbühler als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäss bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäss Paragraph 7 der Verfahrensordnung abgegeben.
Mittels verfahrensleitender Anordnung Nr. 1 des Beschwerdepanels vom 16. Juni 2015 wurde dem Beschwerdegegner die Gelegenheit eingeräumt, bis zum 22. Juni 2015 die Stellungnahme zur Beschwerdeerwiderung vom 15. Mai 2015 zu kommentieren. Am 22. Juni 2015 reichte der Beschwerdegegner entsprechende Kommentare ein. Am 23. Juni 2015 reichte die Beschwerdeführerin unaufgefordert einen weiteren Schriftsatz ein. 4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin stellt u.a. Raumheizgeräte her und vertreibt diese unter der nachfolgend abgebildeten Internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 893 735 mit Priorität vom 11. Oktober 2005:
Der Beschwerdegegner begann anscheinend zu einem Zeitpunkt, der umstritten ist, Heizöfen der Marke ZIBRO von Händlern im europäischen Ausland zu erwerben und in Deutschland über die Website „www.“ zu vertreiben.
Der streitige Domainname wurde am 15. Juli 2006 registriert. Neben Zibro-Heizöfen werden auf der Website „www.“ auch Öfen anderer Hersteller sowie diverse weitere Produkte angeboten. Am 10. August 2006 hat der Beschwerdegegner die deutsche Marke Nr. 306 49 593 ZIBRO-SHOP angemeldet. 5. Parteivorbringen A. Beschwerde
In der Beschwerde vom 25. März 2015 hat die Beschwerdeführerin zusammengefasst Folgendes vorgetragen:
Der streitige Domainname ist – mit Ausnahme des beschreibenden Zusatzes „shop“ – identisch mit der Marke ZIBRO der Beschwerdeführerin. Der beschreibende Zusatz „shop“ ist nicht kennzeichnungskräftig in Bezug auf die in einem Internetshop vertriebenen Produkte. Vielmehr wird sich der Verkehr allein an dem charakteristischen Bestandteil „zibro“ orientieren. Eine Zeichenähnlichkeit ist damit gegeben.
Ein eigenes, insbesondere gegenüber der Marke der Beschwerdeführerin älteres Recht zur Benutzung des Zeichens „zibro“ hat der Beschwerdegegner nicht. Er ist nicht Inhaber einer älteren Marke. Er ist auch nicht aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Beschwerdeführerin berechtigt, einen Domainnamen mit dem Bestandteil „zibro“ zu führen.
Auch eigene Rechte an der Bezeichnung „zibro“, die ihn berechtigen würden, das Zeichen „zibro“ in einem Domainnamen zu verwenden, hat der Beschwerdegegner nicht erworben. Insbesondere die erst nach der im Jahr 2005 erfolgten Anmeldung der Marke der Beschwerdeführerin erfolgte Registrierung des streitigen Domainnamens im Jahr 2006 zeigt, dass der Beschwerdegegner vor Anmeldung der Marke der Beschwerdeführerin in keiner Weise mit dem Zeichen „zibro“ oder gar mit dem streitigen Domainnamen in Verbindung gebracht werden konnte.
Der Beschwerdegegner hat vorsätzlich versucht, durch die Verwendung des streitigen Domainnamens Internetnutzer zu seiner Website zu locken, um davon in gewinnorientierter Absicht zu profitieren. Dabei sollen potenzielle Kunden, die sich zielorientiert auf der Suche nach Produkten der Marke ZIBRO der Beschwerdeführerin befinden, auf die Webseite des Beschwerdegegners geleitet werden, um dort die von ihm angebotenen Produkte, bei denen es sich nicht nur um solche der Marke ZIBRO der Beschwerdeführerin handelt, zu erwerben. B. Beschwerdeantwort
Der Beschwerdegegner hat mit Eingabe vom 11. Mai 2015 zusammengefasst Folgendes erwidert:
Der Beschwerdegegner ist nicht nur Halter des streitigen Domainnamens, sondern auch Inhaber einer eingetragenen deutschen Marke ZIBRO-SHOP. Er benutzt den Begriff „zibro-shop“ bereits seit dem 14. Januar 2004, als er sich bei eBay angemeldet und dort unter anderem Öfen verkauft hat. Der Begriff „zibro-shop“ hat sich inzwischen derart durchgesetzt, dass bei einer Google-Suche ausschliesslich Ergebnisse erscheinen, die in Zusammenhang mit dem Beschwerdegegner stehen.
Als Inhaberin der Wortmarke ZIBRO (mit Prioritätsdatum 18. Juni 1992) ist nicht die Beschwerdeführerin, sondern die PVG International B.V. (die „PVG“) registriert. Auch als Betreiberin der Website „“ ist nicht die Beschwerdeführerin, sondern die „PVG Deutschland GmbH“ aufgeführt. C. Weitere Stellungnahmen der Parteien
In einer unaufgeforderten Stellungnahme zur Beschwerdeantwort vom 15. Mai 2015 hat die Beschwerdeführerin zusammengefasst die nachfolgenden zusätzlichen Argumente vorgetragen:
Die Registrierung des Beschwerdegegners bei eBay am 14. Januar 2004 erfolgte nicht auf den Mitgliedsnamen „zibro-shop-de“, sondern auf einen anderen Namen. Erst am 16. Juli 2006 änderte der Beschwerdegegner seinen Mitgliedsnamen bei eBay in „zibro-shop-de“. Weil die Marke ZIBRO der Beschwerdeführerin bereits am 11. Oktober 2005 registriert worden war, kann es auch nicht auf die vom Beschwerdegegner am 10. August 2006 angemeldete eigene Marke Nr. 306 49 593 ZIBRO-SHOP ankommen. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin der japanischen Marke Nr. 4282305 ZIBRO mit Priorität vom 11. Juni 1999 sowie der deutschen Marke Nr. 1054542 ZIBRO KAMIN mit Priorität vom 1. März 1983 ist.
Die Beschwerdeführerin hat darüber hinaus die Zeichen „zibro“ und „zibro kamin“ ab 2001 umfänglich in Europa benutzt. Die vom Beschwerdegegner erwähnte Gesellschaft PVG war die damalige Importgesellschaft der Beschwerdeführerin für Europa. Zunächst hatte der Beschwerdegegner die von PVG nach Frankreich gelieferten Öfen dort im Handel eingekauft; ab dem Jahr 2005 kaufte er diese dann direkt bei der PVG. Erst ab Juli 2014, nach Gründung einer Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin, Toyotomi Europe Sales B.V., gab es erste zaghafte Versuche einer Zusammenarbeit mit dieser, die der Beschwerdegegner selbst jedoch bereits am 2. November 2014, also nach wenigen Monaten, beendet hat.
Nachdem das Beschwerdepanel mit verfahrensleitender Verfügung Nr. 1 vom 16. Juni 2015 dem Beschwerdegegner eine Frist bis 22. Juni 2015 eingeräumt hatte, um den ergänzenden Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 15. Mai 2015 zu kommentieren, reichte der Beschwerdegegner am 22. Juni 2015 ergänzende Kommentare ein. Der Beschwerdegegner stellte sich auf den Standpunkt, dass beim eBay-Auftritt des Beschwerdegegners zwischen dessen Mitglieds-Bezeichnung („310777nicole“, das Geburtsdatum und der Name seiner Tochter) und der Shop-Bezeichnung („310777nicole Zibro/Kero/Heitzpetrol“ [sic]) unterschieden werden müsse. Diese Shop-Bezeichnung sei von Anfang an (d.h. seit dem 14. Januar 2004) bei eBay als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 des deutschen Markengesetzes benutzt worden.
Die Beschwerdeführerin reichte daraufhin am 23. Juni 2015 eine weitere unaufgeforderte Stellungnahme ein. 6. Entscheidungsgründe A. Zulässigkeit der unaufgeforderten Stellungnahme zur Beschwerdeantwort
Gemäss Abschnitt 4.2 des WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition („WIPO Overview 2.0“) steht es im freien Ermessen der Panelmitglieder, ob sie unaufgeforderte Stellungnahmen einer Partei zulassen oder nicht, unter Berücksichtigung des prozessualen Beschleunigungsgebots und dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien. Die Partei, welche unaufgefordert eine Stellungnahme einreicht, muss üblicherweise darlegen, dass die Eingabe relevant ist für das Verfahren und dass sie keine Gelegenheit hatte, die entsprechenden Informationen in der Beschwerde bzw. Beschwerdeantwort vorzubringen.
Die unaufgeforderten Stellungnahmen der Beschwerdeführerin erfolgten am 15. Mai 2015 und 23. Juni 2015, vier Tage bzw. einen Tag nach Eingang der Beschwerdeantwort vom 11. Mai 2015 und der Kommentare des Beschwerdegegners vom 22. Juni 2015. Die Stellungnahme vom 15. Mai 2015 enthält diverse Klarstellungen von Behauptungen des Beschwerdegegners, welche die Beschwerdeführerin nicht voraussehen konnte und für eine Beurteilung des vorliegenden Falles entscheidend sind. Weil die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 15. Mai 2015 plausibel ist und mit klaren Fakten belegt wurde, wird sie vom Beschwerdepanel zugelassen (vgl. NB Trademarks, Inc. v. Domain Privacy LTD and Abadaba S.A.,WIPO Verfahren Nr. D2008-1984).1 B. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass sie die Marke ZIBRO KAMIN mit Priorität vom 1. März 1983 in Deutschland registriert hat und Inhaberin der japanischen Marke ZIBRO mit Priorität vom 11. Juni 1999 ist. Weiter hat die Beschwerdeführerin schlüssig dargelegt, dass sie über ihre damalige Importgesellschaft „PVG“ in den Jahren 2001-2003 unter den Marken ZIBRO und ZIBRO KAMIN auf dem deutschen und europäischen Markt Zibro-Heizöfen vertrieben hat. Zudem ist die Beschwerdeführerin Inhaberin der IR- Wort-/Bildmarke Nr. 893 735 ZIBRO mit Priorität vom 11. Oktober 2005.
Die Beschwerdeführerin hat somit dargelegt, dass sie gestützt auf ältere Markeneintragungen bereits einige Jahre vor der Registrierung des streitigen Domainamens die Marken ZIBRO und ZIBRO KAMIN in Deutschland und Europa benutzt hat.
Der streitigen Domainname ist abgesehen vom beschreibenden Zusatz „shop“ identisch mit dem bei Domainstreitigkeiten relevanten Wortbestandteil der IR-Wort-/Bildmarke ZIBRO der Beschwerdeführerin. Beschreibende Zusätze sind jedoch in der Regel (wie auch im vorliegenden Fall) nicht ausreichend, um eine Ähnlichkeit mit der Marke eines Beschwerdeführers auszuschliessen (vgl. WIPO Overview 2.0, Abschnitt 1.9).
Damit hat die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen gemäss Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt. C. Recht oder berechtigtes Interesse am streitigen Domainnamen
Der Beschwerdegegner hat seinen Onlineshop vor ca. neun Jahren eröffnet und vertreibt heute in erster Linie Petroleum-Heizöfen und Zubehör. Unter der Kategorie „Petroleum Heizgeräte“ erscheinen Geräte und Zubehör verschiedenster Konkurrenten der Beschwerdeführerin, bevor an den zwei letzten Listenplätzen (30. und 31.) ein Zibro-Docht und ein Zibro-Heizofen angeboten werden. Neben der Kategorie „Petroleum Heizöfen“ finden sich ca. 80 weitere Kategorien von Produkten, mehrheitlich im Bereich Heizen, Haushaltgeräte, Garten und Grillen.
Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob die Tätigkeit des Beschwerdegegners allenfalls als berechtigtes Interesse am Domainnamen qualifiziert werden kann, d.h. als Verwendung des Domainnamens im Zusammenhang mit dem gutgläubigen Angebot von Waren oder Dienstleistungen vor Kenntnis der Streitigkeit (vgl. Paragraph 4(c)(i) der Richtlinie).
Im Bereich des Wiederverkaufs von Markenwaren ist bei UDRP Verfahren der sog. Oki Data-Test massgebend (vgl. WIPO Overview 2.0, Abschnitt 2.3). Dort wurden folgende vier Kriterien aufgestellt für ein berechtigtes Interesse eines Wiederverkäufers an einem Domainnamen, welcher das Kennzeichen des Markeninhabers beinhaltet (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,WIPO Verfahren Nr. D2001-0903):
(1) Der Beschwerdegegner muss die entsprechenden Produkte tatsächlich anbieten.
(2) Der Beschwerdegegner darf die Website nur für den Verkauf von Produkten des Markeninhabers benutzen.
(3) Die Website muss die Beziehung zwischen dem Inhaber des Domainnamens und dem Markeninhaber in korrekter Weise offenlegen.
(4) Der Beschwerdegegner darf nicht den gesamten verfügbaren „Domainmarkt“ bezüglich der relevanten Marke beherrschen, indem er eine grosse Zahl verfügbarer Domainnamen registriert.
Im vorliegenden Fall sind die Kriterien (2) und (3) des Oki Data-Tests klar nicht erfüllt. Der Beschwerdegegner bietet zahlreiche Konkurrenzprodukte an und grenzt sich in keiner Weise von der Beschwerdeführerin ab. Es wird auch nirgends auf der Website offengelegt, dass der Beschwerdegegner kein offizieller Vertragspartner der Beschwerdeführerin ist.2
Im vorliegenden Fall ist es denn auch störend, dass der streitige Domainnamen zu einem Onlineshop führt, der vor allem Konkurrenzprodukte von Zibro zum Verkauf anbietet und erst am Ende einer langen Liste ein einziges Modell eines Zibro-Heizofens aufführt. Internetbenutzer werden mit anderen Worten ohne jegliche Information oder Warnung direkt zu Heizöfen von Konkurrenten gelenkt. Der Beschwerdegegner hat denn auch keine plausible Erklärung für die Tatsache geliefert, dass er die Marke der Beschwerdeführerin im streitigen Domainnamen benutzt, obschon diverse Konkurrenzprodukte auf der entsprechenden Website angeboten werden.
In diesem Zusammenhang ist ferner in Betracht zu ziehen, dass der Beschwerdegegner am 10. August 2006 die deutsche Marke Nr. 306 49 593 ZIBRO-SHOP angemeldet hat. Es bleibt jedoch unklar, weshalb der Beschwerdegegner das Zeichen „zibro“ bzw. „zibro-shop“ wählte, wenn er von Anfang an die Absicht hatte, nicht nur die Produkte der Beschwerdeführerin, sondern auch diverse weitere Produkte - vor allem Konkurrenzprodukte von Zibro - zum Verkauf anzubieten. Auch in der eBay Shop-Bezeichnung „310777nicole Zibro/Kero/Heitzpetrol“ wird die Marke eines Konkurrenten der Beschwerdeführerin („Kero“) aufgeführt, weshalb der Beschwerdegegner aus der Shop-Bezeichnung nichts zu seinen Gunsten ableiten kann. Unabhängig davon verleiht nach Ansicht des Beschwerdepanels ein eBay-Account kein Recht oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners am streitigen Domainnamen.
Die alleinige Tatsache, dass der Beschwerdegegner Inhaber der am 10. August 2006 angemeldeten deutschen Marke ZIBRO-SHOP ist, kann bei näherer Betrachtung ebenfalls nicht zu seinen Gunsten wirken. UDRP Panels verneinen ein Recht oder berechtigtes Interesse in Fällen, bei welchen Beschwerdegegner eine Marke zum Zweck anmelden, einen unberechtigten Vorteil aus bestehenden Markenrechten von Beschwerdeführern zu ziehen (vgl. z.B. Chemical Works of Gedeon Richter Plc v. Covex Farma S.L.,WIPO Verfahren Nr. D2008-1379, und WIPO Overview 2.0, Abschnitt 2.7). Aus den Umständen dieses Falles geht hervor, dass der Beschwerdegegner darauf abzielte, einen unrechtmässigen Vorteil aus der Bekanntheit und dem Ruf der Produkte der Beschwerdeführerin zu ziehen.
Somit ist kein Recht oder berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners am streitigen Domainnamen ersichtlich, und die Beschwerdeführerin hat auch Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie erfüllt. D. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens
Es ist offensichtlich, dass der Beschwerdegegner die Marken der Beschwerdeführerin kannte, als er den streitigen Domainnamen registrierte.
Vor dem oben geschilderten Hintergrund versucht der Beschwerdegegner zudem ohne Zweifel, im Sinne von Paragraph 4(b)(iv) der Richtlinie mögliche Kunden der Beschwerdeführerin zu Gewinnzwecken auf seine eigene Website zu locken, um Produkte zu verkaufen und einen Gewinn zu erzielen.
Ein solches Verhalten stellt eine bosgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens dar und erfüllt somit Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel gemäss Paragraphen 4(i) der Richtlinie und 15 der Verfahrensordnung an, dass der streitige Domainname auf die Beschwerdeführerin übertragen wird.
Tobias Zuberbühler
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 26. Juni 2015
1 Jedoch wird die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 23. Juni 2015 abgewiesen, da sie keinen Einfluss auf das Ergebnis dieser Entscheidung hat.
2 Aus den Akten geht zwar hervor, dass es im Jahre 2014 anscheinend eine Zusammenarbeit zwischen dem Beschwerdegegner und der Gesellschaft „Toyotomi Europe Sales B.V“ gab. Auch wenn es somit Hinweise gibt, dass der Beschwerdegegner für eine kurze Zeit in 2014 als Zibro-Vertreter aufgetreten ist, ändert dies nichts am Ergebnis, dass der Beschwerdegegner den streitigen Domainnamens nicht in guten Treuen benutzt hat. Der Beschwerdegegner hat mit seinem Verhalten den Oki Data-Test klar nicht eingehalten.
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