Beschwerdeführerin ist Fashion Television International Limited aus London, Grossbritannien, intern vertreten.
Beschwerdegegnerin ist GmbH, aus München, Deutschland, vertreten durch Mitscherlich Patent- und Rechtsanwälte PartmbH, München, Deutschland. 2. Domainname und Domainvergabestelle
Der streitige Domainname (der „Domainname“) ist bei Key-Systems GmbH dba (der „Domainvergabestelle“) registriert. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Schiedsgerichts- und Mediationszentrum (dem „Zentrum“) am 26. März 2015 per E-Mail ein. Am 26. März 2015 hat das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die Domainvergabestelle geschickt. Am 27. März 2015 übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum und bestätigte, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson für den streitigen Domainnamen sei. Die Beschwerdegegnerin beantragte am 27. März 2015, dass die Beschwerde auf Deutsch übersetzt werde, worauf die Beschwerdeführerin am 27. März 2015 eine auf Deutsch übersetzte Beschwerde eingereicht hat. Am 30. März 2015 bestätigte das Zentrum, dass die Verfahrenssprache Deutsch sei.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Ergänzende Verfahrensregeln“) genügt.
Gemäss Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde der Beschwerdegegnerin förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 16. April 2015 eingeleitet. Gemäss Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 6. Mai 2015. Am 21. April 2015 reichte die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeerwiderung ein.
Das Zentrum bestellte Tobias Zuberbühler am 4. Mai 2015 als Einzelpanelmitglied. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäss bestellt wurde. Das Beschwerdepanel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäss Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben. 4. Sachverhalt
„Bell Media Inc.“, die Inhaberin der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Marke, ist ein kanadisches Medienunternehmen, welches das Spartenprogramm „Fashion Television“ betreibt und zum Konzern Bell Canada gehört. Der Sender „Fashion Television“ wurde von einer Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin erstmals am 7. September 2001 in Kanada und ab 2004 auch in Europa ausgestrahlt.
Die Beschwerdegegnerin ist Teil eines europäischen Medienkonzerns und betreibt den Spartenkanal „Fashion TV“. Das Programm wurde erstmals am 30. April 1997 via Satellit in Frankreich ausgestrahlt.
Die Beschwerdeführerin behauptet, Unterlizenznehmerin zu sein bezüglich der Rechte an der Gemeinschaftsmarke FT FASHION TELEVISION (Wort-/Bildmarke Nr. 599 829, nachfolgend die „Beschwerdemarke“).1 Diese Wort-/Bildmarke wurde mit Priorität vom 11. August 1997 am 8. April 2009 zu Gunsten der Inhaberin „Bell Media Inc.“ ins Register des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt eingetragen. Ein Widerspruch der Beschwerdegegnerin vom 15. März 1999 gegen diese Eintragung war mit Entscheid vom 23. Oktober 2008 abgewiesen worden (vgl. Anlage 10 zur Beschwerde).
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der französischen Marke FASHION TELEVISION (FR 97671868) mit Priorität vom 3. April 1997, die im Jahre 2007 vom Gründer der Beschwerdegegnerin, Adam Lisowski, an die Beschwerdegegnerin übertragen wurde.
Eine Klage der vormaligen Inhaberin der Marke der Beschwerdeführerin, Chum Ltd., gegen Adam Lisowski wegen Verwendung des Kennzeichens „Fashion TV“ (Verletzung von Markenrechten und unlauterem Wettbewerb) wurde vom U.S. District Court, Southern District of New York, mit Urteil vom 18. April 2002 abgewiesen.
Am 15. Mai 2014 stellte die Beschwerdegegnerin beim Harmonisierungsamt ein Gesuch auf Löschung der Marke der Beschwerdeführerin wegen fehlenden Gebrauchs (Anlage 1 zur Beschwerdeantwort). Die Beschwerdeführerin hat gemäss einem Schreiben des Harmonisierungsamts vom 16. September 2014 (Anlage 6 zur Beschwerdeantwort) keine Stellungnahme zum Gesuch der Beschwerdegegnerin eingereicht.
Am 5. Dezember 2014 reichte die Beschwerdeführerin vor dem Landgericht München I eine Klage gegen die Beschwerdegegnerin ein auf Unterlassung der Benutzung des Kennzeichens „Fashion TV“ (Anlage 35 zur Beschwerdeantwort). Nach Eingang einer Klageantwort der Beschwerdegegnerin am 6. März 2015 (Anlage 36 zur Beschwerdeantwort) ist das Verfahren derzeit noch hängig.
Die Gruppe der Beschwerdeführerin vermarktet ihre Dienstleistungen u.a. mit dem Domainnamen (und entsprechender Website), der am 25. Mai 1998 registriert wurde. Der streitige Domainname wurde am 15. März 1996 registriert. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin trägt zusammengefasst Folgendes vor:
Der streitige Domainname ist verwechselbar ähnlich zur Marke der Beschwerdeführerin, denn der Verkehr erblickt im Element „TV“ im streitigen Domainnamen die Abkürzung bzw. ein Akronym für „Television“. Beide Zeichen stimmen ausserdem im Element „Fashion“ überein. Die begriffliche Identität wird ausserdem noch dadurch gesteigert, dass es sich bei „Fashion Television“ und „Fashion TV“ um nahezu identische Wortbildungen handelt. Daher kann schon nicht ausgeschlossen werden, dass Konsumenten die sich gegenüber stehenden Zeichen unmittelbar miteinander verwechseln. Es ist aber auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, weil der Verkehr die bestehenden Unterschiede („Television“ / „TV“) möglicherweise erkennt, aber insofern von einer wirtschaftlichen (lizenzrechtlichen) Verbindung der beiden Parteien ausgehen könnte.
Die Beschwerdegegnerin hat den streitigen Domainnamen nachweislich erst ab 1. April 2007 auf sich registrieren lassen. Die Beschwerdeführerin hat hingegen die Ausstrahlung von „Fashion Television“ in Europa bereits anfangs 2004 aufgenommen. Sie hat der Beschwerdegegnerin keine Zustimmung dazu erteilt, die Marke FT FASHION TELEVISION zu benutzen.
Die Beschwerdegegnerin hat den streitigen Domainnamen vorrangig in der Absicht erworben, um die Beschwerdeführerin an der Benutzung ihrer Marke FT FASHION TELEVISION zu hindern. Die Beschwerdegegnerin versucht willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht, durch Verwendung des streitigen Domainnamens Internetbenutzer auf ihre Website zu lenken, indem sie eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Beschwerdeführerin schafft. B. Beschwerdegegnerin
Die Beschwerdegegnerin hat zusammengefasst folgendes eingewendet:
Eingetragene Inhaberin der Gemeinschaftsmarke FT FASHION TELEVISION der Beschwerdeführerin ist die kanadische Firma „Bell Media Inc.“ und nicht die Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin bestreitet, dass die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Beschwerdemarke (Sub-)Lizenznehmerin der „Bell Media Inc.“ ist und von dieser zur Einleitung dieses Beschwerdeverfahrens in eigenem Namen ermächtigt wurde.
Die Beschwerdemarke wurde innerhalb der letzten fünf Jahre vor Einreichung des Verfallsantrags durch die Beschwerdegegnerin beim Harmonierungsamt im Jahre 2014 nicht rechtserhaltend für die in Klassen 38 und 41 beanspruchten Dienstleistungen benutzt. Anfangs Dezember 2014 erschienene Pressemitteilungen bestätigen, dass die Beschwerdeführerin bis zu jenem Zeitpunkt in Europa unter der Beschwerdemarke keine Sendungen ausgestrahlt hat. Dies wird bestätigt durch eine Aussage des Senior Vice President der Markeninhaberin, „Bell Media Inc.“, dass die Beschwerdemarke jedenfalls seit dem Jahr 2007 nicht mehr ausserhalb Kanadas benutzt wurde.
Sowohl „Fashion“ als auch „Television“ sind für einen Mode-Fernsehsender glatt beschreibende Begriffe. Folgerichtig haben sowohl das deutsche Patent- und Markenamt als auch das für Gemeinschaftsmarken zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Eintragung von Marken für „Fashion Television“ und „Fashion TV“ abgelehnt. Die Beschwerdemarke wurde folglich nur auf Grund der vorangestellten Buchstaben „FT“ und der besonderen grafischen Ausgestaltung überhaupt eingetragen. In einem derartigen Fall ist ihr Schutzumfang dann aber auf Zeichen beschränkt, die gerade im Hinblick auf diese die Eintragungsfähigkeit begründenden Elemente Ähnlichkeiten aufweisen. Die Beschwerdemarke ist somit nicht verwechselbar mit dem streitigen Domainnamen.
Die Beschwerdegegnerin verfügt zudem über ein anerkennungswürdiges Interesse an der Benutzung des streitigen Domainnamens. Sie firmiert bereits seit dem Jahr 2000, vier Jahre vor der erstmaligen Benutzung der Beschwerdemarke in Europa im Jahre 2004, unter ihrem derzeitigen Namen „ GmbH“. Darüber hinaus verfügt die Beschwerdegegnerin über ältere eingetragene Markenrechte am Kennzeichen FASHION TELEVISION. Zudem wird der Fernsehsender Fashion TV seit seiner Gründung im Jahr 1997 ununterbrochen über eine Reihe von Satelliten und über diverse Kabelnetzwerke weltweit ausgestrahlt und verfügt über einen sehr beliebten YouTube-Kanal mit über 28 Mio. Zugriffen seit 2007.
Die Beschwerdeführerin missbraucht das vorliegende Verfahren zur Erzeugung von Druck auf den Fashion TV-Konzern, der sich in rechtlichen Auseinandersetzungen mit Gesellschaften befindet, die mit der Beschwerdeführerin verbunden sind. Der Gründer des Mutterkonzerns der Beschwerdeführerin war vor ca. 10 Jahren selbst als Lizenznehmer mit der Verbreitung des Senders „Fashion TV“ in bestimmten Regionen betraut und mithin mit der Vermarktung des Senders „Fashion TV“ über den streitigen Domainnamen bestens vertraut. Das Vorgehen der Beschwerdeführerin ist vor diesem Hintergrund bösgläubig und rechtsmissbräuchlich. 6. Entscheidungsgründe A. Identisch oder verwechselbar ähnlich
Die Beschwerdegegnerin hat bestritten, dass die Beschwerdeführerin überhaupt Lizenznehmerin der Markeninhaberin („Bell Media Inc.“) ist und damit Rechte an der Beschwerdemarke FT FASHION TELEVISION geltend machen kann (Rz. 6 der Beschwerdeantwort). Die Beschwerdeführerin hat keine diesbezüglichen Unterlagen eingereicht, sondern angeboten, dass entsprechende Dokumente jederzeit vorgelegt werden könnten.
In einem Verfahren wie dem vorliegenden wäre ein Lizenznehmer angehalten, in der Beschwerde seine aus dem Lizenzverhältnis mit dem Markeninhaber fliessende Berechtigung zur Geltendmachung der entsprechenden Rechte nachzuweisen (vgl. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition [„WIPO Overview 2.0“], Ziff. 1.8). Weitere Schriftenwechsel zur Substanzierung einer Beschwerde sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Unter gewissen Umständen sollte es einem Beschwerdepanel selbstverständlich freistehen, den Parteien Gelegenheit zur Einreichung weiterer Dokumente einzuräumen. Weitere Eingaben sind jedoch nach Ansicht dieses Beschwerdepanels nur in solchen Fällen angebracht, wo in der Beschwerdeantwort überraschende neue Fakten vorgebracht werden. Im vorliegenden Fall konnte die Beschwerdeführerin jedoch nicht davon ausgehen, dass eine weitere Gelegenheit zur Substanzierung der Beschwerde eingeräumt würde. Die Einräumung einer Markenlizenz an die Beschwerdeführerin ergibt sich im Übrigen auch nicht indirekt aus den von den Parteien eingereichten Unterlagen.2
Vor diesem Hintergrund müsste die Beschwerde schon deshalb abgewiesen werden, weil die Beschwerdeführerin ihre Rechte an der geltend gemachten Marke nicht nachgewiesen und damit Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie nicht erfüllt hat. B. Recht oder berechtigtes Interesse am streitigen Domainnamen
Es entspricht langjähriger Praxis und einheitlicher Meinung der Beschwerdepanels in UDRP-Verfahren, dass ein Beschwerdeführer für das Nichtbestehen von Rechten oder berechtigten Interessen eines Beschwerdegegners keinen Vollbeweis antreten muss (gemäss der prozessrechtlichen Maxime negativa non sunt probanda).
Jedoch obliegt es dem Beschwerdeführer, zumindest prima facie schlüssig vorzutragen und gegebenenfalls nachzuweisen, dass entsprechende Rechte oder berechtigte Interessen des Beschwerdegegners offenbar nicht bestehen. Danach steht es dem Beschwerdegegner frei, einen entsprechenden Gegenbeweis für das tatsächliche Bestehen von Rechten oder berechtigten Interessen an dem streitigen Domainnamen zu erbringen (vgl. WIPO Overview 2.0, Ziff. 2.1).
In diesem Fall hat die Beschwerdegegnerin ein eigenes Recht und ein berechtigtes Interesse am streitigen Domainnamen geltend gemacht.3
Die Beschwerdegegnerin hat auf ihre Inhaberschaft der französischen Marke FASHION TELEVISION (FR 97671868) mit Priorität vom 3. April 1997 hingewiesen, die vier Monate vor dem Prioritätsdatum der angeblich an die Beschwerdeführerin lizenzierten Gemeinschaftsmarke (11. August 1997) registriert wurde.
Zu beachten ist ferner der Hinweis der Beschwerdegegnerin, dass ihre Firmenbezeichnung „ GmbH“ abgesehen vom Hinweis auf die Rechtsform („GmbH“) identisch ist mit dem streitigen Domainnamen.
Im Zusammenhang mit der Verwendung des streitigen Domainnamens stellt der Experte zudem fest, dass dieser für Modesendungen oder Modeclips im Fernsehen und damit im Bereich des generischen Begriffs „fashion tv“ benutzt wird. Die entsprechende Verwendung eines aus generischen Begriffen bestehenden Domainnamens wird von UDRP-Beschwerdepanels im Normalfall als berechtigtes Interesse qualifiziert (WIPO Overview 2.0, Ziff. 2.2).
Demgegenüber hat die Beschwerdeführerin nicht überzeugend darlegen können, dass der Beschwerdegegnerin keine Rechte oder berechtigte Interessen am streitigen Domainnamen zustehen, und somit auch Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie nicht erfüllt.
Eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen gemäss Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie erübrigt sich demnach. Aufgrund der obigen Erläuterungen erscheint es jedoch ohnehin plausibel, dass die Beschwerdegegnerin den streitigen Domainnamen weder bosgläubig registriert noch bösgläubig benutzt hat.
Gemäss den dem Beschwerdepanel vorliegenden sehr umfangreichen Unterlagen handelt es sich hier um einen komplexen Disput, bei der verschiedene andere Fragen zum Sachverhalt im Streit stehen. Das Beschwerdepanel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der streitige Sachverhalt bereits Gegenstand anderer Gerichtsverfahren war (und noch immer vor dem Landgericht München I hängig ist). Demzufolge wird das Beschwerdepanel keine weiteren Argumente beurteilen, weil dies den Rahmen eines UDRP-Verfahrens sprengen würde. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.
Tobias Zuberbühler
Einzelbeschwerdepanelmitglied
Datum: 5. Juni 2015
1 Die Gemeinschaftsmarke FASHION TELEVISION der Beschwerdeführerin besteht aus einer Kombination der Wörter „FASHION TELEVISION“ und einem Bildbestandteil aus den Grossbuchstaben „FT“ als Logo.
2 Überdies stellt das Beschwerdepanel - wie von der Beschwerdegegnerin erwähnt - fest, dass gemäss Art. 23(1) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rats der Europäischen Union vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke eine Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke gegenüber Dritten erst mit ihrer Eintragung in das Gemeinschafts-Markenregister Wirkung erlangt. Eine solche Eintragung ist nicht erfolgt (vgl. Anlage 10 zur Beschwerde).
3 Das Beschwerdepanel weist ferner darauf hin, dass der District Court des Southern District of New York in einem Prozess zwischen den Rechtsvorgängern der Kennzeicheninhaber in diesem Verfahren entschieden hat, dass die Marke FASHION TELEVISION generisch und damit nicht unterscheidungskräftig sei. Weil die Beschwerdeführerin jedoch keine Rechte an der geltend gemachten Marke nachgewiesen hat, wird sich das Beschwerdepanel über die Kennzeichenkraft der Beschwerdemarke nicht weiter äussern.
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