La Demandante es Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con domicilio en Barcelona, España representada por sí misma.
El Demandado es Registration Private, DomainsByP, con domicilio en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos de América / Pacsolutor, S.L.U., Daniel Perez, con domicilio en Barcelona, España, representado por sí mismo. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de mayo de 2015. El 22 de mayo de 2015 el Centro envió a GoD, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el idioma del acuerdo de registro es el inglés y que Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El 29 de mayo de 2015, el Centro envió a las partes vía correo electrónico una solicitud de confirmación del idioma del procedimiento.
El 29 de mayo de 2015, el Demandado envió al Centro una solicitud para que el idioma del procedimiento sea el español. El 31 de mayo de 2015, el Demandante envió al Centro su solicitud para que el idioma del procedimiento sea el español.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de junio de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de junio de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado en español ante el Centro el 23 de junio de 2015.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de julio de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El procedimiento se ha seguido y la presente decisión es dictada en español, al ser de nacionalidad española ambas partes, habiendo solicitado ambas partes que el idioma del procedimiento sea el español y estar además en español el contenido de la página web del Demandado. 4. Antecedentes de Hecho
- La Demandante es titular del registro de marca español 3506619 PAC PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA, solicitado el 10 de abril de 2014 y concedido el 2 de octubre de 2014 para productos y servicios de las clases 9, 16, 35 y 41, además de otras muchas marcas que resultan irrelevantes en este procedimiento.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha 19 de febrero de 2014.
- Accediendo a la página web correspondiente, se ofrecen servicios que parecen estar destinados a los estudiantes que cursan estudios en la universidad Demandante, específicamente un servicio de ayuda a la resolución de "PACs". 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
En su escrito de Demanda se recogen las siguientes alegaciones:
- La Demandante es una universidad domiciliada en Barcelona, España, pionera en la educación a distancia gracias a su metodología pedagógica, lo que le ha hecho merecedora de numerosos premios. Se trata de una entidad académica de gran prestigio.
- Parte de ese prestigio hay que atribuirlo a las llamadas Pruebas de Evaluación Continuada ("Prova d'Avaluació Continuada" en catalán, cuyas iniciales son PAC. Las PAC son un elemento esencial en el modelo educativo de la Demandante.
- La Demandante es titular de numerosas marcas registradas, entre ellas el registro de marca español 3506619 PAC PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA citada más arriba.
- La Demandante ha adquirido además la marca de facto PAC como consecuencia del uso relevante realizado de esa denominación en su actividad.
- El Demandado en el presente procedimiento ya lo fue también en Fundación Para La Universitat Oberta De Catalunya (FUOC) v. David Primo, Domains By Proxy, LLC, Daniel Pérez GiménezCaso OMPI No. D2014-0241 referido a los nombres de dominio , , y .
- El nombre de dominio en disputa resulta confundible con la marca PAC de la Demandante, pues constituye la parte principal de la denominación "Pacsolver" y por tanto es susceptible de confundir y atraer a los estudiantes de la UOC, que relacionarán la página web con dicha universidad, teniendo en cuenta el carácter genérico del vocablo añadido "solver".
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no ha realizado una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, como antiguo estudiante de la universidad Demandante era pleno conocedor de la importancia del término "PAC".
- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe por el Demandado, quien conocía en el momento del registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante y sus derechos sobre la marca PAC.
- El Demandado muestra una clara voluntad de perjudicar o de aprovecharse de la reputación ajena con una finalidad claramente comercial, ofreciendo la realización fraudulenta de las referidas "PACs".
- El Demandado ya fue condenado en la decisión dictada en elCaso OMPI No. D2014-0241 citado arriba referido a los nombres de dominio , , , y . parece claro que registró el nombre de dominio en disputa cuando le fueron arrebatados estos últimos.
Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita le sea transferido el nombre de dominio en disputa . B. Demandado
Por su parte, el Demandado desarrolla los siguientes argumentos en su escrito de contestación:
- En primer lugar, el Demandado solicita que se tenga como tal únicamente a Pacsolutor S.L.U. y no a Daniel Pérez Jiménez como persona física, pues únicamente es administrador de dicha sociedad pero no tiene relación contractual con el registro del nombre de dominio en disputa ni con el contenido de la página web correspondiente.
- El término PAC hace referencia a la expresión "Prova d'Avaluació Continuada" que en catalán significa Prueba de Evaluación Continuada. Esta expresión es ampliamente utilizada en muchas universidades catalanas, y no sólo por la Demandante.
- Tanto la constitución de la empresa Pacsolutor S.L.U. como el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con anterioridad al registro de la marca PAC PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA por parte de la Demandante.
- El registro de marca concedido a la Demandante es PAC PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA, puesto que el término PAC no sería posible registrarlo al ser utilizado extensamente por la comunidad universitaria en Cataluña.
- El Demandado no tiene relación directa con elCaso OMPI No. D2014-0241 invocado por la Demandante, pero en todo caso en la decisión dictada en ese procedimiento los nombres de dominio fueron atribuidos a la Demandante UOC por el uso del término "UOC" claramente identificable con la misma, pero no por la presencia del término PAC.
- El Demandado tiene derechos e intereses legítimos sobre la denominación, pues viene realizando un uso de buena fe del nombre de dominio antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia.
- Por último, el Demandado niega que exista mala fe por su parte en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, pues el término "PAC" es de uso común en las distintas universidades catalanas y existen otras páginas web en las que también se ofrecen servicios totalmente orientados a los estudiantes de la UOC. 6. Debate y conclusiones Cuestión previa: sobre la petición realizada por el Demandado para excluir a la persona física
Como se ha expuesto, el Demandado solicita que se tenga como parte demandada únicamente a Pacsolutor S.L.U. y no a Daniel Perez como persona física, pues según dice dicha persona es únicamente administrador de dicha sociedad pero no tiene relación contractual con el registro del nombre de dominio en disputa ni con el contenido de la página web correspondiente.
Sin embargo, si bien el Registrador confirmó expresamente a Pacsolutor S.L.U. como registrante, de los datos facilitados por el Registrador al Centro en el trámite de verificación se desprende que Daniel Perez consta como "Nombre Registrante" y la sociedad Pacsolutor S.L.U. como "Organización Registrante". Examen de los requisitos para la aplicación de la Política
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de una demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de la Demandante y del Demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y principios del derecho nacional español.
Los presupuestos para la estimación de una demanda contenidos en el artículo 4.a) de la Política son:
- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante invoca y aporta abundante documentación sobre marcas que no guardan ninguna relación con el nombre de dominio en disputa. Las que sí tienen relación con el mismo son el registro de marca español PAC PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA y lo que denomina marca "de facto" PAC.
El hecho que el registro de marca español PAC PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA fue solicitado por la Demandante en una fecha posterior a la del registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es irrelevante para efectos del primer elemento de la Política. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme ("Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0"), párrafo 1.4.
Por lo que respecta a la similitud entre el registro de marca español y la denominación "pacsolver" , es discutible que pueda considerarse que la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa resulte susceptible de crear confusión con la marca registrada. Consideradas en su conjunto, es evidente que entre ambas denominaciones existen claras diferencias visuales y estructurales.
Las diferencias existentes entre las denominaciones PAC PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA y "pacsolver" podrían ser superadas si se considerara al término "PAC" como el elemento más distintivo de la marca registrada de la Demandante o si se acreditaran derechos "de facto" muy claros sobre la denominación PAC por sí sola.
En lo que respecta a la marca registrada de la Demandante, el Experto considera cuestionable que el término "PAC" sea el elemento más distintivo de esta marca.
En cuanto a la expresión "PAC", esta está constituida por las siglas de la expresión PROVA D'AVALUACIO CONTINUADA, que tiene un significado en catalán claramente descriptivo en el ámbito académico. A juicio de este Experto, la Demandante no ha logrado acreditar una exclusividad sobre dicha expresión que le permita reconocer un derecho de marca sobre la misma. De hecho, en el procedimiento previo invocado por la Demandante,Caso OMPI No. D2014-0241, la estimación se produce como consecuencia de sus derechos exclusivos sobre la marca UOC, pero no se realiza ningún reconocimiento de derechos a título de marca sobre la expresión "PAC".
Sin perjuicio de los anterior, dado el análisis y conclusión de los otros dos requisitos para la estimación de la Demanda, este Experto considera que no es necesario hacer una estimación definitiva respecto al primer requisito. B. Derechos o intereses legítimos; Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante acusa al Demandado de querer obtener un aprovechamiento indebido de su reputación a través de una página web en la que, afirma, se desarrollan actividades ilícitas, tentando a estudiantes de la UOC para que compren sus ilegítimos servicios de facilitación de fraude académico.
Es obvio que la calificación de una actividad como ilícita o la estimación de una circunstancia que resulta más cercana a la disciplina de la competencia desleal constituye una problemática que sin duda alguna excede del ámbito de aplicación de la normativa que conforma la Política, lo que le impide poder ofrecer un pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho o interés legítimo a favor del Demandado y del registro y uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado.
Como se afirmaba en The T, LLC v. Jeffrey S. Poploff,Caso OMPI No. D2000-1470:
"This Panel is not a general domain name court, and the Policy is not designed to adjudicate all disputes of any kind that relate in any way to domain names. Rather, the Policy is narrowly crafted to apply to a particular type of abusive cybersquatting. To invoke the Policy, a Complainant must show that the domain name at issue is identical or confusingly similar to a mark in which the Complainant has rights, that the Respondent lacks rights or a legitimate interest in the domain name, and that the Respondent registered and used the name in bad faith. Policy ¶ 4(a). To attempt to shoehorn what is essentially a business dispute between former partners into a proceeding to adjudicate cybersquatting is, at its core, misguided, if not a misuse of the Policy."
En la misma línea cabe citar la decisión Ast Sportwear, Inc v Steven R. Hyken,Caso OMPI No. D2001-1324, en la que se señaló:
"The Policy, though, is a limited tool for acting against certain types of cybersquatting, and provides a contractual-based remedy. If there is a "legitimate interest" as that term is defined in the Policy, the Policy precludes transfer of the domain name, even if the use does not seem "legitimate" in the broader understanding of that word. "
Del mismo modo, en la decisión CITGO Petroleum Corporation v. Mathews S. Tercsak,Caso OMPI No. D2003-0003 se señalaba:
"The Panel appreciates that the Complainant disapproves of some of the products marketed by the Respondent and finds it uncomfortable that these are being sold through a web site carrying the name "Mystik." It bears emphasis, however, that the ICANN Policy is "a limited tool for acting against certain types of cybersquatting." [ ]. In the present case, the terms of the Policy afford no relief to the Complainant, which must be left to its remedies, if any, under the applicable national laws."
En la misma línea se pronunció este Experto en el reciente asunto ISEVAL, S.L. c. Roberto Gómez López y Fabián Pérez,Caso OMPI No. D2015-0691.
En definitiva, la posible ilegalidad o carácter parasitario de la actividad del Demandado es una cuestión que supera el marco natural de este procedimiento, y que en todo caso el Demandante podrá plantear ante los tribunales españoles.(i) 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Luis H. de Larramendi
Experto Único
Fecha: 17 de julio de 2015
(i) Sobre la relación del presente caso y la decisión en elCaso OMPI No. D2014-0241, existen diversas circunstancias que permiten diferenciar ambos supuestos, por ejemplo (1) que en el caso anterior el demandado estuvo en rebeldía mientras que en el presente caso el Demandado se personó; (2) que en el presente caso el Demandado niega que exista mala fe ya que ofrece servicios orientados a los estudiantes de la UOC (es decir, existen alegaciones contradictorias entre las partes respecto a las actividades del Demandado – actividades que la Demandante califica de fraudulentas); y (3) que en el caso anterior el experto no se pronunció sobre el supuesto actuar ilícito del demandado sino que únicamente se limitó a señalar que se producía una confusión en general con la demandante, y en particular con la marca UOC. Por el contrario en el presente caso, dada la naturaleza de las circunstancias esgrimidas, el Experto considera que son los tribunales españoles los más adecuados para pronunciarse ellas, pues van más allá del ámbito natural de la Política.
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