Le Requérant est Vidéotron s.e.n.c. de Montréal, Québec, Canada, représenté par Anthony Hémond, Canada.
Le Défendeur est Daniel Boucher de St-Hyacinthe, Québec, Canada. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est GoD, LLC. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Vidéotron s.e.n.c. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 juin 2015.
En date du 17 juin 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 juin 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige, et relevant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement pour le nom de domaine litigieux.
Le 19 juin 2015 le Centre a envoyé une communication aux Parties, invitant le Requérant à fournir la preuve d’un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroulerait en français, ou à déposer la plainte traduite en anglais, ou déposer une demande que l’anglais soit la langue de la procédure. Le 22 juin 2015, le Requérant a déposé une demande que l’anglais soit la langue de la procédure. Suite à une notification d’irrégularité de la plainte, le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 juin 2015.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 30 juin 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 juillet 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 juillet 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 22 juillet 2015, le Défendeur a envoyé une communication au Centre.
En date du 29 juillet 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques de commerce enregistrées acquises de ses prédécesseurs, Vidéotron Limitée, Télécâble Vidéotron Limitée et le groupe Vidéotron Limitée. Il détient donc une famille de 16 marques de commerce VIDÉOTRON, comprenant le terme “vidéotron” seul, avec et sans accent sur le “e”, et sous forme de dessin associé à ce terme et a également produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce CENTRE VIDÉOTRON. Certains enregistrements sont une source d’informations sur les services et produits associés à la marque, tout particulièrement : Marque Date d’enregistrement Services
VIDÉOTRON
4 mars 1983
services de câblodistribution et location de câblosélecteurs depuis 1980, télédistribution depuis janvier 1983 et de terminaux pour l’accès à des services uniquement aux abonnés depuis juillet 1986
GROUPE VIDÉOTRON
4 mars 1983
services de câblodistribution et location de câblosélecteurs depuis août 1981
CLUB VIDÉOTRON
3 juin 1988
1) services de ventes à la consommation par émissions de télévision depuis le 8 septembre 1986;
2) services de crédit pour financer achats faits par l’entremise du Requérant depuis le 29 mars 1988
VIDÉOTRON PLUS
12 janvier 1990
services de mise en marché d’un système de télécommunication depuis au moins le 27 octobre 1989
VIDÉOTRON
27 mars 2002
services d’internet depuis avril 1997 et service de téléphonie depuis août 1998
(ci-après les “Marques VIDÉOTRON” ou la “Marque VIDÉOTRON”)
Au 31 mars 2015, le Requérant disposait d’au moins 1,250,000 clients dans chacune des catégories de ses services de télédistribution, d’accès internet, de téléphonie résidentielle et d’au moins 650,000 lignes pour ses services de téléphonie mobile. Selon un sondage en 2014, la marque VIDÉOTRON est la 4e marque la plus influente au Québec et selon un sondage Léger, le Requérant a obtenu pour une dixième année le titre d’entreprise de télécommunication la plus admirée.
Le Requérant fait la promotion de ses services par son site internet principal “” depuis 1994 et de nombreux autres noms de domaine tels et et chacun redirigé vers le site principal susmentionné.
Le 7 avril 2015, Québecor Média Inc., une société liée au Requérant, annonce que l’amphithéâtre en construction depuis 2012 dans la ville de Québec porte désormais le nom de “Centre Vidéotron”.
Le même jour, 7 avril 2015, le Défendeur enregistre le nom de domaine , et également, le Requérant procède à l’enregistrement d’au moins 44 noms de domaine, aussi bien en français qu’en anglais, incorporant “centrevideotron”, tels , , , , , etc. sauf le nom de domaine litigieux dont elle n’a pu obtenir l’enregistrement dû au fait que le Défendeur l’avait préalablement fait et obtenu.
Le 9 avril 2015, le Requérant dépose auprès de l’Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC) une demande d’enregistrement pour la marque CENTRE VIDÉOTRON.
Le Requérant n’a jamais octroyé au Défendeur quelque droit ou autorisation pour l’utilisation de ses Marques VIDÉOTRON ou l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux autrement que pour y annoncer : “DOMAINE À VENDRE, ” et “contact [adresse]@” et ces mentions sont sur un fond d’impression de billets de CAD 100.
Le Requérant a, le 11 mai 2015, envoyé une mise en demeure au Défendeur attestant de ses droits dans la Marque VIDÉOTRON et réclamait le transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur a répondu au Requérant par courriel, le 14 mai 2015, exprimant le désir de recevoir la mise en demeure en format papier légal et par poste enregistrée. Il mentionne avoir acheté le nom de domaine litigieux de bonne foi et ajoute que le nom de domaine “est présentement en vente avec comme prix de départ [CAD] 80,000, comprenant une clause de confidentialité et le transfert a un compte Goddady seulement”. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Probabilité de confusion
Le Requérant soumet détenir des droits dans les Marques VIDÉOTRON enregistrées et utilisées depuis au moins 1980 en liaison avec divers services dont câblodistribution, internet et télédistribution, acquises de ses prédécesseurs et que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec ses marques VIDÉOTRON, dont la Marque VIDÉOTRON, qui est reproduite intégralement dans le nom de domaine litigieux et que la présence du mot “centre” dans le dit nom de domaine ne diminue pas le fait que la ressemblance du nom de domaine et la Marque VIDÉOTRON risque de créer de la confusion dans l’esprit du public, tout particulièrement dans la province de Québec, lieu où réside le Défendeur et où le Requérant exerce principalement ses activités, contribuant fortement au risque que le public croit que le nom de domaine litigieux soit associé au Requérant.
Le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime
Le Requérant soumet également que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux d’autant plus qu’il n’a jamais octroyé au Défendeur quelque droit ou autorisation pour l’utilisation de ses Marques VIDÉOTRON et/ou CENTRE VIDÉOTRON pour l’usage de celles-ci ou l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le terme “vidéotron” est nouveau et a été développé par ce dernier pour effectuer la promotion et la vente de ses services tant en français qu’en anglais et que de plus, le terme n’a aucune signification dans une autre langue.
Le Requérant représente que le Défendeur n’est nullement connu sous le nom de domaine litigieux et n’exploite de quelque façon entreprise ou site internet sous ce nom et souligne le fait que l’enregistrement du dit nom de domaine par le Défendeur coïncide le jour même avec l’annonce par une compagnie associée au Requérant que l’amphithéâtre dans la ville de Québec portera le nom de “Centre Vidéotron”. Le Requérant conclut que plusieurs décisions UDRP antérieures affirment que la titularité d’une marque de commerce est suffisante pour réfuter tout intérêt légitime potentiel qu’un défendeur pourrait avoir. Voir Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services,Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree,Litige OMPI No. D2002-0358 et F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Enterprises,Litige OMPI No. D2007-1629.
Enregistrement et usage de mauvaise foi
Soulignant sa renommée dans le domaine des télécommunications et du service internet, en association avec ses Marques VIDÉOTRON, largement utilisées et connues à travers le Canada et le Québec depuis 1980 et le fait que le 7 avril 2015, Québecor Média, une société affiliée au Requérant, a annoncé dans un communiqué de presse que le nom du nouvel amphithéâtre de la ville de Québec serait Centre Vidéotron, et le même jour, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, le Requérant soumet que ces faits démontrent que ce dernier, résidant au Québec, ne pouvait ignorer l’existence des Marques VIDÉOTRON et a vraisemblablement eu connaissance de l’annonce concernant le nom du nouvel amphithéâtre de Québec.
Le Requérant représente que le Défendeur, en pleine connaissance de cause de l’usage prolongé et la renommée des Marques VIDÉOTRON et de l’annonce de Québecor Média mentionnée préalablement, a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le même jour de l’annonce, 7 avril 2015, Québecor Média a procédé à l’enregistrement d’au moins 44 noms de domaine contenant les mots “centre vidéotron”. Parmi ces noms, nous retrouvons les noms de domaine , , et et, selon le Requérant, le nom de domaine litigieux aurait été également enregistré si le Défendeur ne l’avait pas préalablement fait.
Le Requérant, ayant, le 9 avril 2015, procédé au dépôt de la marque de commerce CENTRE VIDÉOTRON, exploite depuis le 19 mai 2015 le site internet “www.lecentrevide” en liaison avec les services reliés à l’exploitation de l’amphithéâtre situé dans la ville de Québec. Le Requérant soumet que devant son offre d’achat du Défendeur pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux et le refus de ce dernier et le fait que démontre l’intérêt maintenu continu, non autorisé et portant à confusion du Défendeur à posséder le nom de domaine litigieux pour le vendre, même si présentement le Défendeur n’exploite pas autrement le dit nom de domaine que pour l’offrir en vente à un prix exorbitant, ces faits démontrent la mauvaise foi du Défendeur.
Le Requérant soumet que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. B. Défendeur
Dans sa communication au Centre le 22 juillet 2015, le Défendeur qui se déclare “simple citoyen et non avocat”, représente qu’après avoir “effectué des recherches pour voir l’enregistrement de la marque de commerce ‘centre videotron’, mais sans résultat, il a enregistré le nom de domaine litigieux avec le fournisseur G” et que “la compagnie videotron n’était pas propriétaire des noms de domaine suivants en date du 07/04/2915, , , fichier en appui,” et que “la compagnie vidéotron a annoncé à grand coup publicitaire et dévoilé publiquement le nom que portera le centre” et soumet que la compagnie a été négligente de ne pas avoir préalablement enregistré les noms de domaine.
Le Défendeur invoque son statut de simple citoyen de bonne foi ayant le droit d’acheter le nom de domaine litigieux et soumet avoir le droit d’en disposer (vente) à qui il veut. 6. Discussion et conclusions A Langue de la procédure
Suite à une communication écrite du Centre soulignant que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise, le Requérant a acquiescé à la demande de ce dernier et a soumis une Demande afin que le français soit la langue de la procédure et celle-ci fut communiquée au Défendeur qui ne formula aucune objection.
Le Requérant et le Défendeur sont deux personnes, une corporative, l’autre individuelle, résidant au Canada, dans la province de Québec où le français est une des langues officielles et la Commission administrative note que ces derniers ont déjà échangé des courriels en langue française ainsi qu’avec le Centre, témoignant ainsi de leur familiarité avec le français.
La Commission administrative reconnaît que l’adoption du français comme langue de la procédure est justifiée. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a clairement établi qu’il détenait des droits dans la Marque VIDÉOTRON ainsi que les autres marques comprenant le terme “vidéotron” associé à d’autres termes tels “Vidéotron Plus”, “Groupe Vidéotron” lesquels sont utilisés depuis 1980 de façon étendue surtout dans la province de Québec et selon la preuve, elles jouissent d’une grande renommée de par leur emploi et le nombre de personnes qui utilisent les services offerts sous la Marque VIDÉOTRON, droits et renommée que le Défendeur ne conteste pas. Le fait que la marque CENTRE VIDÉOTRON ait fait l’objet d’une demande d’enregistrement postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, selon le Requérant, ne modifie en rien la situation présente que le nom de domaine litigieux incorpore la Marque VIDÉOTRON qui jouit d’une très grande renommée à laquelle est associée le terme centre qui ne diminue en rien la grande probabilité de confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque VIDÉOTRON tout comme l’ajout du suffixe “.info” ne diminue en rien la probabilité de confusion que la Commission administrative détermine comme étant présente dans le présent dossier.
La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli. C. Droits ou légitimes intérêts
La Commission administrative détermine que le Requérant ne jouit d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que le fait que le Défendeur ait vérifié la disponibilité de CENTRE VIDÉOTRON comme marque de commerce et n’avoir rien trouvé, ne laisse pas à ce dernier le champ libre d’enregistrer le nom de domaine litigieux qui incorpore la Marque VIDÉOTRON. Le Requérant n’a jamais accordé au Défendeur la permission ou licence d’enregistrer le nom de domaine litigieux ni d’utiliser quelqu’une de ses Marques VIDÉOTRON.
La Commission administrative note que le Défendeur n’a aucun droit de marque sur le terme “vidéotron”, un terme inventif ni sur CENTRE VIDÉOTRON dont il revendique la priorité d’enregistrement sans avancer quelque fondement légal. De plus le Défendeur de par la teneur de ses courriels connaît bien la marque du Requérant tel qu’il appert de l’échange de courriels avec le Requérant et le Centre le 22 juillet 2015.
La Commission administrative détermine que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative a déterminé que le Défendeur ne conduit aucune activité commerciale légitime ou activité non-commerciale au Québec ou au Canada sous le nom “Centre Vidéotron”. Le Défendeur n’a aucun droit ni dans la Marque VIDÉOTRON ou le terme “vidéotron”, terme inventif qui ne correspond à aucun mot dans le dictionnaire et n’a aucun droit dans l’expression “centre vidéotron”.
Le Défendeur souligne que CENTRE VIDÉOTRON ne faisait pas l’objet d’un enregistrement de marque de commerce par le Requérant. Cette position de la part du Défendeur nous fait apprécier que ce dernier, qui se déclare “simple citoyen et non avocat” ignore ou néglige les droits dans la marque de commerce VIDÉOTRON, marque utilisée depuis plus de 20 ans et qui jouit d’une grand notoriété selon les éléments de preuve apportées par le Requérant. Tel que souligné dans le premier point en ce qui a trait à la confusion, les droits du Requérant dans sa Marque VIDÉOTRON, dans son état actuel, sont suffisants pour empêcher d’autres expressions incorporant sa Marque VIDÉOTRON, tel CENTRE VIDÉOTRON, par le Défendeur dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Plusieurs activités ont eu lieu le 7 avril 2015 tant par le Requérant que le Défendeur. En premier lieu, il semblerait que devant la publication de la nouvelle que l’amphithéâtre à Québec porterait le nom de “Centre Vidéotron”, le Défendeur s’est empressé de vérifier l’existence ou l’absence d’enregistrement de CENTRE VIDÉOTRON et devant l’absence d’un tel enregistrement, aller enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir aucun droit de marque sur “centre vidéotron” ni “videotron”. En second lieu, selon l’ensemble de la preuve, le Requérant a également ce même jour décidé de procéder à l’enregistrement de nombreux noms de domaine, incorporant entre autres “centrevideotron” et “moncentrevideotron”, dans plus de 44 noms selon l’Annexe P mis en preuve par le Requérant.
En prenant connaissance de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en mai 2015, le Requérant a rapidement communiqué avec le Défendeur pour faire valoir ses droits dans la marque de commerce VIDÉOTRON, son objection à ce que le Défendeur conserve et utilise le nom de domaine litigieux nonobstant le fait que selon la preuve, le Défendeur, au moment où cette communication a lieu, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à un site web actif habituel et toujours selon la preuve du Requérant, toute personne qui essaie de visiter le site web à l’adresse “www.” lit, “DOMAINE A VENDRE” avec le nom et l’adresse courriel du Défendeur. Il est en preuve ci-dessus que lors d’une communication du Défendeur avec le Requérant, le Défendeur demandait la somme de CAD 80,000 pour ouvrir les négociations d’achat assorti d’autres conditions de confidentialité et de spécificité du régisseur God, LLC pour effectuer le transfert.
Dans la lettre de mise en demeure du Requérant au Défendeur, le Requérant offre de payer les frais de transfert. Dans sa communication au Centre le 22 juillet 2015, le Défendeur qui se déclare simple citoyen et non avocat, représente qu’après avoir effectué des recherches pour voir l’enregistrement de la marque de commerce CENTRE VIDÉOTRON sans résultat, il a enregistré le nom de domaine litigieux avec l’unité d’enregistrement et que le Requérant n’était pas propriétaire des noms de domaine , et . Le Défendeur souligne que le Requérant a annoncé à grand coup publicitaire et dévoilé publiquement le nom que portera le centre et que la compagnie a été négligente de ne pas avoir préalablement enregistré les noms de domaine.
Le Défendeur, affirme sa bonne foi et son droit d’acheter le nom de domaine litigieux et d’en disposer (vente) à celui qu’il veut.
Le Requérant ajoute “de plus, les frais raisonnables pour le transfert du nom de domaine seraient pris en charge par ma cliente”. Selon la preuve au dossier, cette offre ne semble pas avoir été acceptée ni suivie et le Défendeur, dans sa Réponse, passe cet échange sous silence, se limitant à mentionner qu’il n’avait pas fait de surenchère.
Dans la présente situation, la Commission administrative note que le Requérant et le Défendeur ont, le même jour, essayé d’enregistrer le nom de domaine litigieux et ce dernier avec succès car il semblerait avoir été le premier à le faire. La Commission administrative note cependant de l’examen des nombreux noms de domaine dans la pièce P de la preuve que le Requérant a vraiment enregistré plusieurs noms de domaine comprenant “centrevidéotron” avec le suffixe “.info” sauf celui préalablement enregistré le même jour par le Défendeur. Le Requérant a rapidement communiqué et offert de racheter le nom de domaine litigieux en offrant au Défendeur, de payer les frais de transfert s’y rapportant. La preuve révèle que le Défendeur se prétendant en droit inattaquable, demande la somme de CAD 80,000 pour ouvrir les négociations et d’autres conditions susmentionnées. Cette demande du Défendeur est disproportionnée par rapport au cout d’enregistrement d’un nom de domaine “.info”, car ceux enregistrés par le Requérant avec le suffixe “.info” ont couté seulement CAD 13.96 chacun.
La Commission administrative considère que dans le présent cas, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux sans droit et dans une situation de confusion flagrante avec la Marque VIDÉOTRON de grande renommée du Requérant. Le Défendeur, nonobstant ses représentations, n’a aucun droit de marque sur CENTRE VIDÉOTRON, n’a aucun droit ni intérêt légitime pour enregistrer le nom de domaine litigieux et son offre de vendre le nom de domaine litigieux à un prix exorbitant et injustifié n’est pas un comportement de bonne foi dans l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux. Sa demande de transférer le nom de domaine litigieux avec un énorme profit d’une part et la conservation du nom de domaine litigieux d’autre part, privent ainsi le Requérant d’un nom de domaine auquel il a droit et que, de plus, le nom de domaine litigieux délibérément maintenu inactif par le Défendeur, excepté pour l’offre de vente connue, peut causer de sérieux dommages au Requérant quand on considère combien de visiteurs internet ont déjà essayé et d’autres continueront d’aller sur le site web à l’adresse du nom de domaine litigieux correspondant au nom du nouvel amphithéâtre pour se retrouver, avec frustration, sur un site web avec la seule offre de vendre le nom de domaine.
Dans la présente situation, le Défendeur se sert du nom de domaine litigieux pour bloquer la route d’accès au Requérant au nom de domaine incorporant sa Marque bien connue, le nom exact de l’amphithéâtre tant par l’enregistrement du nom de domaine litigieux que par sa participation à une offre d’achat et son refus d’accepter le transfert suite à une offre dont la valeur dépasse le coût d’enregistrement. Ce blocage de l’accès du Requérant au nom de domaine litigieux est un geste de rétention subséquent à l’enregistrement et n’est pas justifié de quelque façon selon la Commission administrative et cette dernière considère cet usage du nom de domaine litigieux pour le vendre à un prix exagéré et continuer de bloquer l’accès au Requérant est considéré comme des actes d’usage de mauvaise foi.
La Commission administrative détermine que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. 7. Décision
Vu les paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des règles la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requérant.
J. Nelson Landry
Expert Unique
Date: 11 août 2015
Full & Egal Universal Law Academy