Le Requérant est NC Numericable de Champs-sur-Marne, France, représenté par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, France.
Le Défendeur est Mathew Eustache d'Essex, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG (« l'unité d'enregistrement »). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par NC Numericable auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 29 juillet 2015.
En date du 30 juillet 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 août 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et des coordonnées désignés dans la plainte et confirmant que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais.
Le 3 août 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d'enregistrement était en anglais, invitant le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d'un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais, ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé le 4 août 2015 une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 11 août 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 août 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er septembre 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 septembre 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christophe Imhoos. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application. 4. Les faits
La société NC Numericable, créée en 1996 et ainsi dénommée en 2007, est un opérateur de télécommunications, télévision et fournisseur d'accès à Internet par câble exerçant son activité en France notamment. Elle 'est une filiale du groupe « Numericable Group » devenu « Numericable – FR » suite au rachat de la société SFR.
Elle est titulaire d'une série de 40 marques basées sur le terme commun « numericable », dont notamment les marques ci-dessous (Annexe 6 à la plainte) sur la base desquelles la présente plainte est plus particulièrement fondée:
- la marque française NCNUMERICABLE n° 05 3 352 396 déposée le 12 avril 2005 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, et 42;
- la marque française NCNUMERICABLE INTERNET n° 05 3 352 397 déposée le 12 avril 2005 pour désigner des produits et services des classes 9 16, 35, 37, 38, 41, et 42;
- La marque française NUMERICABLE n° 05 3 352 399 déposée le 12 avril 2005 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, et 42;
- la marque française NUMERICABLE n° 97 700 038 déposée le 17 octobre 1997 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, et 42;
- la marque internationale NC NUMERICABLE n° 884832 déposée le 12 octobre 2005 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, et 42;
- la marque internationale NC NUMERICABLE INTERNET n° 884833 déposée le 12 octobre 2005 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, et 42;
- la marque internationale NUMERICABLE n° 884834 déposée le 12 octobre 2005 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, et 42;
- la marque internationale semi-figurative NUMERICABLE GROUP n° 1227881 déposée le 5 juin 2014 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, et 41.
Le Requérant est par ailleurs titulaire de nombreux noms de domaine composés du radical « numericable » seul ou associé à un autre terme, notamment:
- , enregistré le 11 février 1998;
- , enregistré le 16 mars 2007;
- , enregistré le 23 octobre 2007;
- , enregistré le 11 février 1998;
- , enregistré le 16 mars 2007.
Le nom de domaine litigieux a été réservé par le Défendeur le 17 février 2015. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant allègue ce qui suit:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.
Le signe « numericable » bénéficie d'un caractère distinctif fort et d'une renommée auprès du consommateur qui l'identifie clairement à l'un des opérateurs majeurs de télécommunication et fournisseur d'accès à des réseaux « très hauts débits ».
Le nom de domaine litigieux, , est strictement identique aux nombreuses marques antérieures NC NUMERICABLE précitées du Requérant, à sa dénomination sociale « NC Numericable » et à ses noms de domaines. Il reproduit en effet intégralement le signe « NC Numericable ». L'ajout de « fr » au sein du nom de domaine litigieux passera inaperçu aux yeux du consommateur d'attention moyenne qui pensera qu'il s'agit d'une extension.
Le nom de domaine litigieux est ainsi identique aux droits antérieurs du Requérant et en constitue la reproduction. Il constitue à tout le moins l'imitation des marques, dénomination sociale et noms de domaine reproduisant « numericable » du Requérant en ce que les similitudes entre les signes sont fortes : ils partagent le même terme commun NUMERICABLE.
Le nom de domaine contesté constitue donc également l'imitation des droits antérieurs du Requérant.
Le Défendeur ne pouvait clairement ignorer la renommée du signe NUMERICABLE en France dès lors qu'il constitue la dénomination sociale du premier câblo-opérateur sur le territoire français et qu'il a été reconnu comme tel dans une précédente décision (NC Numericable contre SARL HTV, M. Hervé Claude Loza,Litige OMPI No. D2014-1363). En conséquence de quoi il est évident que le Défendeur a voulu en tirer un profit de manière indue.
(ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.
Compte tenu de l'antériorité des droits du Requérant et du fait que ce dernier n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses droits sur les marques NUMERICABLE à quelque titre que ce soit, le Défendeur n'a aucun intérêt légitime au nom de domaine litigieux.
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Au moment de l'enregistrement très récent du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence du Requérant, de ses marques NUMERICABLE et NC NUMERICABLE, de son nom commercial, de la société NC Numericable, et plus généralement de l'ensemble de ses droits, en raison de leur renommée. Celle-ci a d'ailleurs été précédemment reconnue dans diverses décisions (NC Numericable and Société Française du Radiotéléphone – SFR contre André Schneider / Domcollect AG,Litige OMPI No. D2014-1378; NC Numericable contre SARL HTV, M. Hervé Claude Loza, supra; NC Numericable contre Registration private, Domains By Proxy, LLC / Annette Barbier, ncnumericable,Litige OMPI No. D2015-0186).
La reproduction de ces marques qui constituent un néologisme distinctif ne peut être fortuite. En effet, la combinaison des termes « ncnumericable » et « fr » dans un même nom de domaine portera inévitablement l'internaute à croire que le site et les courriers électroniques qui lui sont associés sont ceux de la société NC Numericable.
Le Défendeur se livre donc manifestement à un détournement intentionnel des internautes. En d'autres termes, il est manifeste que la réservation du nom de domaine litigieux a été réalisée de mauvaise foi à des fins d'usurpation de l'identité du Requérant.
Par ailleurs, le nom de domaine redirigeant vers un site « parking », il est clairement exploité de mauvaise foi par le Défendeur. B. Défendeur
Le Défendeur n'a formulé aucune réponse à la plainte. 6. Discussion et conclusions A. Langue de la procédure
Au préalable, la question de la langue de la procédure doit être tranchée, le Requérant affirmant que le français doit être retenu compte tenu de l'incertitude à cet égard mais quand bien même la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine était l'anglais; attendu en outre à cet effet que le Centre a procédé à toutes les notifications dans ces deux langues.
Le paragraphe 11 des Règles d'application régit la langue des procédures. Son alinéa (a) dispose que « Sauf accord contraire des Parties ou mention contraire dans l'Accord d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue de l'Accord d'enregistrement, à moins que la Commission n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative. » Tandis que son alinéa (b) énonce que « La Commission peut ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative. »
Les précédents montrent que les commissions administratives ont une certaine latitude à cet égard, prenant compte notamment l'état d'avancement de la procédure et le désavantage d'une partie à suivre une procédure dans une langue étrangère (cf. Adecco S.A. –v- XXXXXX (Registrant ID C953978-LRMS),Litige OMPI No. D2002-0106; Novartis AG v. Oscar Tejero,Litige OMPI No. D2001-1336), le caractère bi-lingue de l'espace Web de l'unité d'enregistrement, la langue de correspondance des parties, la maîtrise des langues par la commission administrative et la volonté du défendeur de transférer le nom de domaine au requérant (cf. Yahoo! Inc. v. Y, Y, Y, Y and Benjamin Benhamou,Litige OMPI No. D2001-1188), ou encore la langue adoptée avant la mise en œuvre de la procédure administrative (Desco Von Schultess AG v Daniel Fernandez,Litige OMPI No. D2001-1140).
En l'espèce, la plainte est rédigée en français nonobstant le fait que la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais. Cependant et jusqu'à preuve du contraire, le nom de domaine litigieux renvoie actuellement à une page parking dont le contenu est rédigé en français; il est en outre composé de la juxtaposition de la dénomination sociale du requérant (NC Numericable) et de l'extension « fr » désignant la France; de plus le courrier électronique de contact du Défendeur (math.eustache@) est composé d'un nom de domaine de premier niveau national en « .fr » lequel est associé à la France. Enfin, le Défendeur n'a pas déposé d'objection à ce que la langue de la procédure soit le français et n'a déposé plus généralement aucune réponse dans le dossier. Pareilles circonstances justifient dès lors que la langue de la procédure soit le français (cf. dans ce sens Taser International, Inc. contre Simon Gadi,Litige OMPI No. D2012-2228, NC Numericable contre SARL HTV, M. Hervé Claude Loza, supra). B. Fond
Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit que « la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu'elle juge applicable ».
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :
(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;
(ii) il n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache; et
(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de s'attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
La plainte sera ainsi examinée en se basant sur les déclarations et documents présentés conformément aux Règles et à toute règle et principe juridique applicable, conformément au paragraphe 15(a) desdites Règles.
En l'absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative tranche, sauf circonstances exceptionnelles, sur la base de la plainte, conformément au paragraphe 14(a) des Règles d'application. a. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi ses droits sur les marque NCNUMERICABLE et NUMERICABLE, notamment en France.
Le nom de domaine litigieux est manifestement identique aux marques NCNUMERICABLE et NUMERICABLE du Requérant, l'élément « fr » n'étant pas pertinent à cet égard.
Partant, le nom de domaine litigieux prête à confusion aux marques NCNUMERICABLE et NUMERICABLE du Requérant. b. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission administrative considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, peuvent constituer la preuve des droits du Défendeur sur les noms de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache. Ces circonstances sont les suivantes:
« (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. »
Le Défendeur, en ne répondant pas à la plainte, n'a pas fait valoir une des circonstances qui auraient pu établir, à teneur du paragraphe 4(c) des Principes directeurs, ses droits sur le nom de domaine litigieux ou un intérêt légitime qui s'y attache.
Cela permet dès lors à la Commission administrative d'en tirer les conclusions qu'elle juge approprié selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application (cf. Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Litige OMPI No. D2000-0009; Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc.,Litige OMPI No. D2000-0867).
Il ressort des éléments du dossier - en l'absence de preuves contraires – et comme l'a relevé le Requérant que le Défendeur n'a aucun droit de propriété intellectuelle, antérieur ou non, ou autre sur les marques NCNUMERICABLE et NUMERICABLE, ni n'a obtenu une quelconque autorisation pour les exploiter à titre de nom de domaine.
De plus et en l'absence de preuves contraires, le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux, ni ne fournit des services ou n'a de relations commerciales avec le Requérant.
La Commission administrative considère par conséquent que le Requérant a établi que le Défendeur n'a pas de droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. c. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l'une des circonstances ci-après:
« (i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; ou
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique; ou
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé. »
La Commission administrative ne voit aucune circonstance exceptionnelle au sens du paragraphe 14(a) des Règles d'application qui n'aura permis au Défendeur de respecter le délai de Réponse fixé. Deux conclusions peuvent être tirées : le Défendeur ne conteste pas les faits allégués par le Requérant ni ne s'oppose aux conclusions qu'il tire desdits faits.
La Commission administrative a néanmoins le devoir de déterminer lesquels des allégués sont établis en fait et si les conclusions soumises par le Requérant peuvent être tirées desdits faits (cf. Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. Oxford-University,Litige OMPI No. D2000-0944).
La Commission administrative fait sien l'allégué du Requérant d'après lequel le Défendeur a procédé à l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Au regard des pièces communiquées par le Requérant, la Commission administrative constate que les marques NCNUMERICABLE et NUMERICABLE jouissent d'une certaine renommée en France. Cela étant, il déduit que le Défendeur connaissait ou aurait du connaître celles-ci au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
L'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à une marque connue appartenant à un tiers sans motif légitime peut être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi (cf. NC Numericable contre SARL HTV, M. Hervé Claude Loza, supra; Goyard St-Honoré contre Domain Admin,Litige OMPI No. D2013-1520; Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Ideas unboxed,Litige OMPI No. D2013-1129).
Le nom de domaine litigieux redirige vers un site « parking » qui n'est pas exploité par le Défendur. La Commission administrative considère que cet usage passif du nom de domaine ne fait pas obstacle à ce que son usage soit déclaré de mauvaise foi. Le fait que la marque soit connue, l'absence de preuve d'un usage actuel ou futur de bonne foi, et l'absence d'usage du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime sont des éléments permettant d'établir que l'usage passif d'un nom de domaine peuvent être constitutifs de mauvaise foi (NC Numericable contre SARL HTV, M. Hervé Claude Loza, supra; Air Austral c. WWW Enterprise, Inc.,Litige OMPI No. D2004-0765; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Litige OMPI No. D2000-0003).
Partant, la Commission administrative considère que le comportement du Défendeur, tel que décrit par le Requérant, dans sa plainte et non contesté par le Défendeur, est constitutif de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative conclu que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. 7. Décision
En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
Christophe Imhoos
Expert Unique
Le 17 septembre 2015
Full & Egal Universal Law Academy