La Demandante es Diario El País, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por UBILIBET, España.
La Demandada es Monte Regio, S.L.1 con domicilio en Madrid, España, representada por D. Francisco José Hiraldo del Castillo, España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio , , , y .
El registrador de los citados nombres de dominio es Soluciones Corporativas IP, S.L.U. (D). 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de julio de 2015. El 31 de julio de 2015 el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, S.L.U. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 31 de julio de 2015
Soluciones Corporativas IP, S.L.U. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de agosto de 2015.
El Centro nombró a Alejandro Touriño como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de septiembre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Diario El País, S.L., es una compañía perteneciente a PRISA, primer grupo de medios de comunicación en español, líder en educación, información, y entretenimiento, el cual se halla presente en la actualidad en 22 países y llega a más de 60 millones de usuarios a través de sus marcas globales, entre las que se encuentra EL PAÍS.
La Demandante es titular de numerosas marcas que incluyen la denominación EL PAIS, con efectos en España. En particular, la Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas con efectos en España:
- Marca nacional M0816447 EL PAIS, en clase 16, desde el 16 de enero de 1978 ;
- Marca comunitaria 003845286 EL PAIS, en clases 9, 16, 35, 38, 41, y 42, desde el 30 de septiembre de 2005 ; y
- Marca internacional 566775 EL PAIS, en clase 16, desde el 20 de marzo de 1991.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por la Demandada en las siguientes fechas:
- , registrado el 6 de septiembre 2013 ;
- , registrado el 23 de abril de 2015 ;
- , registrado el 23 de abril de 2015 ; y
- , registrado el 23 de abril de 2015.
Existió una relación comercial entre la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L. (cuyo administrador único es D. José Manuel García Pardo, contacto administrativo de la Demandada) y EDICIONES EL PAÍS, S.L., mercantil propiedad de la Demandante, que se inició en septiembre de 2013 y que fue resuelta en junio de 2015, la cual regulaba la realización a cargo de United Deals and Brands 2011, S.L. de promociones para los usuarios de la Demandante bajo los nombres de dominio y . 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante considera que los nombres de dominio en disputa constituyen un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:
- La Demandante es el periódico líder de la prensa diaria en castellano, referencia del periodismo en el ámbito hispanoamericano, que publicó su primer número el 4 de mayo de 1976, y que cuenta con cerca de 14 millones de usuarios únicos al mes, alcanzando la marca EL PAIS la consideración de notoria.
- La Demandante forma parte del grupo PRISA, el primer grupo de medios de comunicación en castellano, titular de numerosas marcas que incluyen la denominación EL PAIS, con efectos en España, confusamente similares a los nombres de dominio en disputa.
- La Demandante, como viene siendo habitual en prensa escrita en los últimos tiempos, realiza todo tipo de promociones, concursos, y ofertas para sus lectores. Así, bajo la denominación “El País Selección”, ha realizado numerosas promociones entre los compradores del periódico El País, mediante el sistema de fidelización con cartillas de cupones, en colaboración con otras empresas tales como Inditex, Carrefour, o Panama Jack.
- Los nombres de dominio objeto de controversia consisten en la combinación de la marca EL PAIS y el término descriptivo “selección”, cuya adición a la marca de la Demandante no es suficiente para evitar la confusión en los usuarios, máxime cuando la propia Demandante realiza numerosas promociones para sus lectores bajo la denominación “El País Selección”.
- La Demandada nunca ha sido conocida por la denominación “El País Selección”. Tampoco ha sido licenciada ni autorizada por parte de la Demandante para utilizar la marca EL PAIS ni registrar los nombres de dominio en disputa.
- Como persona de contacto de los nombres de dominio en disputa figura, en los registros WhoIs, D. José Manuel García Pardo, administrador único de la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L. Dicha mercantil y Ediciones El País, S.L., entidad propiedad de la Demandante, mantuvieron relaciones comerciales en virtud de un contrato de colaboración suscrito en septiembre de 2013 (con Adenda en junio de 2014) y resuelto el pasado mes de junio de 2015.
- Los términos de la relación comercial entre las partes imponían a United Deals and Brands 2011, S.L. la obligación de abstenerse de utilizar los nombres de dominio (en disputa) y (ajeno al presente procedimiento) en el supuesto de resolución del contrato de colaboración, lo cual aconteció con fecha 30 de junio de 2015.
- Por todo lo expuesto, no puede considerarse que la Demandada ostente ningún derecho o interés legítimo en los nombres de dominio , , , y .
- Lo anterior demuestra además que era imposible que la Demandada, en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa, no conociera la marca y los derechos que la Demandante ostentaba sobre ella.
- Los nombres de dominio , , y fueron registrados por la Demandada el 23 de abril de 2015, justo un día después de que United Deals and Brands 2011, S.L. recibiera la carta de Ediciones El País, S.L. de 22 de abril de 2015, en la que la Demandante comunicaba a la compañía United Deals and Brands 2011, S.L. la resolución del contrato de colaboración.
- Los datos registrales del nombre de dominio en disputa fueron ocultados, a través de un servicio de privacidad, pocos días después de la resolución por la Demandante del contrato de colaboración suscrito entre Ediciones El País, S.L. y United Deals and Brands 2011, S.L.
- Los nombres de dominio en disputa y redirigen a una tienda en línea (“”) titularidad de la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L. Por otra parte, los nombres de dominio en disputa y permanecen carentes de actividad, y tan sólo apuntan a una página de parking.
Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor de los nombres de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada rebate los argumentos exhibidos por la Demandante sobre la base de las siguientes manifestaciones y alegaciones:
- La mercantil Monteregio Alimentación Artesanal, S.A., miembro del grupo empresarial al que la Demandada pertenece, lidera un grupo cuya actividad principal es la venta de bienes muebles por Internet, el marketing promocional, y la creación, diseño y elaboración de dichos servicios, con más de 15 años de desarrollo profesional y una media de actividad de 700 promociones al mes de ecommerce en toda Europa.
- La Demandante es un medio de comunicación, el cual no es conocido por la venta de productos por medios telemáticos, actividad en la que se centra la principal línea de negocio de la Demandada.
- La incorporación de la expresión “el país” no puede ser ni dar derecho a la extensión de la protección que solicita la Demandante sobre los nombres de dominio en disputa.
- La Demandante cuenta con numerosas marcas registradas, ninguna de ellas con la denominación “el país selección”. Por su parte, la Demandada ha presentado solicitud de la marca ELPAISSELECCIÓN.COM ante la OAMI con fecha 7 de julio de 2015, la cual se halla en tramitación.
- La Demandante, a través de una de las empresas de su grupo, era parte del contrato de colaboración antes referenciado, reconoció claramente que no era el titular del nombre de dominio en disputa , y conocía y se lucraba de la existencia de dicho nombre de dominio, por lo que no comparte la Demandada que no se hubiese autorizado ni licenciado el uso del nombre de dominio en disputa .
- La Demandada ha venido utilizando el nombre de dominio con anterioridad a la presentación de la Demanda por la Demandante y ha sido conocido por los usuarios del sitio Web, habiendo hecho un uso legítimo y leal sin empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
-No existe perjuicio a la marca que plantea la Demandante ni confusión en cuanto a su identidad.
Y así, de todo lo anterior, la Demandada solicita la íntegra desestimación de la Demanda. 6. Debate y conclusiones
Conforme al párrafo 4.a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos, o similares hasta el punto de crear confusión, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos; ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa; y iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en la Política, exista un registro de los nombres de dominio en disputa de carácter especulativo o abusivo es que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con una marca sobre la que la Demandante tiene derechos.
En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por la Demandada de los nombres de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios con efectos en España que incluyen el término “el país”. No en vano, la Demandante ha demostrado ser titular de diversas marcas EL PAIS, de las cuales viene realizando un uso intenso que ha determinado su carácter notorio.
Asimismo, ha logrado acreditar la Demandante que, como viene siendo habitual en los últimos tiempos en el sector de la prensa escrita, realiza todo tipo de promociones, concursos, y ofertas para sus lectores, haciendo uso para ello del término “selección” junto a su marca EL PAIS.
Por tanto, resulta evidente a juicio de este Experto que entre las marcas EL PAIS de la Demandante y los nombres de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión.
Más aun, en criterio del Experto, al comparar los nombres de dominio en disputa con las marcas de la Demandante nos encontramos con que existe evidente el riesgo de confusión entre ambos términos, ya que los nombres de dominio en disputa simplemente, añaden a la marca EL PAS el término “selección”, que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude claramente a esa actividad cada vez más asidua en la prensa de realizar ofertas seleccionadas, de modo que el consumidor puede interpretar que los nombres de dominio en disputa tienen alguna relación con la Demandante.
En efecto, el término “selección” constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar una actividad de la Demandante. Numerosas decisiones en virtud de la Política se han pronunciado anteriormente en sentido similar (véanse, por ejemplo, L’Oréal, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie v. Jack Yang,Caso OMPI No. D2011-1627).
Además, el nivel superior de los nombres de dominio “.com”, “.info”, “.net” o “.tienda”, pueden no tenerse presentes a la hora de realizar el análisis comparativo de este primer requisito. Y es que la Política fija su ámbito de actuación en los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas y ha sido interpretada reiteradamente en las decisiones de este tipo de conflictos sobre la no necesidad de incorporación del dominio de nivel superior en el análisis comparativo entre el nombre de dominio y la marca. En este sentido, véanse, por ejemplo, Arthur Golden v. Galileo Asesores S.L.Caso OMPI No. D2006-1215 ; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti,Caso OMPI No. D2000-0493 ; Telecom Personal, S.A., v. NAMEZERO.COM, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0015 ; y Société Générale and Fimat International Banque v. Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri,Caso OMPI No. D2002-0760.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.
Así las cosas, parece imponer la Política a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual probatio diabólica, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los Expertos. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos dela Política que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, prima facie, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada, le corresponde a ésta, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.
En el presente supuesto, es un hecho pacífico, admitido por ambas partes, que entre la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L., cuyo administrador único es D. José Manuel García Pardo, contacto administrativo de la Demandada, y Ediciones El País, S.L., entidad propiedad de la Demandante, existieron relaciones comerciales en virtud de un contrato de colaboración suscrito en septiembre de 2013 y resuelto en 2015. Dicha relación comercial tenía como principal objetivo la realización a cargo de United Deals and Brands 2011, S.L. de actividades de comercio electrónico de productos de la Demandante o sus afiliadas bajo los nombres de dominio (en disputa) y (ajeno al presente procedimiento). Es ese acuerdo, y no otra circunstancia fáctica o jurídica, el que permitía a la Demandada hacer uso legítimo y pacífico de esos nombres de dominio, contenedores de la marca EL PAIS de la Demandante. De hecho, el adenda firmada por las Partes en el 2014 indica que “Ud se compromete a dar de baja de forma inmediata los nombres de dominio “www.” y “www.” en el supuesto que el Contrato sea resuelto, sea cual sea su causa, así como a abstenerse de utilizar estos en un futuro sin la previa autorización de EL PAIS.”.
No obstante, dicha relación comercial fue unilateralmente resuelta por la Demandante con efectos a 30 de junio de 2015, según ha quedado acreditado en el procedimiento, por lo que, desprovisto de la autorización del titular registral de las marcas EL PAIS, no puede considerarse que la Demandada ostente ningún derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa , , , y .
Adicionalmente, el párrafo 4.c) de la Política fija algunos ejemplos de situaciones o supuestos de hecho que pueden abocar a un reconocimiento de derechos a favor de la Demandada ante un conflicto como el presente, situaciones que no han sido puestas de manifiesto mediante la aportación de las correspondientes pruebas en el expediente.
Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto a los nombres de dominio en disputa.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por la Política. C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe
La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que los nombres de dominio hayan sido registrados y usados de mala fe. A tenor de lo preceptuado por la Política, la mala fe en el uso y registro de los nombres de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno.
Y a este respecto, y consideración a las circunstancias específicas del caso, entiende el Experto que el análisis de la tercera circunstancia requiere de un examen distinto y diferenciado en dos bloques: de un lado, el análisis del nombre de dominio en disputa y, de otro, el de los nombres de dominio en disputa , , y .
Este Experto entiende, tal y como ha sido reconocido por la propia Demandada, que las partes se pusieron de acuerdo en el 2013 que el nombre de dominio en disputa se utilizara con objeto de poner en marcha una Web de comercio electrónico que se vinculó a la Demandante y sus productos durante el tiempo que duró su relación comercial.2 Transcurrida ésta, el adenda al contrato prohíbe explícitamente cualquier uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada (sin olvidar además que el nombre de dominio en disputa redirige a la tienda en línea “”, titularidad de la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L., de la que es administrador único el contacto administrativo de la Demandada).
En efecto, el evidente uso de mala fe de este nombre de dominio por la Demandada después de que se terminó la relación contractual entre las Partes, además del hecho que la Demandada (siendo especialista en servicios por Internet) lo haya registrado intencionalmente en nombre de su sociedad matriz en vez del nombre de la Demandante pone de manifiesto en opinión del Experto las intenciones reales de la Demandada al momento de registrarlo, esto es, de beneficiarse de la relación contractual con la Demandante no solo mientras la relación contractual existiera sino incluso después, y de manera ilegítima, si la relación terminaba. Llama la atención además a este Experto el registro de los tres otros nombres de dominio en disputa (, , y ) en el 2015, después de que se acabara la relación contractual entre las partes, lo cual sirve como prueba adicional del patrón de conducta de la Demandada. Estos registros para el Experto son convincentes de la intención real de la Demandada en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa en su nombre, esto es, de tener un poder de negociación desigual y así coaccionar injustamente a la Demandante en caso de que la relación entre las partes saliera mal. Se cumple en definitiva el tercero de los requisitos exigidos por la Política.
- , , y : En relación con los nombres de dominio , , y ha quedado igualmente acreditado que los mismos fueron registrados por la Demandada con carácter inmediatamente posterior a conocer la decisión de la Demandante de proceder a resolver la relación contractual entre ambas. Resuelta la relación contractual con la Demandante, es opinión de este Experto considerar que el registro de los nombres de dominio en disputa fue de mala fe, en un intento de aprovechamiento del buen nombre y reputación de la Demandante y con el objeto de atraer tráfico y usuarios a los sitios web alojados bajo los mismos.
Apreciada la mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa, sería necesario entrar a valorar ahora si el uso que la Demandada concede a los nombres de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. Pues bien, el nombre de dominio redirige a la tienda en línea “”, titularidad de la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L., lo cual ha sido ya ratificado por este Experto como un uso constitutivo de mala fe. Por otra parte, los nombres de dominio en disputa y permanecen carentes de actividad, y apuntan a una página de parking. En este sentido, es criterio asentado en decisiones previas con base a la Política que tal uso de unos nombres de dominio que incorporan una marca notoria o renombrada no evitan que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4.a)(iii) de la Política. En este sentido, véanse, entre otras, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003.
El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio, , , , y sean transferidos a la Demandante.
Alejandro Touriño
Experto Único
Fecha: 14 de octubre de 2015
1 Para efectos de esta decisión, el Experto considera como Demandada a Monte Regio S.L. y su filial United Deals and Brands.
2 Del contrato de colaboración firmado entre la Demandante y la filial de la Demandada no parece desprenderse una autorización expresa de la Demandante para que la Demandada registrase a su propio nombre el nombre de dominio en disputa . En el caso en que la intención de las Partes fuera que este nombre de dominio se registrase a nombre de la Demandante y no de la Demandada, su registro sería sin duda de mala fe.
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