La Demandante es Unipreus, S.L., domiciliada en Lleida, España, representada por M & Partners, España.
La Demandada es Secondhanding Networks, S.L. (actualmente WALLAPOP, S.L.), domiciliada en Barcelona, España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio y (los “Nombres de Dominio”)
El Registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de diciembre de 2015. El 15 de diciembre de 2015, el Centro envió a Nominalia Internet S.L., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 16 de diciembre 2015, Nominalia Internet S.L. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 21 de diciembre de 2015. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de enero de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de enero de 2016.
En fechas 25 y 26 de enero de 2016, el Centro recibió varias comunicaciones de las partes.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de enero de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El idioma del contrato de registro es el español y por lo tanto se determina que el español es el idioma del procedimiento, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
Unipreus, S.L., la Demandante, es titular de las siguientes marcas españolas:
- Marca nº 2863963 WALA W, solicitada el 9 de febrero de 2009 y concedida el 10 de agosto de 2009 para distinguir servicios de venta al menor de material deportivo (clase 35);
- Marca nº 2874101 WALA W, solicitada el 30 de abril de 2009 y concedida el 10 de noviembre de 2009 para distinguir servicios de venta al menor de material deportivo (clase 35); y
- Marca nº 2874100 WALA W, solicitada el 30 de abril de 2009 y concedida el 10 de noviembre de 2009 para distinguir servicios de venta al menor en comercios de material deportivo (clase 35).
La Demandante también es titular del registro de marca comunitaria nº 12822946 WALA SPORTS W (clases 25, 28 y 35), solicitado el 25 de abril de 2014 y con fecha de registro 9 de septiembre de 2014; así como de la solicitud de registro, también del 25 de abril de 2014, de marca comunitaria nº 12822805 WALA SHOP W (clases 25, 28 y 35), que ha sido objeto de una oposición presentada por la Demandada y cuya tramitación se encuentra suspendida, conforme a las anotaciones que constan en la Base de Datos de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (“OAMI”).
Secondhanding Networks, S.L., la Demandada, modificó su denominación social mediante escritura pública de fecha 14 de abril de 2015, pasando a denominarse Wallapop, S.L., y es titular de las siguientes marcas:
- Marca comunitaria nº 12220001 WALLAPOP, solicitada el 14 de octubre de 2013 y registrada el 19 de marzo de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 35, 38 y 42, registro que ha sido objeto de una solicitud de nulidad presentada por la Demandante, cuya tramitación se encuentra pendiente, conforme a las anotaciones que constan en la Base de Datos de la OAMI;
- Marca comunitaria nº 13268941 WALLAPOP, solicitada el 18 de septiembre de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 35, 38 y 42, que ha sido objeto de oposición presentada por la Demandante, dirigida contra determinados servicios de la clase 35, habiéndose estimado parcialmente dicha oposición mediante resolución que actualmente se encuentra recurrida por ambas Partes, todo ello conforme a las anotaciones que constan en la Base de Datos de la OAMI;
- Marca internacional nº 1227995 WALLAPOP (clases 35 y 42), registro de fecha 23 de septiembre de 2014, concedido en China, Colombia, Japón, República de Corea, México y, con limitación, en Estados Unidos, todo ello conforme a las anotaciones que constan en la Base de Datos Romarin;
- Marca en Estados Unidos de América nº 4758093 WALLAPOP (clases 35 y 42), registrada el 23 de junio de 2015, conforme al certificado de registro que consta en el expediente; y
- Marca comunitaria nº 14694616 WALLAPOP, solicitada el 19 de octubre de 2015, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 42 y 45, que ha sido publicada el 13 de noviembre de 2015 y que se encuentra en trámite, conforme a las anotaciones que constan en la Base de Datos de la OAMI.
Los Nombres de Dominio fueron registrados el 3 de septiembre de 2013, consta como titular de los mismos Secondhanding Networks, S.L. y ambos se encuentran activos. 5. Alegaciones de las Partes
A modo de adelanto, se hace constar en este punto que, tras el estudio detenido de toda la documentación que obra en el expediente y las comprobaciones oportunas, el Experto ha decidido que no procede entrar en el fondo del conflicto que enfrenta a ambas Partes, por lo que las alegaciones de las mismas se van a resumir de forma sucinta. A. Demandante
Que es una empresa española especializada en la venta minorista de artículos de deporte, moda casual y calzado.
Que es titular de las marcas españolas números 2863963 WALA W (en este caso, el Experto apenas puede apreciar en la reproducción de la marca que consta en la Demanda la existencia de la letra “W” añadida al signo WALA, letra que sí ha podido ver en la certificación aportada con la citada Demanda), 2874101 WALA W y 2874100 WALA W, todas ellas solicitadas en el año 2009, año en que las empezó a utilizar para identificar un nuevo formato de tienda, dedicada a la venta de productos de deportes, moda casual y calzado, tiendas que va abriendo desde entonces.
Que en pleno proceso de expansión, sus tiendas identificadas con la marca WALA están ubicadas en Lleida, Barcelona, Tarragona y Girona, añadiendo más adelante que también cuenta con una tienda on-line “”.
Que ha registrado otros nombres de dominio que incluyen el término “wala”, como por ejemplo o .
Que viene utilizando en el mercado desde el año 2009 su marca WALA y sus nombres de dominio con diferentes combinaciones.
Que desde el año 2009 hasta la actualidad ha realizado una importante inversión publicitaria en medios de comunicación (televisión, radio, prensa, internet, etc.) para potenciar su marca en el sector de venta al por menor de artículos deportivos, ropa o moda casual y calzado, añadiendo que el resultado de ello es el actual grado de conocimiento y notoriedad de la citada marca WALA en el mercado español.
Que el Instituto Apolda ha realizado un estudio de mercado (en Barcelona y en Lleida) y ha emitido un informe - aportado con la Demanda - que refleja un alto grado de conocimiento de la marca WALA por parte del público relevante.
Que para reforzar la protección de los signos “WALASHOP” y “WALASPORT” que venía utilizando en el mercado desde el año 2009, con fecha 25 de abril de 2014 solicitó el registro de las marcas comunitarias WALA SHOP W y WALA SPORT W en las clases 25, 28 y 35, habiendo concedido la OAMI el registro de la marca WALA SPORT W con fecha 12 de septiembre de 2014.
Que en el caso de la marca comunitaria WALASHOP, la Demandada formuló oposición ante la OAMI contra el registro de la misma, basándose en la marca comunitaria WALLAPOP, estando el registro de esta última pendiente de que se resuelva una solicitud de nulidad presentada por la Demandante con base en su marca anterior WALA.
Que la OAMI ha dictado resolución (de fecha 19 de octubre de 2015) en el procedimiento de oposición que ha enfrentado los signos WALA W y WALLAPOP, en la que se concluye que existe riesgo de confusión entre ambos signos.
Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio, alegando en este sentido que no existe ninguna información ni dato que demuestre que la Demandada tenga ningún derecho, marca o haya realizado cualquier otro tipo de uso que le otorgue, con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio, derecho o interés alguno sobre los mismos.
Que los Nombres de Dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe, puesto que la Demandada conocía perfectamente la existencia de las marcas “WALA”, siendo su intención apropiarse injustamente de una denominación tan distintiva, original y fuerte como es el caso de las marcas y nombres de dominio WALA y WALASHOP, añadiendo en este sentido que la mala fe se evidencia porque podría haber evitado la confusión eligiendo otra denominación, porque también usa en anuncios y mensajes comerciales el signo WALLA y porque intenta debilitar la fuerza distintiva de su marca anterior WALA W.
Y, por todo ello, solicita que los Nombres de Dominio sean cancelados.
Por último, bajo el título “Otros procedimientos jurídicos” la Demandante informa sobre la existencia de otros procedimientos jurídicos en los que coinciden ambas partes, a saber:
1. Nulidad, instada por la Demandante ante la OAMI, de la marca comunitaria nº 12220001 WALLAPOP de la Demandada; pendiente de resolución.
2. Oposición de la Demandante, ante la OAMI, contra la marca comunitaria nº 13268941 WALLAPOP de la Demandada, estimada parcialmente.
3. Oposición de la Demandada, ante la OAMI, contra la marca comunitaria nº 12822805 WALASHOP, solicitada por la Demandante, procedimiento que se encuentra suspendido hasta que la OAMI resuelva en el caso anterior (punto 1).
4. Demanda judicial de la Demandante, ante un Juzgado Mercantil de Barcelona, contra la Demandada, solicitando, entre otros pedimentos, que cese en el uso en el comercio de los signos WALLAPOP y WALLA y similares en relación con determinados servicios. B. Demandada
Que ha desarrollado una aplicación móvil completamente novedosa, de uso exclusivo para smartphones y tablets, consistente en un mercadillo virtual de segunda mano entre particulares basado en un sistema de geolocalización, en el cual los interesados pueden comprar y vender productos directamente entre ellos en un radio definido a su alrededor y sin intermediarios.
Que dicha aplicación, identificada con la marca WALLAPOP, se lanzó al mercado en octubre de 2013 y puede descargarse de forma gratuita, de modo que el usuario que quiere vender productos de su propiedad utilizándola tiene que darse de alta con un sencillo trámite de registro.
Que dicha aplicación ha obtenido diversos premios y reconocimientos, añadiendo que su éxito no se circunscribe a España, dado que también se ha lanzado en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Portugal, México y Estados Unidos.
Que actualmente es titular de los registros y solicitudes de registro de marcas siguientes:
- Marca comunitaria nº 12220001 WALLAPOP, solicitada el 14 de octubre de 2013 y registrada el 19 de marzo de 2014 en las clases 35, 38 y 42;
- Solicitud de marca comunitaria nº 13268941 WALLAPOP, de fecha 18 de septiembre de 2014, en las clases 35, 38 y 42;
- Marca internacional nº 1227995 WALLAPOP, registrada el 23 de septiembre de 2014, que se encuentra en vigor en China, Colombia, Japón, República de Corea y México;
- Marca nº 4758093 WALLAPOP en Estados Unidos, registrada el 23 de junio de 2015 en las clases 35 y 42; y
- Solicitud de marca comunitaria nº 14694616 WALLAPOP, de fecha 19 de octubre de 2015, en las clases 9, 35, 38, 42 y 45.
Que los Nombres de Dominio no son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante, afirmando que la marca WALLAPOP es visual, fonética y conceptualmente distinta de la marca WALA W y opera en un sector comercial muy alejado del de una tienda minorista de material deportivo;
Que los registros de la Demandante no le confieren una protección ilimitada frente a cualquier nombre de dominio posterior;
Que la Demandante no es titular de ninguna marca que consista exclusivamente en la denominación WALA; añadiendo que sólo protegen servicios de venta al menor de material deportivo y que la marca WALA W solo está registrada en España.
Que el término “wala” tiene escasa distintividad.
Que en la resolución de la OAMI, de fecha 19 de octubre de 2015, invocada por la Demandante se afirma que, en abstracto, podría existir un riesgo de confusión entre las marcas WALA W y WALLAPOP siempre y cuando ambas operaran en el mismo sector de mercado, por lo que estima parcialmente la oposición, admitiendo el registro para determinados servicios de la clase 35 y para los servicios de las clases 38 y 42 que no fueron impugnados por la Demandante.
Que la mencionada resolución de la OAMI no es firme, puesto que ha sido objeto de sendos recursos, uno presentado por la Demandante y el otro presentado por la Demandada, añadiendo que, en cualquier caso, la marca comunitaria nº 13268941 WALLAPOP quedará registrada para una amplia gama de servicios en las clases 35, 38 y 42.
Que la Demandante también ha presentado una solicitud de nulidad contra la citada marca comunitaria nº 12220001 WALLAPOP, y, de nuevo, la solicitud de nulidad se dirige únicamente contra determinados servicios de la clase 35, por lo que, con independencia de la resolución que adopte la OAMI, esta marca comunitaria seguirá protegiendo una amplia gama de servicios en las clases 35, 38 y 42.
Que, por todo ello, ostenta derechos legítimos sobre los Nombres de Dominio, recordando que fueron registrados el 3 de septiembre de 2013, que la aplicación móvil WALLAPOP se lanzó al mercado en octubre de 2013 y ese mismo mes se solicitó el registro de la marca comunitaria WALLAPOP.
Que utiliza tanto la marca como los Nombres de Dominio de buena fe desde octubre de 2013, negando la notoriedad de la marca de la Demandante, así como la ausencia de las circunstancias previstas en la Política para que sea estimada la Demanda.
Por último, bajo el título “Otros procedimientos jurídicos” la Demandada informa que, además de los citados procedimientos ante la OAMI, el 16 de junio de 2015 la Demandante presentó una demanda contra ella, que está siendo tramitada por un Juzgado Mercantil de Barcelona, habiendo presentado su escrito de contestación a la demanda el 4 de septiembre de 2015. Añade la Demandada que en dicha demanda se invocan los mismos registros de marca que en el presente procedimiento, sin hacer referencia a los Nombres de Dominio. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y teniendo en consideración las reglas y principios de derecho que el Experto considere aplicables. 6.2. Presentación de escritos adicionales
Tal y como se adelanta en el punto 3, el Centro recibió varias comunicaciones de las Partes, que no pueden ser tenidos en cuenta por ser claramente extemporáneos y por los motivos que se exponen seguidamente.
En el Reglamento no se prevé expresamente la regulación para comunicaciones suplementarias por cualquiera de las partes, salvo en respuesta a una notificación de deficiencia o si es solicitado por el Centro o por el Experto. Los párrafos 10 y 12 del Reglamento vigente otorgan a la sola discreción del Experto determinar la admisibilidad de tales comunicaciones recibidas de cualquiera de las Partes.
Por otra parte, numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner,Caso OMPI No. D2001-1447; AutoNation Holding Corp. v. Rabea Alawneh,Caso OMPI No. D2002-0058; o De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd.,Caso OMPI No. D2003-0484) han establecido que, a fin de considerar si un escrito no solicitado debe ser aceptado o no en el marco de un procedimiento, deben tenerse en cuenta los siguientes principios:
(1) Los procedimientos basados en la Política deben fundamentarse en el principio básico de eficiencia procedimental, evitando ralentizaciones o complicaciones innecesarias;
(2) Las partes en los procedimientos deben ser tratadas de forma ecuánime, de modo que cada una de ellas tenga una oportunidad real de presentar sus argumentos; y
(3) Cualquier documentación adicional presentada por una u otra parte sin haber sido requerida a ello, para ser aceptada, debe acreditarse como relevante para la resolución del procedimiento. Asimismo, la parte que presente dicha documentación adicional debe probar que no pudo aportar la información contenida en la misma en el momento de presentar la demanda o la contestación a la demanda.
Cabe recordar igualmente que uno de los objetivos esenciales de la Política es ofrecer a las partes un sistema de resolución de disputas relativas a nombres de dominio dinámico y flexible, evitando los inconvenientes propios de los sistemas tradicionales de resolución de conflictos entre los que cabe destacar, entre otros, el cruce de numerosos documentos y de alegaciones entre las partes. Tan sólo en circunstancias excepcionales se puede aceptar la presentación de escritos adicionales no solicitados.
En el presente procedimiento el Experto no considera que se produzcan dichas circunstancias excepcionales y tampoco se refieren tales comunicaciones a circunstancias sobrevenidas, por lo que no se tienen en consideración, si bien el Experto deja constancia de que, en el supuesto de haberlos tenido en cuenta, no habría variado el sentido de su decisión final. 6.3. Otros procedimientos jurídicos
En la Sinopsis de las opiniones de los grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) párrafo 4.14, se recoge el siguiente principio: “As to any previous court proceedings, it is in the UDRP panel's discretion to determine what weight to ascribe thereto, in light of all circumstances.”
Tanto la Demandante como la Demandada han declarado la existencia de un proceso judicial en marcha entre las Partes. Se trata de una demanda judicial de la Demandante, ante un Juzgado Mercantil de Barcelona, contra la Demandada, solicitando, entre otros pedimentos, el cese en el uso en el comercio del signo WALLAPOP en relación con determinados servicios.
Asimismo ha quedado acreditada la existencia de diversos procedimientos ante la OAMI, en relación con marcas comunitarias de ambas Partes (véase punto 4, Antecedentes de Hecho), procedimientos que se encuentran actualmente en trámite, si bien en el caso de marca comunitaria nº 12822805 WALA SHOP W la tramitación de la oposición se encuentra suspendida, tal y como se indica en el referido punto 4, hasta tanto se resuelva el procedimiento de nulidad (parcial) que afecta al registro de marca comunitaria nº 12220001 WALLAPOP.
Este Experto considera que el resultado final de los citados procedimientos podría afectar a cualquier pronunciamiento que se hiciera en esta decisión sobre el fondo del conflicto que enfrenta a ambas partes.
Recordemos que, conforme al párrafo 4(a) de la Política, el Nombre de Dominio podrá ser transferido o cancelado sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;
(ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Pues bien, teniendo en cuenta el objeto de los referidos procedimientos en curso, el Experto entiende que no es oportuno ni prudente entrar a analizar si se cumplen esos tres requisitos, principalmente por los siguientes motivos:
a. En primer lugar, porque está en tela de juicio por parte de los Tribunales españoles y de la OAMI si existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados, de modo que cualquier pronunciamiento en este sentido podría resultar contradictorio con las resoluciones que se dicten en el futuro en el marco de dichos procedimientos. Recordemos que incluso la única resolución que ha dictado la OAMI ha sido recurrida por ambas Partes, por lo que no ha ganado firmeza.
b. En segundo lugar, porque en procedimientos como el que nos ocupa, el Demandante ha de probar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos. Es decir, no se trata de demostrar quién tiene mejor derecho. Es evidente que en el presente caso no se cumple tal requisito, puesto que la Demandada, al menos, ha acreditado ser titular de determinados registros de marcas, sin que pueda el Experto entrar a valorar si tales registros son más o menos válidos, legítimos o si son susceptibles de una eventual nulidad; esto sólo pueden hacerlo los Tribunales o los Organismos revestidos legalmente de facultades para ello.
c. Y, por último, porque tampoco podría el Experto entrar a valorar si ha existido mala fe en el registro de los Nombres de Dominio, aunque sólo sea porque no se habría cumplido con el requisito anterior.
La Demandante, si considera que el uso que viene realizando la Demandada de los Nombres de Dominio le causa un perjuicio grave y que no puede esperar a las resoluciones finales que sean dictadas en los referidos procedimientos jurídicos en marcha, tiene la posibilidad de solicitar ante la jurisdicción competente la adopción de medidas cautelares para impedir tal uso. Es decir, no parece que la Política sea el instrumento legal más adecuado para conseguir ese objetivo, ni el presente procedimiento el foro más pertinente para dirimir este tipo de conflictos, habida cuenta de las limitaciones normativas que establece la Política así como los escasos poderes de discernimiento e investigación con los que cuenta el Experto. La Política y el Reglamento han sido creados para corregir casos claros de ciberocupación y no para resolver conflictos complejos con eventuales infracciones de marca (en este mismo sentido, véase AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken,Caso OMPI No. D2001-1324, o CITGO Petroleum Corporation v. Matthew S. Tercsak,Caso OMPI No. D2003-0003, o Zodiac International v. Ferreterías Ferromar, S.L.,Caso OMPI No. DES2010-0048, entre otros).
En resumen, tras el estudio detenido de toda la documentación que obra en el expediente y las comprobaciones oportunas, el Experto ha decidido que no procede entrar en el fondo del conflicto que enfrenta a ambas Partes, por considerar que cualquier manifestación acerca de la semejanza entre los signos, la cuestión de la notoriedad de la marca WALA W o incluso sobre la cuestión de la mala fe, podría entrar en contradicción con las resoluciones que en el futuro puedan dictar los tribunales de justicia españoles y/o la OAMI. Asimismo, en opinión del Experto, el presente procedimiento no es el foro más pertinente para dirimir esta disputa. Por lo tanto, este Experto considera que no procede analizar si se cumplen los requisitos exigidos por la Política para estimar la Demanda. 7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 2 de febrero de 2016
Full & Egal Universal Law Academy