El Demandante es Abdelouahid El Moumni, con domicilio en Cocentaina, Alicante, España, representado por Jordi Linares Satorre, España.
El Demandado es Jaouad El Omari, con domicilio en Cocentaina, Alicante, España, representado por Araksya Harutyunyán, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “Nombre de Dominio”).
El Registrador del Nombre de Dominio es Ascio Technologies Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de diciembre de 2015. El 17 de diciembre de 2015 el Centro envió a Ascio Technologies Inc., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 17 de diciembre de 2015 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Demandante presentó modificaciones a la Demanda con fecha 7, 8 y 13 de enero de 2016.
El Centro verificó que la Demanda, junto con las modificaciones a la Demanda, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandando, dando comienzo al procedimiento el 19 de enero de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de febrero de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de febrero de 2016.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de febrero de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Habida cuenta de que tanto la Demanda como la contestación a la Demanda fueron presentadas en español, teniendo además las partes domicilio en España (en la misma localidad) y habiendo solicitado el Demandante que la lengua del procedimiento sea el español, sin oposición del Demandado, se ha decidido que ésta sea la lengua de procedimiento, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular del registro de marca española nº 3577489 ARMITTEX, solicitado el 11 de septiembre de 2015 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 25 se septiembre de 2015) y concedido el 8 de febrero de 2016 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del 15 de febrero de 2016). La marca tiene como alcance material de su protección “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería nuevos o usados”.
El Nombre de Dominio se registró el 10 de mayo de 2014 y consta a nombre del Demandado. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
El Demandante, en resumen, alega:
- Que el Nombre de Dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca sobre la que ostenta derechos, aludiendo concretamente a la marca española nº 3577489 ARMITTEX - cuyos datos aporta -; y añade que el Nombre de Dominio se usa en Internet para ofrecer servicios de un tercero, concretamente servicios de venta de ropa usada o de segunda mano, que coinciden con la actividad del Demandante.
- Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y fundamenta su alegación aludiendo a los siguientes hechos:
i) El Demandado no ha usado la denominación ARMITTEX antes del registro del Nombre de Dominio, si bien conocía dicha denominación por ser trabajador del Demandante, quien sí llevaba bastante tiempo usándola en el mercado;
ii) El nombre del Demandado o cualquier otro signo de identidad del mismo no tiene ninguna relación con la denominación ARMITTEX, siendo ésta una invención del Demandante y quien la usa desde el inicio de su actividad; y
iii) El Demandado hace un uso ilegítimo y de mala fe del Nombre de Dominio, pues lo utiliza exclusivamente para albergar la página Web de una empresa competencia del Demandante y para apropiarse de clientes que buscan la empresa de este último.
-.Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, fundamentando estas alegaciones como sigue:
i) El Demandado fue trabajador del Demandante, como se acredita documentalmente, y con anterioridad ya colaboraba con el Demandante para desarrollar actividades propias de gestión informática, página web, etc.
ii) El Demandante encargó al Demandado que procediera al registro del Nombre de Dominio, si bien el Demandado, con mala fe, lo hizo a su propio nombre y no a nombre de su empleador; y
iii) El Demandante es titular del nombre de dominio , como se acredita documentalmente.
Adicionalmente, el Demandante ha completado la Demanda reiterando que usaba la denominación ARMITTEX con anterioridad al registro del Nombre de Dominio y ha aportado determinados documentos para acreditarlo.
Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido. B. Demandado
El Demandado, en resumen, alega:
- Que las alegaciones del Demandante no corresponden a la realidad, añadiendo que aunque reconoce, tal y como se afirma en la Demanda, haber contribuido, a través de su propia página Web “www.” a prestar servicios de gestión comercial para la Demandante, la creación del Nombre de Dominio es anterior a los contactos entre ambas partes.
- Que el primer contacto profesional entre las partes es de fecha 16 de octubre de 2014, como se acredita con los documentos aportados por el Demandante, por lo que carece de fundamento y de lógica la alegación de éste en el sentido de que le encargó crear y registrar la página web.
- Que impugna la prueba del Demandante consistente en nóminas donde aparece un sello con la denominación ARMITTEX, concluyendo que ninguna de las pruebas aportadas por el Demandante avalan su versión y que es más bien el Demandante quien actúa de mala fe.
- Que es conocido por el Nombre de Dominio, a través del cual y durante prácticamente dos años viene desarrollando su trabajo para distintas empresas, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes, añadiendo que el registro del Nombre de Dominio no contraviene los derechos de terceros y que hasta la fecha no existe como marca.
- Que no concurre ninguno de los requisitos de la Política para que prospere la Demanda, reiterando que el Nombre de Dominio fue creación propia y que por ese motivo lo registró a su nombre, todo ello antes de que existiera cualquier relación entre las Partes.
-.Que el Demandante ha creado con posterioridad el nombre de dominio para dar lugar a confusión.
Por último, solicita el Demandado que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del Nombre de Dominio. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y teniendo en consideración las reglas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
Este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones anteriores adoptadas en el marco de aplicación de la Política y que, teniendo en cuenta que ambas partes están domiciliadas en España, procede asimismo considerar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español. 6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política
Conforme al párrafo 4(a) de la Política, el Nombre de Dominio podrá ser transferido o cancelado sólo cuando el Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Tal y como se señala en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), el Nombre de Dominio es anterior a la marca del Demandante. Este hecho, como luego se verá, puede afectar a la determinación de quién ostenta derechos o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, así como a la cuestión de la mala fe en su registro, sin embargo, no impide el análisis de este primer requisito (entre otras: Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems,Caso OMPI No. D2001-0827; o Iogen Corporation v. Iogen,Caso OMPI No. D2003-0544; o Amelia Almuedo Mojano v. Manuel Almuedo Muñoz,Caso OMPI No. D2008-1231). Procede por tanto comparar el Nombre de Dominio con la marca española ARMITTEX cuyo derecho ostenta el Demandante, siendo evidente el riesgo de “causar confusión”, ya que nos encontramos ante una absoluta identidad. El sufijo “.com”, dominio específico de nivel superior y requisito técnico para registrar un nombre de dominio, normalmente es irrelevante a efectos comparativos.
El Demandado alega que el Demandante no tenía una marca registrada cuando presentó la Demanda y que no tiene derechos sobre el signo “ARMITTEX”. Sin embargo, se ha de recordar que un demandante no precisa de una marca registrada para instar una demanda conforme a la Política. Ahora bien, en tal caso, el demandante sí ha de acreditar que la denominación cuyos derechos reivindica en la propia demanda ha alcanzado notoriedad suficiente como para ser identificada como “marca no registrada” para distinguir bienes, productos y/o servicios del demandante. En suma, el concepto de “marca” que aparece en la Política debe interpretarse como comprensivo no solamente de la “marca registrada”, sino también de la marca que, aun sin registrar, es utilizada como tal en atención al grado de difusión de la misma en el mercado (véase Grupo Nicolás Mateos S.L. v. Javier Soler Pico,Caso OMPI No. D2006-1157, entre otras decisiones del Centro, y el párrafo 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”).
Por otra parte, no está demás hacer una valoración del hecho de que el registro de la citada marca española haya sido concedido con posterioridad a la presentación de la Demanda. Para ello, se ha de tener en cuenta que la vigente Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 38, otorga una protección provisional a la solicitud de registro de marca desde la fecha de su publicación y que en este caso la citada marca se publicó con fecha anterior a aquélla en la que el Demandante presentó la Demanda.
En efecto, la Demanda fue presentada el 17 de diciembre de 2015 y el registro de la citada marca española (nº 3577489 ARMITTEX) fue solicitado el 11 de septiembre de 2015 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 25 se septiembre de 2015) habiendo sido concedido el 8 de febrero de 2016 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del 15 de febrero de 2016).
Sin perjuicio de lo anterior, se ha de reiterar que el sólo hecho de que un nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la adquisición de derechos marcarios por el Demandante no impide per se la concurrencia de este primer requisito. Así ha sido reconocido en numerosas decisiones bajo la Política.
En consecuencia, se declara cumplido el primero de los requisitos de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles, a saber:
- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca del Demandante con ánimo de lucro.
En principio, parece que no concurre circunstancia alguna de las mencionadas en el párrafo 4 (c) de la Política, pero sí se dan otras que hacen dudar de la total ausencia de derechos o interés legítimo por parte del Demandado y a ellas nos vamos a referir a continuación.
En primer lugar, recordemos que la marca del Demandante es posterior al Nombre de Dominio, ya que el registro de dicha marca fue solicitado el 11 de septiembre de 2015, es decir, dieciséis meses después de la fecha de registro del Nombre de Dominio (10 de mayo de 2014) y este hecho ha de tenerse en cuenta para valorar hasta qué punto el Demandado pudo ser conocedor de la existencia de algún derecho del Demandante sobre el Nombre de Dominio cuando procedió a su registro. La versión de los hechos dada por el Demandante, en principio, resulta verosímil, aunque las pruebas aportadas en apoyo de la misma son contradictorias (más abajo se hace referencia a estas pruebas de forma detallada).
En segundo lugar, pese a que ambas partes reconocen haber mantenido relaciones laborales, difiere de forma manifiesta el alcance que cada una de ellas da a las mismas y principalmente la fecha del inicio de tales relaciones, lo cual resulta determinante, sin olvidar que el Demandado ha impugnado las pruebas aportadas por la Demandante para avalar su versión de los hechos.
En efecto, el Demandante alega que usaba la denominación “armittex” con anterioridad al registro del Nombre de Dominio, aportando determinados documentos para acreditarlo. Concretamente, aporta una factura fechada el 14 de marzo de 2014, factura emitida con cargo al Demandante (“Cliente”) por una entidad que se identifica sólo con una denominación y un código que podría corresponder al código de identificación fiscal de una sociedad limitada española, si bien ello no consta expresamente, como tampoco consta su domicilio social y/o fiscal. Llama la atención en esta factura el hecho de que se indique, entre otros datos del “Cliente” una cuenta de correo electrónico (…@), es decir una cuenta de correo que difícilmente podría ser efectiva en aquella fecha (14 de marzo de 2014) puesto que el Nombre de Dominio no se registró hasta el 10 de mayo de 2014. Por otra parte, esta factura tiene como “concepto” un número determinado de lo que el Demandante denomina “elementos de publicidad” (tarjetas de visita, flayers, carteles y rotulación de camisetas), todos ellos con la denominación “www.”. El Demandante también aporta, como prueba de uso anterior al registro del Nombre de Dominio, lo que denomina “algunos otros elementos”, donde no puede apreciarse fecha alguna, si bien en ellos aparece de forma destacada la denominación “Armittex S.L.” (sociedad a la que no se alude en ningún momento en la Demanda) y la misma cuenta de correo antes mencionada, así como la mención de la página Web “www.”.
Merece también destacar que la Demandante, aunque no alega ningún derecho derivado de la posible existencia (anterior al registro del Nombre de Dominio) de una sociedad llamada “Armittex S.L.” (así consta en los citados elementos de prueba), sí alude al proyecto de constitución de una sociedad, habiendo aportado copia de la certificación del Registro Mercantil Central de fecha 8 de septiembre de 2015, por la que queda reservada (durante seis meses) a tal fin la denominación “Armittex AEM S.L.”. Es decir, a falta de prueba sobre la existencia de una sociedad llamada “Armittex S.L.” y a falta de alegación expresa del Demandante sobre posibles derechos anteriores derivados de ella, parece razonable concluir que tal sociedad nunca existió y que es ahora cuando se pretende constituir una sociedad cuya denominación social incluye el término “ARMITTEX”. Es decir, si el Demandante hubiese regentado una sociedad limitada denominada “Armittex S.L.” con anterioridad al registro del Nombre de Dominio, la simple prueba de su existencia habría sido una importante evidencia para determinar a quién corresponde la creación del signo que constituye el Nombre de Dominio. El Demandante, al completar la Demanda y en respuesta a las aclaraciones solicitadas por el Centro, ha aportado los documentos antes referidos y ha manifestado que no dispone de otros documentos para probar el uso del signo “armittex” con anterioridad al registro del Nombre de Dominio.
No obstante, dado lo considerado bajo el tercer elemento, el Experto no se pronunciará de manera definitoria sobre el segundo elemento. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4(b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
Como queda dicho más arriba, no consta que el Demandado ostente derecho alguno de propiedad industrial sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, dadas las circunstancias que concurren en el presente caso, no parece que existan elementos suficientes para considerar que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.
Recordemos que el registro de un nombre de dominio puede ser calificado como de mala fe principalmente cuando existan pruebas o indicios de un conocimiento previo de los derechos del demandante. En opinión de este Experto, las pruebas aportadas con la Demanda no son concluyentes en este sentido. Y no parece que se den las circunstancias para considerar que el Demandado, cuando registró el Nombre de Dominio, tuviera la intención o voluntad de aprovecharse de derechos marcarios del Demandante.
El Demandante manifiesta que encargó el registro del Nombre de Dominio al Demandado y que éste lo hizo a su propio nombre en lugar de hacerlo a nombre del “empleador”, si bien las pruebas de la relación laboral existente entre las partes aluden a fechas posteriores a la fecha de registro del Nombre de Dominio (10 de mayo de 2014). En efecto, dichas pruebas abarcan desde el 16 de octubre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015. Recordemos asimismo que el Demandado niega lo alegado por el Demandante, afirmando que conoció al Demandante a partir de octubre de 2014, y sostiene que él fue el creador del distintivo en cuestión y que registró el Nombre de Dominio para prestar servicios informáticos y desarrollar una página Web que servía de plataforma para hacer publicidad de terceros, es decir, no solo para publicitar las actividades del Demandante, sino también las de otras empresas.
Lo cierto es que en la actualidad se está propiciando la confusión al consumidor, pudiendo considerarse la concurrencia en este caso de posibles actos de competencia desleal debido al uso que ambas partes vienen realizando del distintivo “armittex” para distinguir idénticas actividades, más aún considerando que ambas partes tienen su domicilio en la misma población. Así por ejemplo, nos encontramos con que el Demandante ofrece sus servicios, usando la marca ARMITTEX, a través del nombre de dominio , mientras que, a través de , el Demandado permite que quien parece ser un tercero ofrezca servicios idénticos a los del Demandante. Si nos atenemos a las alegaciones realizadas en este procedimiento, el Demandante puede considerarse legitimado para actuar como queda expuesto por ostentar la titularidad del referido registro de marca ARMITTEX y del nombre de dominio , mientras que el Demandado se puede considerar amparado por haber creado y registrado el Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a la existencia de derecho alguno del Demandante, a quién, según asegura, no conocía por aquellas fechas.
Dadas las circunstancias, se echa en falta que el Demandante no haya enviado un requerimiento al Demandado, exponiéndole sus razones e informándole de sus derechos, antes de iniciar el presente procedimiento. En tal caso, quizá se habría dado lugar a una posible negociación encaminada a poner fin a la situación creada, en particular por lo que ésta pueda afectar a los consumidores.
Por todo ello, cabe la duda razonable acerca de la mala fe del Demandado o, dicho con otras palabras, no parece fácil determinar quién está haciendo un uso legítimo del término “ARMITTEX” y, por tanto, quién es el verdadero responsable de la situación actual.
Para resolver esta importante cuestión sería necesario contar con pruebas fiables que permitan valorar quien fue el creador del distintivo “armittex”. Las pruebas aportadas por el Demandante sobre la relación laboral habida entre las Partes no son concluyentes puesto que se refieren a fechas posteriores al registro del Nombre de Dominio, por lo que éstas no permiten afirmar que el registro se hizo de mala fe.
Por otra parte, los documentos aportados por el Demandante para probar el uso del distintivo “armittex” con anterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio no constituyen una verdadera prueba de uso, sin perjuicio de que hayan sido impugnados por el Demandado. Además, el Demandante ha manifestado que no dispone de otras pruebas. En cualquier caso, en opinión del Experto (opinión adoptada en el marco de las limitadas facultades con las que cuenta en el marco de este procedimiento) las referidas pruebas de uso plantean dudas significativas respecto a su fiabilidad. Tales pruebas podrían haber servido para acreditar el uso legítimo, efectivo y pacífico de “armittex” por parte del Demandante, con anterioridad al registro del Nombre de Dominio, sin embargo son insuficientes por sí solas para acreditar un uso real y, por tanto, no son aceptadas por el Experto como pruebas válidas a estos efectos.
En resumen, no parece que la Política sea el instrumento legal más adecuado para resolver el conflicto planteado, ni el presente procedimiento el foro más pertinente, habida cuenta de las limitaciones normativas que establece la Política así como los escasos poderes de discernimiento e investigación con los que cuenta el Experto. La Política han sido creada para corregir casos claros de ciberocupación y no para resolver conflictos complejos con eventuales infracciones de marca y/o competencia desleal (en este mismo sentido, véase AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken,Caso OMPI No. D2001-1324, o CITGO Petroleum Corporation v. Matthew S. Tercsak,Caso OMPI No. D2003-0003, entre otros). Por tanto, el Experto considera que en el presente caso corresponde a los Tribunales españoles resolver las cuestiones planteadas, mediante el oportuno procedimiento judicial, donde el margen de prueba también es más amplio, permitiéndose pruebas testificales y otros medios de prueba.
En consecuencia, el Experto considera que no se ha probado el cumplimiento de este tercer requisito.
Por último y dadas las circunstancias descritas en la presente decisión, el Experto no considera probado que el Demandante, al iniciar el presente procedimiento, haya actuado de mala fe o con ánimo de obstaculizar las actividades del Demandado, por lo que no procede declarar su actuación como un intento de secuestro a la inversa del Nombre de Dominio, tal y como lo solicita el Demandado.
Asimismo el Experto desea reiterar que la presente decisión se adopta en el limitado marco de estos procedimientos y no prejuzga las decisiones que eventualmente puedan adoptar los jueces competentes en procedimientos en los que se ofrezca y produzca todo tipo de prueba admisible, y con amplio debate, en cuanto a los derechos que, conforme a la legislación aplicable, puedan o no tener las Partes (véase, por ejemplo, Millennium & Copthorne International Limited v. Allium Hotels S.L.,Caso OMPI No. D2006-1277). 7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 22 de febrero de 2016
Full & Egal Universal Law Academy