La Demandante es OKI Europe Limited, Sucursal en España, con domicilio en Alcobendas, Madrid, España, representada por Intangibles Legal, S.L.P., España.
La Demandada es Anzana Tendencias S.L., con domicilio en Gijón, Asturias, España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa (el “Nombre de Dominio”).
El Registrador del Nombre de Dominio es Tucows Inc. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de enero de 2016. El 19 de enero de 2016, el Centro envió a Tucows Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 19 de enero de 2016, Tucows Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante (así como contacto administrativo y de facturación), proporcionando a su vez los datos de contacto técnico.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 26 de enero de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de febrero de 2016. La Demandada no contestó a la Demanda (consta en el expediente respuesta automática de la Demandada, vía correo electrónico, que confirma haber recibido la notificación del Centro remitida por esa misma vía, entre otras). Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de febrero de 2016.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de febrero de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Experto emitió una Orden de Procedimiento el 8 de marzo de 2016 por la que solicitaba a la Demandante la presentación de documentación adicional. Esta Orden de Procedimiento fue debidamente notificada a las Partes habiendo contestado la Demandante como luego se verá, dentro del plazo señalado. La Demandada no ha presentado contestación alguna.
El presente procedimiento se ha tramitado de forma paralela a otro cuya demanda ha sido presentada por la misma Demandante en la misma fecha, coincidiendo asimismo la parte Demandada. En este caso, como se verá más abajo, habiendo nombrado el Centro al mismo Experto, quien igualmente ha aceptado, conforme queda dicho anteriormente.
Habida cuenta de que la Demanda fue presentada en español, teniendo ambas Partes domicilio en España y habiendo solicitado la Demandante, de forma motivada, que la lengua del procedimiento sea el español, sin oposición de la Demandada, se ha decidido que ésta sea la lengua de procedimiento, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante pertenece a un grupo de empresas cuya matriz es la entidad japonesa Oki Electric Industry Co., Ltd., dedicadas a desarrollar y comercializar soluciones de impresión profesional (equipos multifunción, impresoras de gran formato, impresoras de color, etc.) durante las últimas décadas y a nivel mundial.
La Demandante ha acreditado la vigencia de una serie de registros de la marca OKI que pertenecen a la citada entidad japonesa, a saber: marcas españolas números 956322, con prioridad del 28 de octubre de 1980 (clase 9); 981.998, con prioridad del 31 de julio de 1981 (clase 10); 1191998, con prioridad del 28 de abril de 1987 (clase 9) y 3027149, con prioridad del 4 de mayo de 1992 (clases 2 y 16); y marca de la Unión Europea número 31666, con prioridad del 1 de abril de 1996 (clases 2, 9 y 16).
El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de enero de 2008 y consta a nombre de la Demandada.
El Nombre de Dominio se encuentra actualmente activo, dirigiendo a la página Web “www.” perteneciente a la Demandada. A través de dicha página Web se comercializa un denominado “sistema de venta electrónica en tiempo real” de productos OKI. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
- Que su compañía matriz, OKI Electric Industry Co., Ltd., es titular de diversos registros de la marca OKI, refiriéndose concretamente a las marcas españolas números 956322, 981.998, 1191998 y 3027149; y a la marca de la Unión Europea número 31666; aportando datos de estos registros.
- Que tiene suscrito un contrato con su citada compañía matriz (cuya copia aporta) por el que se le concede licencia de uso de la citada marca OKI, añadiendo que, como consecuencia de dicho contrato, ostenta derechos sobre ella y que, por tanto, está legitimada para interponer la Demanda.
- Que la Demandada gestiona una página Web en la que ofrece, de forma exclusiva, la comercialización de productos OKI fabricados por compañías del grupo de la Demandante.
- Que ambas Partes mantuvieron relaciones contractuales en el pasado, si bien la Demandante nunca autorizó a la Demandada el uso del Nombre de Dominio, y que en la actualidad no existe ningún tipo de relación contractual entre las Partes.
- Que la Demandante ha sido contactada durante los últimos años por decenas de clientes de la página Web de la Demandada, a raíz de denuncias por falta de entrega de productos adquiridos y pagados, entregas de productos defectuosos y falta de atención al consumidor, entre otros motivos.
- Que la Demandada ha sido denunciada en numerosas ocasiones e investigada por fraude y estafa por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español.
- Que la Demanda ha sido presentada en paralelo junto con otra que también se ha presentado ante el Centro, en relación con el nombre de dominio del que también es titular la Demandada.
- Que el Nombre de Dominio incorpora la denominación “oki” junto al término “directo”, siendo éste un elemento que carece de carácter distintivo, considerando que el registro y uso del Nombre de Dominio constituye un uso ilegítimo, no autorizado, de la marca OKI que está generando confusión entre el público.
- Que la Demandada no ostenta derechos de marca sobre el Nombre de Dominio ni cualquier otro derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
- Que la Demandada tenía pleno conocimiento de la marca OKI por lo que actuó de mala fe al registrar el Nombre de Dominio y asimismo lo usa de mala fe.
- Que la Demandada fue advertida, mediante un requerimiento (fechado el 22 de noviembre de 2011) de que el uso no autorizado de la marca OKI a través del Nombre de Dominio en disputa y del nombre de dominio era considerado por el titular de la marca como desleal y contrario a las políticas de uso de dicha marca, con el consiguiente riesgo de confusión y de asociación con los titulares de la repetida marca, instándole a transferir o renunciar voluntariamente a ellos.
- Que el Nombre de Dominio fue registrado el 11 de enero de 2008, mucho antes de que se iniciasen las relaciones entre ambas Partes y que el 13 de enero de 2010 la Demandada registró el nombre de dominio actualmente activo como Web que redirige a la Web “www.” con una aparente intención de captar más clientes.
- Que, en definitiva, el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, llamando la atención sobre algunos hechos relevantes, entre otros: i) en la página Web correspondiente se hace un uso no autorizado de la marca OKI, sin desvelar la procedencia y con información engañosa; ii) la Demandada ha realizado actividades fraudulentas a través del Nombre de Dominio; y iii) la Demandada ha registrado otros nombres de dominio que incorporan marcas de terceros.
Por todo ello, solicita la transferencia del Nombre de Dominio. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones 6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y teniendo en consideración las reglas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.
Este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones anteriores adoptadas en el marco de aplicación de la Política y que, teniendo en cuenta que ambas Partes están domiciliadas en España, procede asimismo considerar de forma subsidiaria las leyes y los principios del Derecho nacional español. 6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada
Como se ha señalado en numerosas decisiones emitidas bajo la Política, la falta de respuesta de un demandado no supone automáticamente la estimación de la demanda. Es decir, la ausencia de respuesta del demandado no significa que el experto ha de aceptar como verdaderos todos los hechos, alegaciones y pruebas en que la demandante apoya su demanda (ver, entre otras, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465; y Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert McGowan,Caso OMPI No. D2004-0383). Por ello y teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo 5(e) del Reglamento, a falta de respuesta del demandado, el experto debe considerar las pretensiones de la demandante, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y sacar las conclusiones que estime ajustadas a la Política, al Reglamento y a las disposiciones de Derecho que considere aplicables (ver, entre otras, Deutsche Bank AG c. Diego-Arturo Bruckner,Caso OMPI No. D2000-0277; Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. Serafín Rodríguez Rodríguez,Caso OMPI No. D2001-1183; Retevisión Móvil, S.A. c. Miguel Menéndez,Caso OMPI No. D2001-1479 y Almadera S.L. c. Domingo Rodríguez Martínez,Caso OMPI No. D2005-1130).
En consecuencia, en el presente caso el Experto decidirá a partir de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y del resultado de sus propias verificaciones, valorando todas las circunstancias que le consten (ver, entre otras, Banco Río de la Plata S.A. c. Alejandro Razzotti,Caso OMPI No. D2001-0173). 6.3. Cuestión previa - Legitimación de la Demandante
El Experto, haciendo uso de sus facultades, puede exigir a cualquiera de las partes la presentación de aclaraciones o documentación adicional. La discrecionalidad del Experto para decidir sobre estas cuestiones, valorando las circunstancias de cada caso, queda reflejada en numerosas decisiones del Centro (Auto-C, LLC v. MustN,Caso OMPI No. D2004-0025, o Metro Sportswear Limited (trading as Canada Goose) v. Vertical Axis Inc. and C c/o Whois Identity Shield,Caso OMPI No. D2008-0754, entre otras). De acuerdo con lo anterior y dadas las circunstancias del presente caso, este Experto ha considerado procedente emitir una Orden de Procedimiento y otorgar las extensiones de plazo correspondientes.
En efecto, después de examinar el escrito de Demanda y sus anexos, este Experto llegó a la conclusión de que la Demandante no había acreditado suficientemente su derecho para ser la única Demandante en el presente procedimiento y para solicitar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio. Por este motivo, solicitó a la Demandante la aportación del consentimiento expreso de su empresa matriz y titular de las marcas que sirven de base a la Demanda.
La Demandante ha presentado dentro del plazo señalado una autorización de la citada empresa, OKI Electric Industry, Co., Ltd., confirmando que está autorizada para actuar, en su nombre, como Demandante en este procedimiento y dando su conformidad para que le sea transferido el Nombre de Dominio, caso de que resulte estimada la Demanda. En consecuencia, este Experto considera debidamente acreditada la legitimación de la Demandante. 6.4. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4(a) de la Política, podrá ser estimada la Demanda sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;
(ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Nombre de Dominio está formado por la denominación “oki” seguida del término genérico “directo”, claramente descriptivo o evocativo. Es decir, la Demandada ha incorporado la marca OKI de la Demandante en el Nombre de Dominio de tal modo que el consumidor puede confundirlo con dicha marca, dada la falta de distintividad de la palabra “directo”. Más aun, el consumidor tqambien podría asociar erróneamente el Nombre de dominio a la Demandante e interpretar que existe algún vínculo con ella o que se trata de un establecimiento oficial on-line (o directo) de la marca OKI.
En consecuencia, se puede afirmar la existencia de riesgo de confusión objetivo y también un riesgo de confusión por asociación. Por último, es obvio que resulta irrelevante en este caso el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” a efectos comparativos.
En numerosas decisiones del Centro se llega a esta misma conclusión en casos parecidos, afirmando que si un nombre de dominio integra en su totalidad la marca del demandante existe riesgo de confusión, en particular cuando los términos añadidos al mismo carecen de distintividad. En este sentido véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de Expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis de la OMPI 2.0”) párrafo 1.9.
En consecuencia el Experto considera cumplido este primer requisito. B. Derechos o intereses legítimos
En lo que se refiere a este segundo requisito, la Demandante únicamente está obligada a establecer prima facie la falta de derechos o legítimos intereses de la Demandada y, por otra parte, de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, la Demandada puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan determinadas circunstancias posibles. Sin embargo, la Demandada no se ha personado en este procedimiento y, por tanto, nada ha probado o alegado.
En el presente caso la Demandante afirma que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, señalando que cuando efectuó su registro tenía pleno conocimiento de la marca OKI y que ambas Partes mantuvieron relaciones contractuales en el pasado, si bien la Demandante nunca autorizó a la Demandada el uso del Nombre de Dominio, afirmando asimismo que en la actualidad no existe ningún tipo de relación contractual entre ellas.
En efecto, la Demandada ha sido distribuidora de la marca OKI. Sin embargo, por el mero hecho de haber sido distribuidora no puede considerarse que ostente algún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, ya que no está realizando una oferta de buena fe de los productos comercializados en su correspondiente Web. En este punto procede recordar los criterios fijados por la decisión del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903, en la cual se fijaron los requisitos que un distribuidor debe cumplir para que la utilización de la marca como nombre de dominio pueda calificarse como legítima. Entre dichos requisitos figura que el demandado ha de reflejar en el sitio Web al que dirige el nombre de dominio en disputa la relación existente con el titular de la marca sin que pueda causar la impresión de que es el titular de la misma o de que es el sitio web oficial del titular. En el presente procedimiento el Demandado no cumple con este requisito. Así, en el apartado “¿Quiénes somos?” de dicho sitio Web se ofrece información engañosa o confusa, como por ejemplo la siguiente afirmación: “(…) ahora cualquier persona en España podrá acceder a los productos de OKI a través del canal oficial, aunque viva en zonas geográficas con poca densidad de población, o en las que no existan puntos de venta oficiales.”
Además, la Demandada utiliza en su Web el logo de la Demandante sin contar con autorización para ello. De este modo, se da lugar a posibles confusiones, ya que aparenta que nos encontramos ante un sitio oficial o, como mínimo, ante un sitio Web que cuenta con la autorización de los titulares de la marca OKI, cuando en realidad no lo es.
Por otra parte, en el apartado “Aviso legal” del citado sitio Web y bajo el epígrafe “Derechos de Autor y Marca” se puede leer: “OKIDirecto es una marca registrada (…)”. Sin embargo, este Experto ha realizado la correspondiente búsqueda y no consta tal registro a nombre de la Demandada y tampoco de la Demandante, por lo que se podría calificar esta información de engañosa.
En definitiva y en opinión de este Experto, el sitio Web de la Demandada vinculado al Nombre de Dominio no cumple con los requisitos exigidos por la doctrina instaurada por el citado caso Oki Data para que se pueda considerar que existen derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada. A mayor abundamiento, véase el párrafo 2.3 de la Sinopsis de la OMPI 2.0.
Por todo ello, este Experto considera que no se da ninguna de las circunstancias que podrían haber servido a la Demandada para acreditar algún derecho o interés legítimo. Por el contrario, habiendo sido advertida por la Demandante de que debía cesar en la utilización del Nombre de Dominio, ha mantenido el uso ilegítimo y desleal del mismo, con una clara intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la Demandante con ánimo de lucro.
En consecuencia, el Experto considera satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al párrafo 4(b) de la Política, constituyen prueba suficiente del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
Por el mero hecho de que la marca OKI es, desde hace décadas, una marca notoria en el sector, cabe presumir que la Demandada registró el Nombre de Dominio conociendo perfectamente la existencia de dicha marca. Además, la Demandada, a pesar de haber mantenido relaciones contractuales con la Demandante, nunca fue autorizada por ésta o por cualquier otra empresa del Grupo al que pertenece la Demandante para registrar o usar la marca OKI como nombre de dominio o formando parte de un nombre de dominio. Por el contrario, ha probado la Demandante que la Demandada fue advertida de forma fehaciente, mediante un requerimiento notarial, de que el uso no autorizado de la marca OKI a través del Nombre de Dominio podría ser considerado como desleal y contrario a las políticas de uso de dicha marca, con el consiguiente riesgo de confusión y de asociación con los titulares de la repetida marca, instándole a transferir o renunciar voluntariamente al Nombre de Dominio.
Sin embargo, la Demandada ha mantenido un uso de mala fe del Nombre de Dominio, uso que incluso ha podido perjudicar la imagen y prestigio de la marca OKI, dado que la Demandante ha probado que durante los últimos años se han producido denuncias de clientes de la Demandada contra ésta, por falta de entrega de productos adquiridos y pagados, entregas de productos defectuosos y falta de atención al consumidor, entre otros motivos. La Demandada incluso ha sido denunciada e investigada por fraude y estafa por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español.
Recordemos que la Demandada también ha registrado el nombre de dominio (como queda dicho en el párrafo 3, por este motivo la Demandante ha presentado otra demanda ante el Centro, cuyo procedimiento se ha tramitado de forma paralela al presente). Este hecho es relevante para el Experto, pues cabría considerar que el Titular ha acaparado indebidamente nombres de dominio que impiden a la Demandante (o al titular de la marca OKI) registrarlos y usarlos. En cualquier caso, recordemos que la Demandada los ha registrado de forma ilegítima y no autorizada por el titular de la citada marca.
Asimismo se ha de tener en cuenta que, conforme a las pruebas aportadas por la Demandante, la Demandada también ha registrado, a su propio nombre, otros nombres de dominio que incluyen marcas de terceros, demostrando así un determinado patrón de conducta, contrario a la buena fe.
En conclusión, el Experto determina que se cumple también este tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 5 de abril de 2016
Full & Egal Universal Law Academy