La Ricorrente è Giuliani S.p.A. di Milano, Italia, rappresentata da de Bosio & Vecchione, Italia.
Il Resistente è Cattorini Ditta Individuale di Santa Giuletta, Italia. 2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato è registrato presso la società Tucows Inc. (il "Registrar"). 3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il "Centro") il 27 gennaio 2016 via email. Il 28 gennaio 2016, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 28 gennaio 2016, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il 4 febbraio 2016, il Centro ha inviato un'email alla Ricorrente evidenziando dei vizi formali, dando come termine il 9 febbraio 2016 per sanarli. La Ricorrente, con email del 9 febbraio 2016, depositava le integrazioni al Ricorso ottemperando così a quanto richiesto dal Centro.
Il 4 febbraio 2016, il Centro ha altresì inviato un'email alle parti spiegando che il Ricorso era stato presentato in italiano, ma che l'accordo di registrazione era invece in inglese. Il Centro invitava quindi la Ricorrente a fornire prove sufficienti di un accordo tra le parti a condurre il procedimento in italiano, oppure a depositare il Ricorso tradotto in inglese oppure a presentare una richiesta motivata a procedere in italiano. La Ricorrente, il 5 febbraio 2016, depositava una richiesta motivata affinché l'italiano fosse la lingua del procedimento, il Resistente non ha invece risposto.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme Supplementari").
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 15 febbraio 2016, il Centro ha notificato il Ricorso in italiano e in inglese. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 6 marzo 2016. Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna Risposta. Il 7 di marzo 2016, il Centro ha notificato l'inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 8 aprile 2016, Fabrizio Bedarida quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7. 4. I presupposti di fatto
La Ricorrente, Giuliani S.p.A., è una nota società milanese operante nei settori farmaceutico e degli integratori alimentari. Nel campo dell'alimentazione, Giuliani è proprietaria della linea "Giusto", che offre diversi prodotti mirati, in particolare, per diete senza glutine (ad es. linea "Giusto senza glutine"), senza zuccheri aggiunti (ad es. linea "Giusto senza zucchero" e "Giusto Diabel") e aproteiche (ad es. linea "Giusto aproteico").
La Ricorrente ha documentato di essere titolare del marchio italiano GIULIANI dal 16 febbraio 1972 e, a seguito della fusione con Copharma s.r.l., del marchio italiano GIUSTO, registrato in data 9 febbraio 2006. La Ricorrente è altresì titolare dei marchi italiani GIUSTO SENZA ZUCCHERO, GIUSTO APROTEICO, GIUSTO DIABEL, GIUSTO MIX, GIUSTO MINI CIOCK, GIUSTO INTOLLERANZE E ALLERGIE e GIUSTO SPORT ENERGIA.
Giuliani S.p.A. è inoltre titolare del nome a dominio , creato in data 3 marzo 1999.
Il nome a dominio contestato contiene sia il marchio GIUSTO, sia il marchio GIULIANI, entrambi di proprietà della Ricorrente.
Il sito web "www." corrispondente al nome a dominio contestato pubblicizza la linea di prodotti "Giusto", presentandosi come uno dei siti ufficiali dell'azienda farmaceutica Giuliani.
Il nome a dominio contestato è stato registrato il 21 novembre 2007. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente
In merito alla confondibilità del nome a dominio contestato con un marchio su cui la Ricorrente vanta un diritto, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato composto dall'unione dei segni "giusto" e "giuliani" è confondibile con i marchi GIUSTO e GIULIANI di cui è titolare la Ricorrente.
In merito alla mancanza di un diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, la Ricorrente afferma che il Resistente non ha mai avuto alcun diritto sul nome a dominio contestato, né alcun interesse legittimo ad esso collegato, essendo Giuliani unica proprietaria dei marchi e di tutti i segni distintivi della linea "Giusto Giuliani".
La Ricorrente afferma che il Resistente ha quale attività prevalente il commercio all'ingrosso di computers, apparecchiature informatiche periferiche e softwares e che fornisce inoltre servizi Web (hosting e assistenza per la registrazione di domini).
La Ricorrente, al fine di chiarire i rapporti esistenti tra la stessa ed il Resistente, nonché dare un quadro completo della presente questione, evidenzia che dalla data di registrazione del nome a dominio contestato e sino al 31 dicembre 2011, Giuliani S.p.A. ha affidato la sua gestione alla società "EXTRASMALL S.R.L.", con la quale il Resistente collaborava. Successivamente, a seguito di un'offerta per la gestione del nome a dominio contestato, pervenutale il 1 gennaio 2012 dal Resistente ("Cattorini", "ABC IT CONSULTING"), Giuliani S.p.A. accettava tale proposta, che presentava le medesime condizioni e persino il medesimo stile delle proposte che aveva precedentemente ricevuto da "EXTRASMALL S.R.L.". Questo è l'unico rapporto contrattuale intercorso direttamente tra Giuliani S.p.A. e Cattorini Ditta Individuale. Tale contratto è scaduto.
Per quanto attiene l'esistenza della malafede del Resistente tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a dominio contestato la Ricorrente sostiene che essa possa rilevarsi dai seguenti fatti:
Il Resistente ha registrato il nome a dominio contestato a proprio nome all'insaputa della Ricorrente e senza averne alcun diritto;
La registrazione effettuata dal Resistente a proprio nome costituisce una violazione dei diritti della Ricorrente e del contratto tra EXTRASMALL S.R.L. e la Ricorrente;
L'instaurazione di un rapporto contrattuale con la Ricorrente, avente ad oggetto la gestione del nome a dominio contestato, è avvenuta al solo fine di nascondere alla Ricorrente l'illegittima intestazione del dominio contestato in capo al Resistente;
Il mancato trasferimento dell'intestazione del nome a dominio contestato, , a favore della Ricorrente nonostante le sue richieste ed i suoi diritti di marchio;
Il Resistente impedisce alla Ricorrente di entrare in possesso delle credenziali di accesso al pannello di amministrazione del nome a dominio di cui ella è la sola titolare. Situazione che cagiona gravi danni alla Ricorrente che è esposta al concreto rischio di veder modificato o gestito, senza il suo consenso, il sito corrispondente al nome a dominio contestato, nonché di vedersi ricattata per poter rientrare in possesso dello stesso. B. Resistente
Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. 6. Motivi della decisione 6.1. Lingua della procedura amministrativa
La Ricorrente ha depositato il proprio Ricorso in italiano il 27 gennaio 2016 ed il successivo 5 febbraio 2016, rispondendo alla comunicazione del Centro del 4 febbraio 2016, ha ribadito la richiesta già contenuta nel Ricorso che il procedimento fosse svolto in Italiano. La richiesta della Ricorrente è fondamentalmente motivata dal fatto che entrambe le parti risiedono in Italia, che la lingua madre della Resistente è l'italiano e che anche gli scambi di corrispondenza tra le parti siano sempre avvenuti in italiano.
Ai sensi del paragrafo 11 delle Norme, in assenza di un accordo tra le parti, o salvo che sia altrimenti stabilito nel contratto di registrazione, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione, fatta salva la facoltà del Collegio di decidere diversamente.
Secondo la giurisprudenza costante della Policy, la lingua del procedimento può rimanere la stessa del ricorso anche se differisce da quella del contratto di registrazione qualora il resistente capisca e padroneggi il linguaggio del ricorso ed il ricorrente sia svantaggiato dal fatto di essere costretto a tradurre il ricorso e i suoi allegati in una lingua diversa.
Nel presente caso la lingua del contratto di registrazione per il nome a dominio contestato è l'inglese.
È di tutta evidenza che gli argomenti addotti dalla Ricorrente, ai quali il Resistente non ha risposto, siano oltremodo sufficienti ad accogliere la sua richiesta. Il Collegio decide pertanto che la lingua del presente procedimento debba essere l'italiano ai sensi del paragrafo 11 delle Norme. 6.2. Trasferimento del nome a dominio contestato
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede. A. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
In merito all'identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente, il Collegio osserva come sia stato più volte rilevato da precedenti collegi come l'abbinamento di due distinti marchi in unico nome a dominio non sia sufficiente ad evitare un rischio di confusione tra il nome a dominio contestato ed i marchi in esso compresi. Nel presente caso, considerato che entrambi i marchi GIUSTO e GIULIANI di titolarità della Ricorrente sono inclusi nel nome a dominio contestato, il rischio di confusione risulta aumentato.
Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall'articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato è simile al punto da indurre confusione rispetto ai marchi sui quali la Ricorrente vanta diritti. B. Assenza di diritti o d'interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente deve dimostrare che il Resistente non ha diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Il Resistente in una procedura condotta secondo le regole della Policy non assume l'onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall'articolo 4(c) della Policy, può stabilire di avere un diritto o un interesse legittimo in un nome a dominio dimostrando:
(i) che prima di avere avuto notizia della controversia ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio contestato, o un nome ad esso corrispondente, in buona fede per un'offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
(ii) che è conosciuto (come individuo, attività produttiva o altra organizzazione) con il nome corrispondente al nome a dominio contestato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure
(iii) che del nome a dominio contestato intende fare un uso legittimo non commerciale o comunque corretto senza l'intento di fuorviare ingannevolmente i consumatori o di infangare il marchio in questione.
Nel presente caso la Ricorrente ha dimostrato di vantare diritti di marchio sui segni GIUSTO e GIULIANI validamente registrati in data antecedente alla registrazione del nome a dominio contestato.
La Ricorrente ha poi dimostrato la mancanza di diritti o interessi legittimi rispetto al nome a dominio contestato o ad un nome ad esso corrispondente in capo al Resistente.
Il Resistente, da quanto risulta agli atti, risulta aver registrato il nome a dominio contestato ben consapevole dei diritti di marchio della Ricorrente. La registrazione del nome a dominio contestato è stata infatti effettuata dal Resistente in virtù di un rapporto di collaborazione dello stesso con la società EXTRASMALL S.R.L, incaricata proprio dalla Ricorrente della registrazione del nome a dominio contestato per suo conto.
La registrazione del nome a dominio contestato prima e la sua successiva gestione da parte del Resistente a nome proprio, ai sensi della Policy, non originano né potrebbero originare alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato in capo al Resistente, come ulteriormente elaborato qui di seguito.
In considerazione di ciò, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall'articolo 4(a)(ii) della Policy in merito alla dimostrazione dell'assenza di un diritto o interesse legittimo del Resistente sul nome a dominio contestato . C. Registrazione e Uso in Malafede
Nel presente caso, la malafede del Resistente all'atto della registrazione del nome a dominio contestato risulta in primo luogo dal fatto che lo stesso avrebbe dovuto registrare il nome a dominio contestato a nome della Ricorrente, vale a dire la società committente, e non a nome proprio. E' inoltre da notare che la Ricorrente aveva dato incarico di registrare il nome a dominio contestato a nome della Ricorrente alla società EXTRASMALL S.R.L. (società con cui collaborava il Resistente) e non al Resistente.
Le vicende documentate dalla Ricorrente dimostrano che il Resistente, oltre ad aver registrato il nome a dominio contestato ben consapevole dei diritti della Ricorrente ed in violazione degli stessi, lo abbia anche successivamente mantenuto in malafede tacendo alla Ricorrente che il nome a dominio contestato fosse stato registrato a nome del Resistente. Inoltre, nonostante le molteplici richieste della Ricorrente e le diffide inviategli per tramite dei propri legali, il Resistente non ha proceduto al trasferimento del nome a dominio contestato a favore della Ricorrente.
Il presente Collegio concordando con la Ricorrente, ritiene che i comportamenti in mala fede del Resistente sono tali da recare gravi pregiudizi alla Ricorrente, che, non essendo in possesso delle credenziali di accesso al pannello di amministrazione del nome a dominio contestato, non può prenderne il controllo che le spetterebbe. La condotta del Resistente, vale a dire la sua perdurante irreperibilità volontaria ed i suoi plurimi comportamenti di diniego di effettuare le operazioni di trasferimento del nome a dominio contestato rendono più che fondato il timore della Ricorrente di veder modificato o gestito, senza il suo consenso, il sito Web "www.", nonché di vedersi ricattata per poter rientrare in possesso del nome a dominio contestato, potendo il Resistente anche decidere di trasferirne la gestione ad altri soggetti al fine di realizzare un lucro. Tale condotta integra perfettamente l'attività illegale del c.d. cybersquatting.
In considerazione di ciò, il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia soddisfatto quanto richiesto dall'articolo 4(a)(iii) della Policy in merito alla dimostrazione della registrazione e dell'uso in mala fede del nome a dominio contestato . 7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore della Ricorrente del nome a dominio contestato .
Fabrizio Bedarida
Membro Unico del Collegio
Data: 21 aprile 2016
Full & Egal Universal Law Academy