La Demandante es NXP B.V., con domicilio en Eindhoven, Países Bajos, representada por Pointer Brand Protection and Research, Países Bajos.
La Demandada es Lluc Noelle Garcia, Akrocard, con domicilio en Girona, España, auto-representada. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Acens Technologies, S.L.U. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de febrero de 2016. El 11 de febrero de 2016 el Centro envió a Acens Technologies, S.L.U. vía correo electrónico una Demanda de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de febrero de 2016 el registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del nombre de dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
Al haber sido presentada la Demanda en inglés y ser el idioma del Acuerdo de Registro del nombre de dominio el español, las partes fueron informadas de dicha circunstancia el 15 de febrero de 2016 y consultadas sobre la posibilidad de un acuerdo en relación con el idioma del procedimiento. El Demandante presentó una petición el 17 de febrero de 2016 solicitando que el inglés fuera el idioma del procedimiento, contieniendo además dicha petición una enmienda a la Demanda. La Demandada solicitó en idéntica fecha que el español fuera el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en lengua inglesa y española, dando comienzo al procedimiento el 23 de febrero de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de marzo de 2016. La Demandada no presentó ningún escrito o comunicación.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de marzo de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Experto considera que, si bien el párrafo 11 del Reglamento establece que el idioma del procedimiento será el del acuerdo de registro, el Experto admite la Demanda y pruebas en inglés, dado que la Demandante ha presentado pruebas que demuestran que la Demandada puede entender este idioma, pero dictará la Decisión en español, manteniendo así el objetivo de la Política, en el sentido de tramitar lo más simple y rápidamente posible este caso y resguardando la equidad entre las partes. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa de los Países Bajos que comercializa, entre otros productos, tarjetas inteligentes, tarjetas con circuitos integrados y productos que incorporan tecnología "contactless" (los cuales implican una comunicación inalámbrica que permite el intercambio de datos entre diversos dispositivos).
La Demandante es titular de, entre otros, los siguientes registros de marca:
Marca
Número de Registro
Fecha de Registro
País(es)/ Jurisdicciones
Clase
MIFARE
615458
14 de marzo de 1994
Alemania,Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, China, España, Francia, Italia, República Popular Democrática de Corea, Suiza y Ucrania (Marca Internacional)
9
MIFARE
188881
28 de julio de 1997
Turquía
9
MIFARE
1955652
13 de febrero de 1996
Estados Unidos de América
9
MIFARE PLUS
1003840
22 de enero de 2009
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Australia, Japón, República de Corea, Singapur, Turquía, Estados Unidos de América, China, Federación Rusia y Suiza(Marca internacional)
9, 37, 42
MIFARE ULTRALIGHT
1010430
4 de junio de 2009
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Argelia, Egipto, Australia, Unión Europea, Japón, República de Corea, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, China, Croacia, Irán, Marruecos, Federación Rusa, Serbia, Suiza, Ucrania, Singapur, Turquía, Estados Unidos de América (Marca internacional)
9
MIFARE FLEX
1081712
27 de mayo de 2011
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia, China, República Popular Democrática de Corea, Unión Europea, Israel, Japón, Noruega, República de Corea, Federación Rusa, Singapur, Suiza, Turquía, Estados Unidos de América, Viet Nam (Marca internacional)
9
MIFARE CLASSIC
1172354
7 de junio 2013
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Japón, República de Corea, Singapur, Estados Unidos de América y China (Marca internacional)
9
MIFARE (y diseño)
1191506
8 de noviembre 2013
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Australia, Unión Europea, India, Japón, República de Corea, Singapur, Turquía, Estados Unidos de América, China,y Federación Rusa. (Marca internacional).
9
La Demandante también es titular de, entre otros, los siguientes nombres de domino:
Nombre de dominio
Fecha de creación
4 de marzo de 1997
.
9 de abril de 1998
El nombre de dominio en disputa fue registrado el día 31 de diciembre de 2009. La Demandada señaló a Akrocard como Organización en el acuerdo de registro, lo cual se ha reflejado en la base de datos WhoIs correspondiente a este nombre de dominio. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Alega la Demandante:
Que la Demandada ha sido su socia comercial, a través de la empresa Akrocard, lo cual se advierte de la página a la que resuelve el nombre de dominio , registrada por la Demandante.
Que los socios comerciales de la Demandante (en virtud del acuerdo que suscriben para tal efecto) tienen una prohibición expresa de registrar marcas o nombres de dominio consistentes en o compuestos por la marca MIFARE de la Demandante.
Que los socios comerciales de la Demandante sólo se encuentran autorizados para utilizar la marca MIFARE en actividades relacionadas con mercadotecnia, propaganda y materiales de promoción, lo cual sólo se puede hacer de conformidad con las directrices de la Demandante respecto de sus marcas y su uso.
Que el sitio al que resuelve el nombre de dominio en disputa es una copia del sitio oficial de la Demandada "", en donde se ofrecen productos MIFARE y productos de otras compañías. La Demandada posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
Afirma la Demandante que es titular de diversos registros para la marca MIFARE.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MIFARE e incorpora ésta en su totalidad.
Que el dominio de nivel superior genérico ("gTLD" por sus siglas en inglés) ".biz" debe ser ignorado al realizar el estudio de semejanza en grado de confusión. La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
Que aún y cuando la Demandada es una socia comercial de la Demandante, sus socios no están autorizados para registrar o usar la marca MIFARE como nombre de dominio y que ninguna autorización especial le fue otorgada a la demandada en dicho sentido.
Que el sitio al que resuelve el nombre de dominio en disputa ofrece productos marca MIFARE y de otras compañías, siendo que este sitio no divulga de manera clara y visible la relación de la Demandada con la Demandante. Concluye que no existe una oferta de buena fe de bienes o servicios por parte de la Demandada.
Que la Demandada no es (ni ha sido) conocida como . La Demandada posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Argumenta la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa es posterior al registro de su marca MIFARE.
Que MIFARE ha sido conocida internacionalmente por muchos años en el campo de la tecnología inalámbrica de corto alcance y tarjetas inteligentes. Que esta situación era conocida por la Demandada y su intención era aprovecharse del reconocimiento de esta marca, pues comercializa también productos de los competidores de la Demandante.
Que la Demandada decidió registrar el nombre de dominio en disputa, mismo que incorpora la marca MIFARE, con posterioridad a haber recibido una carta enviada por parte de la Demandante, requiriendo el cese del uso de dicha marca.
Que la Demandada, al registrar y usar el nombre de dominio, ha tenido la intención de atraer usuarios de Internet a su sitio web con la finalidad de obtener una ganancia comercial, creando confusión con las marcas de la Demandante.
Que la Demandada había aceptado los términos y condiciones del contrato de socio correspondiente, los cuales claramente establecían la prohibición de utilizar las marcas de la Demandante en un nombre de dominio. B. Demandada
La Demandada no contestó a los argumentos de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Dado que la Demandada no contestó las pretensiones de la Demandante, este Experto podrá tomar como ciertas todas las afirmaciones razonables de la Demandante (ver Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292). A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos.
La Demandante es titular de distintos registros para la marca MIFARE.
El nombre de dominio contiene en su totalidad la marca MIFARE, siendo similar en grado de confusión a ésta y a las demás marcas de la Demandante que incorporan dicho término.
La presencia del gTLD ".biz" carece de relevancia jurídica y por lo tanto no puede ser un elemento diferenciador entre el nombre de dominio disputado y la marca MIFARE de la Demandante (ver Ahmanson Land Company v. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300; y J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource MarketingJ,Caso OMPI No. D2000-0035).
Debido a que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas de la Demandante, se considera probado el primer elemento de la Política. B. Derechos o intereses legítimos.
El párrafo 4 (c) de la Política señala los siguientes ejemplos como circunstancias en donde la Demandada pudiere tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.
i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, la Demandada ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) La Demandada (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) La Demandada hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante demostró ser titular de las marcas registradas MIFARE, cuyos registros tienen una fecha anterior a aquella en que fue registrado el nombre de dominio en disputa. La Demandante asegura que no otorgó autorización alguna a la Demandada para el registro o uso de la marca MIFARE o el nombre de dominio en disputa. La Demandada no aportó prueba alguna para demostrar derecho alguno sobre el nombre de dominio controvertido.
Se advierte que ni el nombre de la Demandada ni el de su compañía guardan relación con las marcas de la Demandante. Por lo tanto no existen razones para estimar que la Demandada es conocida como """.
A lo anterior se suma el hecho de que la Demandada no ofreció prueba alguna para demostrar cuál fue su razón para registrar un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca MIFARE de la Demandante (ver Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong, Caso OMPI No. D2003-0408).
Al no presentar una contestación, el Titular no ha demostrado que existen circunstancias que le permitan acreditar derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa (verVolkswagen AG v. David's Volkswagen Page, Caso No. D2004-0498).
En la opinión del Experto, el uso que se ha dado por parte de la Demandada al nombre de dominio en disputa y al sitio al cual éste resuelve (comercializando productos de la Demandante y de sus competidores), no puede ser considerado legítimo o de buena fe (ver mutatis mutandi Mills Brothers B.V., The Sting B.V. v. Private Proxy Registration,Caso OMPI No. D2012-1142; CHANEL, INC. v. ESTCO TECHNOLOGY GROUP, Caso OMPINo. D2000-0413; y Aktiebolaget Electrolux v. Yeliz Sanal,Caso OMPI No. D2013-0413).
De acuerdo con lo argumentado y probado por la Demandante, lo cual no fue refutado por la Demandada, la empresa de la Demandada, Akrocard forma parte de la red de socios comerciales de la Demandante (lo cual se puede apreciar en el sitio al cual resuelve el nombre de dominio , propiedad de la Demandante). El contrato de socios comerciales prohíbe el registro de marcas o nombres de dominio relacionados con la marca MIFARE.
Como han sostenido otros Expertos, en una relación comercial normalmente se confiere el derecho a comercializar productos amparados por determinada marca (normalmente adherida a dichos productos), pero no se concede el derecho de registrar y usar un nombre de dominio que incorpore a dicha marca (ver mutatis mutandi: AVENTIS Pharma S.A. and Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Rx USA,Caso OMPI No. D2002-0290; y Nokia Corporation v. Nokia Ringtones & Logos Hotline, WIPOCaso OMPI No. D2001-1101).
La Demandada no ha publicado aviso o aclaración alguna para divulgar de manera clara y precisa cuál es su relación con el titular de las marcas MIFARE, y que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no es el sitio oficial de la Demandante. Adicionalmente, la Demandada está comercializando productos de algunos competidores de la Demandante en su sitio web. Estos hechos hacen que no sea aplicable la doctrina contenida en Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903 (ver Volvo Trademark Holding AB v. Auto Shivuk,Caso OMPI No. D2005-0447), con lo cual no hay hechos o pruebas que permitan deducir que exista buena fe por parte de la Demandada.
Por ende, se considera probado el segundo elemento de la Política. C.Registro y uso del nombre de dominio mala fe.
De acuerdo con el párrafo 4 (b) de la Política, las siguientes circunstancias en particular, sin ser limitativas, pueden evidenciar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio:
i) Circunstancias que indiquen que la Demandada ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) La Demandada ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) La Demandada ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) Al utilizar el nombre de dominio, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
De la evidencia aportada por la Demandante, la cual no ha sido rebatida por la Demandada, se advierte que dicha Demandada tenía conocimiento de la existencia de las marcas MIFARE en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, como se desprende de los siguientes hechos:
1) De acuerdo con la renovación del Registro Internacional de Marca número 615458, ofrecida como anexo 8 a la Demanda, la Demandante contaba desde 1994 con un registro en España para MIFARE, el cual se encontraba surtiendo efectos legales en la jurisdicción en donde la Demandada tenía su domicilio al momento de registrar el nombre de dominio en disputa (ver Maori Television Service v. Damien SampatCaso OMPI No. D2005-0524; Vakko Holding Anonim Sti. v. Esat IstCaso OMPI No. D2001-1173; SembCorp Industries Limited v. Hu Huan XinCaso OMPI No. D2001-1092; The Nasdaq Stock Market, Inc. v. H. PouranCaso OMPI No. D2002-0770).
2) Como se desprende del Anexo 7 de la Demanda, consistente en una serie de correos intercambiados entre representantes de la Demandante y la Demandada, se tiene que la Demandada reconoció que sí comercializaba (a través de la página a la cual resuelve el nombre de dominio en disputa) tanto artículos de la marca MIFARE como de otras compañías.
En ese sentido, el haber registrado el nombre de dominio en disputa con conocimiento de las marcas de la Demandante y, además, usar para dirigir a los usuarios a un sitio en que se venden productos MIFARE y de sus competidores, constituye un uso inadecuado de la marca de la Demandante, con la finalidad de atraer usuarios de Internet al sitio de cuenta con ánimo de lucro, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto que figure en su sitio web. Esta conducta constituye mala fe de acuerdo con el Párrafo 4 (b)(iv) de la Política (ver, inter alia, Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc.,Caso OMPI No. D2000-1774; Hoffmann-La Roche Inc. v. Private Whois ,Caso OMPI No. D2012-0413; KBR Inc.; Six Continents Hotels, Inc. v. Ramada InnCaso OMPI No. D2003-0658; E.I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) y Antec International Ltd. v. Domain Protect LLC/Comar Ltd.,Caso OMPI No. D2010-1445; Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez,Caso OMPI No. D2007-1082; Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright,Caso OMPI No. 2007-0267; y Owens Corning v. NA,Caso OMPI No. D2007-1143).
Por tanto, se considera probado el tercer punto de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto decide que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 6 de abril de 2016
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