Le Requérant est Total SA de Courbevoie, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Laurent Bertier d’Auxerre, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Total SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1er avril 2016. En date du 4 avril 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 avril 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 mai 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mai 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 24 mai 2016, le Centre nommait Martine Dehaut, Christophe Caron et Jean-Claude Combaldieu comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant, la société Total SA est une société française immatriculée au Registre du commerce le 20 Août 1954.
Le Requérant est présent dans plus de 130 pays à travers le monde.
Comme souligné par le Requérant, Total SA compte parmi les plus importantes compagnies pétrolières et gazières dans le monde. Celle-ci joue également un rôle majeur dans le secteur de l’exploitation du gaz naturel et de l’énergie solaire.
Le Requérant est titulaire en France et sur le plan international de plusieurs enregistrements de marques verbales et semi-figuratives incluant la dénomination TOTAL parmi lesquelles les enregistrements suivants:
- marque française N° 92409919 déposée le 12 mars 1992 et renouvelée en 2012 en classes 1, 3, 4 et 37;
- marque internationale N° 591228 enregistrée le 3 août 1992 et renouvelée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 37, 39, 41 et 42 pour couvrir notamment Autriche, Benelux, Bélarus, Suisse, République tchèque, Allemagne, Egypte, Espagne, Hongrie, Italie, Maroc, Monaco, Roumanie, Fédération de Russie, Slovaquie, Ukraine, Viet Nam;
- marque française N° 3222614 déposée le 17 avril 2003 et renouvelée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43;
- marque françaiseN° 3222615 déposée le 17 avril 2003 et renouvelée en classes, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43;
- marque de l’Union EuropéenneN° 3180296 enregistrée le 8 juillet 2005 et renouvelée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43;
- marque internationale N° 813234 enregistrée le 2 septembre 2003 et renouvelée en classes 1, 3, 4, 5, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43 pour couvrir notamment Albanie, Australie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Bélarus, Suisse, Cuba, République tchèque, Algérie, Egypte, Géorgie, Croatie, Hongrie, Islande, Japon, République de Corée, Lituanie, Lettonie, Maroc, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Turquie, Ukraine, Viet Nam.
Ces marques ont été dûment renouvelées et sont actuellement en vigueur.
Le Requérant dispose également du nom de domaine réservé le 31 décembre 1996.
Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux le 16 décembre 2015.
Le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec un site web actif. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la dénomination Total constitutif de ses marques et de son nom de domaine, reproduction de nature à générer un risque de confusion avec ces derniers. Cette probabilité de confusion est accrue par l’adjonction du terme “groupe”, susceptible de laisser indûment croire à une déclinaison des marques et nom de domaine du Requérant et ce d’autant que celui-ci est souvent dénommé “Groupe Total”.
Le Requérant souligne que l’adjonction d’un trait d’union entre les termes “total” et “groupe” est sans incidence et n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion. Bien au contraire, il ne ferait que renforcer la référence à la notion économique de “groupe”. De même, il est précisé que l’extension “.com” ne peut avoir aucune influence sur l’appréciation de l’identité ou de la similitude des signes.
Le Requérant affirme ne pas être en relation d’affaires avec le Défendeur et ne pas avoir autorisé celui-ci à déposer ni utiliser le nom de domaine litigieux. Aucune licence ne lui a été concédée. Par ailleurs, les recherches conduites dans différentes bases de données n’ont révélé aucune marque incluant le signe TOTAL au nom du Défendeur, susceptible de justifier d’un intérêt légitime de ce dernier à la réservation et à l’usage du nom de domaine litigieux.
Le Requérant relève de plus que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque TOTAL compte-tenu de l’ancienneté et de la renommée de sa marque tel qu’il en est attesté par l’étude de notoriété que celui-ci soumet.
Le Requérant fait également observer que les premiers liens proposés sur l’Internet, lors d’une interrogation sur les termes “groupe total”, conduisent au site du Requérant.
Dès lors, la mauvaise foi du Défendeur qui a procédé à la réservation et la détention passive ne peut être qu’être légitimement retenue et ce d’autant que le Défendeur est coutumier de la réservation de noms de domaine incluant des marques de sociétés connues.
Enfin, il est rapporté par le Requérant que les données personnelles renseignées sur la fiche WhoIs relative au nom de domaine litigieux sont fausses. Notamment, le numéro de téléphone indiqué n’est pas attribué, ce qui constitue selon lui des indices supplémentaires d’un comportement de mauvaise foi.
Le Requérant considère en conséquence que le nom de domaine litigieux n’a pas été réservé ni utilisé dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits et de services, la page d’accueil du site web lié au nom de domaine litigieux étant par ailleurs indisponible.
Compte tenu de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux d’une part et ses marques et nom de domaine d’autre part, de l’absence d’intérêt légitime du Défendeur et de la mauvaise foi de ce dernier dans la réservation et l’usage du nom de domaine litigieux, le Requérant demande le transfert à son profit de celui-ci. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas soumis d’arguments en réponse. 6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes Directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En l’espèce, le Requérant a justifié de ses droits sur la marque TOTAL en soumettant la copie de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés. Par ailleurs, la Commission administrative a noté la réservation au nom du Requérant du nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux reprend à l’identique le signe TOTAL. Cette reprise est de nature à générer un risque de confusion, le public concerné étant susceptible d’associer le nom de domaine litigieux à l’entreprise du Requérant en estimant qu’il ne s’agit que d’une déclinaison des marques et du nom de domaine de ce dernier.
Comme le fait observer le Requérant, la probabilité d’une confusion est d’autant plus à craindre que ce dernier est souvent dénommé “Groupe Total”.
La présence d’un trait d’union pour séparer chacun des deux termes constitutifs du nom de domaine litigieux n’est aucunement de nature à écarter un tel risque et ne fait au contraire que le renforcer en mettant en exergue la marque TOTAL. De même l’extension générique “.com” ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation de ce risque. Cette position est conforme à une jurisprudence bien établie prise en application des Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des Commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse, version 2.0”), paragraphes 1.2 et 1.9). On se référera notamment aux décisions Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc.,Litige OMPI No. D2000-0127; et TPI Holdings, INC c. Carmen Armengol,Litige OMPI No. D2009-0361.
La Commission administrative estime en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative rappelle qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
En l’espèce, le Requérant a affirmé ne pas être en relation d’affaires avec le Défendeur, ne lui avoir accordé aucune autorisation de quelque nature que ce soit aux fins du dépôt et de l’exploitation du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant a conduit des recherches dans un certain nombre de base de données de marques pertinentes et n’a localisé aucune marque au nom du Défendeur de nature à démontrer l’existence d’un intérêt légitime de ce dernier.
Tant les affirmations du Requérant que ses recherches constituent des preuves prima facie, imposant alors au Défendeur de démontrer des droits ou des intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux.
Aucune réponse n’ayant été déposée par celui-ci en vue de contester les allégations du Requérant, la Commission administrative tient la seconde condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs comme remplie.
Cette position est conforme à une jurisprudence bien établie prise en application des Principes directeurs (voir Synthèse, version 2.0, paragraphe 2.1). C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu à prouver que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:
(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, un faisceau d’éléments concordants permet de conclure à un comportement de mauvaise foi du Défendeur et en particulier les éléments suivants:
- La reprise au sein du nom de domaine litigieux, d’une marque bénéficiant d’une réelle notoriété en France et à l’étranger comme en atteste le dossier communiqué par le Requérant. Il doit être rappelé que le contrat d’enregistrement requiert expressément du déposant qu’il s’assure de ne porter atteinte à aucuns droits appartenant à des tiers. Or, il n’est pas vraisemblable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance des droits détenus par le Requérant, compte-tenu de la notoriété en France et sur le plan international, de ses marques et de son entreprise telle que ci-dessus rappelée et attestée si besoin est par une étude de notoriété soumise par le Requérant;
- Le dépôt par le Défendeur de divers noms de domaine incluant des marques de parties tierces réputées comme BOUYGUES, SAINT-GOBAIN, SNCF, ADIDAS sur lesquels il apparaît peu vraisemblable que celui-ci dispose de droits;
- Le fait que les données personnelles renseignées sur la fiche WhoIs relative au nom de domaine litigieux soient fausses. Notamment, il apparaît que le numéro de téléphone communiqué ne soit pas attribué;
- Le défaut de réponse du Défendeur en vue de contester les allégations du Requérant.
En d’autres termes, même si le nom de domaine litigieux conduit à une page web indisponible, ce faisceau d’éléments concordants est suffisant à la Commission administrative, pour considérer que celui-ci a été réservé et exploité de mauvaise foi en vue de créer une probabilité de confusion avec la marque, et le nom de domaine du Requérant.
Cette appréciation est conforme à une jurisprudence bien établie prise en application sous les Principes directeurs (voir Synthèse, version 2.0, paragraphe 3.2). On se référera ici à la décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,Litige OMPI No. D2000-0003.
En conséquence, la Commission administrative est d’avis qu’il est satisfait à la troisième condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision
Pour les motifs ci-dessus exposés et conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant.
Martine Dehaut
Président de la commission
Christophe Caron
Expert
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 3 juin 2016
Full & Egal Universal Law Academy