Le Requérant est Total SA de Courbevoie, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Lutonadio Gedeon de Viry Chatillon, Essonne, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par Total SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1er avril 2016. En date du 4 avril 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige, et notant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 11 avril 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant à fournir soit la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit déposer une plainte traduite en anglais; soit déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 12 avril 2016, le Requérant a déposé une demande que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun commentaire à cet égard.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 avril 2016, une notification de la plainte en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mai 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 mai 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 24 mai 2016, le Centre nommait Martine Dehaut, Christophe Caron et Jean-Claude Combaldieu comme experts dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la Commission administrative libre de rendre sa décision soit en anglais soit en français, a décidé de rendre la présente décision en français (voir ci-dessous la section 6 de la décision). 4. Les faits
Le Requérant, la société Total SA est une société française immatriculée au Registre du commerce le 20 août 1954.
Le Requérant est présent dans plus de 130 pays à travers le monde.
Comme souligné par le Requérant, Total SA compte parmi les plus importantes compagnies pétrolières et gazières dans le monde. Celle-ci joue également un rôle majeur dans le secteur de l’exploitation du gaz naturel et de l’énergie solaire.
Sa filiale, la société Marketing & Services, intervient dans le domaine de l’approvisionnement et de la commercialisation des produits pétroliers et des services associés. Cette branche couvre les activités des stations-service et de la distribution en général des carburants. Le Requérant précise que le réseau de distribution compte plus de 15,500 stations-service, servant plus de quatre millions de clients par jour.
Le Requérant est titulaire en France et sur le plan international de plusieurs enregistrements de marques verbales et semi-figuratives incluant la dénomination Total parmi lesquelles les enregistrements suivants:
- marque française N° 92409919 déposée le 12 mars 1992 et renouvelée en 2012 en classes 1, 3, 4 et 37;
- marque internationale N° 591228 déposée le 3 août 1992 et renouvelée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 37, 39, 41 et 42 pour couvrir notamment Autriche, Benelux, Bélarus, Suisse, République tchèque, Allemagne, Egypte, Espagne, Hongrie, Italie, Maroc, Monaco, Roumanie, Fédération de Russie, Slovaquie, Ukraine, Viet Nam;
- marque française N° 3222614 déposée le 17 avril 2003 et renouvelée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43;
- marque françaiseN° 3222615 déposée le 17 avril 2003 et renouvelée en classes, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43;
- marque de l’Union EuropéenneN° 3180296 enregistrée le 8 juillet 2005 et renouvelée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43;
- marque internationaleN° 813234 enregistrée le 2 septembre 2003 et renouvelée en classes 1, 3, 4, 5, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 43 pour couvrir notamment Albanie, Australie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Bélarus, Suisse, Cuba, République tchèque, Algérie, Egypte, Géorgie, Croatie, Hongrie, Islande, Japon, République de Corée, Lituanie, Lettonie, Maroc, Monaco, Norvège, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Turquie, Ukraine, Viet Nam.
Ces marques ont été dûment renouvelées et sont actuellement en vigueur.
Le Requérant dispose également du nom de domaine réservé le 31 décembre 1996.
Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux le 18 janvier 2016.
L’attention du Requérant a été attirée sur la réservation du nom de domaine litigieux , celui-ci étant, selon les dires de ce dernier à l’origine d’une fraude et d’une usurpation d’identité consistant à créer des adresses emails incluant le nom de domaine litigieux à des fins de malversations.
Le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec un site web actif. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la dénomination Total qui constitue ses marques et nom de domaine. La simple adjonction de termes, peu, voire non distinctifs tels que “marketing et services” n’est pas selon lui de nature à écarter le risque de confusion que cette reproduction induit avec ses marques et nom de domaine et ce d’autant que l’une de ses filiales exerce ses activités sous la dénomination sociale “Total Marketing Services”. En conséquence, le nom de domaine litigieux apparaîtra ainsi aux yeux du public comme lié à cette filiale ainsi que comme une déclinaison des marques du Requérant.
Le Requérant affirme ne pas être en relation d’affaires avec le Défendeur et ne pas avoir autorisé celui-ci à déposer ni utiliser le nom de domaine litigieux. Aucune licence ne lui a été concédée. Par ailleurs, les recherches que celui-ci a conduites dans différentes bases de données n’ont révélé aucune marque incluant la dénomination Total au nom du Défendeur susceptible de justifier d’un intérêt légitime de ce dernier à la réservation et à l’usage du nom de domaine litigieux.
Le Requérant relève de plus que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque TOTAL compte-tenu de la réputation de celle-ci tel qu’il en atteste l’étude de notoriété soumise par celui-ci.
Il ne pouvait non plus ignorer l’existence de la dénomination sociale de sa filiale Total Marketing Services, dont les liens apparaissent en premières place lorsque l’internaute interroge cette dénomination sur les moteurs de recherche.
Par ailleurs, selon le Requérant, il ne peut être prétendu que les termes “marketing et services” sont utilisés à des fins descriptives dès lors que le Défendeur a repris la dénomination sociale d’une de ses filiales pour en usurper l’identité à des fins malveillantes.
Le Requérant illustre cette malversation en soumettant copie d’un courrier adressé par le Défendeur à l’un des clients du Requérant, l’informant “trompeusement” d’un changement de coordonnées bancaires de ce dernier et lui substituant ses propres coordonnées. Pour ce faire, il apparaît à la lecture du courrier soumis, que le Défendeur a créé de fausses adresses emails incorporant le nom de domaine litigieux auxquelles serait supposé être adressé le règlement des factures du Requérant.
Le Requérant met également l’accent sur le fait qu’outre cette usurpation du nom de sa filiale Total Marketing Services, le Défendeur a également usurpé les nom et qualité du Directeur financier du Groupe Total, Mr. De La Chevardière.
Le Requérant considère en conséquence que le nom de domaine litigieux n’a pas été réservé ni utilisé dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits et de services, la page d’accueil du site web lié au nom de domaine litigieux étant par ailleurs indisponible.
Le Requérant fait valoir enfin que le Défendeur est coutumier de la réservation de noms de domaine incluant des marques de sociétés connues, ce qui constitue selon lui des indices supplémentaires d’un comportement de mauvaise foi du Défendeur.
Compte tenu de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux d’une part et ses marques et nom de domaine d’autre part, de l’absence d’intérêt légitime du Défendeur et de la mauvaise foi de ce dernier dans la réservation et l’usage du nom de domaine litigieux, le Requérant demande le transfert à son profit de celui-ci. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas soumis d’arguments en réponse. 6. Discussion et conclusions
Langue de la procédure
En vertu des Principes directeurs et du paragraphe 11 des Règles d’application, la langue de procédure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, en l’espèce l’anglais. Néanmoins, il peut être dérogé à ce principe sur demande justifiée de l’une des parties et sans objection expresse de l’autre partie. Le Requérant a fait valoir que le Défendeur est résident en France et connait vraisemblablement la langue française. Il a pour ces raisons requis que la langue française soit appliquée à la présente procédure. Le Défendeur, invité par le Centre à se prononcer sur cette requête, n’a pas répondu. La Commission administrative note également que le Défendeur s’est exprimé en français dans un courrier adressé à l’un des clients du Requérant. Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application et au vu des circonstances de cette procédure, la Commission administrative, libre d’opter pour le choix de la langue anglaise ou du français, a décidé de faire droit à la demande du Requérant en optant pour le français.
Sur le fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque TOTAL en soumettant la copie de plusieurs enregistrements ayant effet en France et à l’étranger tels que ci-dessus rappelés. Par ailleurs, la Commission administrative a noté la réservation au nom du Requérant du nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux reprend à l’identique dans sa partie distinctive, le signe TOTAL. Cette reprise est de nature à générer un risque de confusion, le public concerné étant susceptible d’associer ce nom de domaine au Requérant en estimant qu’il ne s’agit que d’une déclinaison des marques et du nom de domaine de ce dernier.
Comme le fait observer le Requérant l’adjonction au signe TOTAL de termes peu, voire non distinctifs, tels que “marketing et services” n’est pas de nature à écarter ce risque. Il en est de même de la présence de traits d’union pour séparer chacun des termes constitutifs du nom de domaine litigieux. Cette position est conforme à une jurisprudence bien établie prise en application des Principes directeurs (voir Synthèse des avis des Commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP (“Synthèse, version 2.0”), paragraphe 1.9). On se référera notamment à la décision TPI Holdings, Inc. c. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361.
Une confusion est d’autant plus probable que l’une des filiales de Total SA exerce ses activités d’approvisionnement et de distribution de produits pétroliers sous la dénomination sociale identique Total Marketing Services vraisemblablement connue du Défendeur.
La Commission administrative estime en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative rappelle qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
En l’espèce, le Requérant a affirmé ne pas être en relation d’affaires avec le Défendeur, ne lui avoir accordé aucune autorisation de quelque nature que ce soit aux fins de dépôt et d’exploitation du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant a conduit des recherches dans un certain nombre de base de données de marques pertinentes et n’a localisé aucune marque au nom du Défendeur de nature à démontrer l’existence d’un intérêt légitime de ce dernier sur le signe constituant le nom de domaine litigieux.
Tant les affirmations du Requérant que ses recherches constituent des preuves prima facie, imposant alors au Défendeur de démontrer des droits ou des intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux.
Aucune réponse n’ayant été déposée par celui-ci en vue de contester les allégations du Requérant, la Commission administrative tient la seconde condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs comme remplie.
Cette position est conforme à une jurisprudence bien établie prise en application des Principes directeurs (voir Synthèse, version 2.0, paragraphe 2.1). C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu à prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve :
(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, un faisceau d’éléments concordants permet de conclure à un comportement de mauvaise foi du Défendeur et en particulier les éléments suivants:
- La reprise au sein du nom de domaine litigieux, d’une marque bénéficiant d’une réelle notoriété en France et à l’étranger ainsi que du nom de la filiale du Requérant comme en atteste le dossier communiqué par le Requérant. Il doit être rappelé que le contrat d’enregistrement du requiert expressément du déposant qu’il s’assure ne porter atteinte à aucun droits de tiers. Or, il n’est pas vraisemblable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance des droits détenus par le Requérant à tout le moins sur la marque TOTAL, compte-tenu de la notoriété ci-dessus rappelée;
- La création d’adresses emails telles que “[contacte]@”, “[comptabilité]@” et “[nom]@” portées sur un courrier adressé à l’un des clients du Requérant visant à l’informer de manière mensongère, de la modification des coordonnées bancaires de la société Total Marketing Services afin de détourner au profit du Défendeur, le règlement de factures dont le paiement est dû au Requérant. La création d’adresses email incluant le nom de domaine litigieux prouve que le serveur utilisé pour ce nom de domaine a été spécifiquement configuré afin d’inclure le nom de domaine litigieux;
- Le dépôt par le Défendeur de divers noms de domaine incluant des marques de parties tierces réputées comme TOYOTA et ROCHE;
- L’absence de réponse du Défendeur pour contester les allégations du Requérant.
En d’autres termes, même si le nom de domaine litigieux conduit à une page web indisponible, ce faisceau d’éléments concordants est suffisant à la Commission administrative, pour considérer que celui-ci a été réservé et exploité de mauvaise foi en vue d’induire un risque de confusion avec la marque, le nom de domaine, et la dénomination sociale de la filiale du Requérant et ce à des fins lucratives comme en témoigne le courrier émis par le Défendeur à l’un de ses clients .
Cette appréciation est conforme à une jurisprudence bien établie prise en application des Principes Directeurs (voir Synthèse, version 2.0, paragraphe 3.2). On se référera ici à la décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,Litige OMPI No. D2000-0003.
En conséquence, la Commission administrative est d’avis qu’il est satisfait à la troisième condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision
Pour les motifs ci-dessus exposés et conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant.
Martine Dehaut
Président de la commission
Christophe Caron
Expert
Jean-Claude Combaldieu
Expert
Le 3 juin 2016
Full & Egal Universal Law Academy