La Requérante est SVB-Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH de Bremen, Allemagne, représentée par Boehmert & Boehmert, Allemagne.
La Défenderesse est Golden-K, Cador Xavier de Torquay, Royaume-Uni de Grand Bretagne et Irlande du Nord. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH. 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par SVB-Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 avril 2016. Ce même jour, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 29 avril 2016, OVH a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 3 mai 2016, le Centre a informé les parties que la plainte avait été déposée en français, tandis que, d’après les informations reçues d’OVH, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le Centre a demandé la Requérante de fournir: soit (1) la preuve suffisante d’un accord, entre la Requérante et la Défenderesse, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit (2) déposer une plainte traduite en anglais; soit (3) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 4 mai 2016, la Requérante a demandé que le français soit la langue de la procédure. La Défenderesse n’a pas répondu à cette notification.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 mai 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 juin 2016. La Défenderesse a fait parvenir sa réponse le 1 juin 2016.
En date du 14 juin 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
La Requérante fabrique, commercialise et vend des produits autour de la voile et du sport nautique sous la dénomination SVB depuis 1989. Elle compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs et effectue plus de 120,000 ventes par an pour un chiffre d’affaires de près de EUR 3,000,000 pour les dix premiers mois de l’année 2015.
La Requérante est active sur le territoire français depuis 2014 où elle a effectué d’importants investissements sur le plan marketing, notamment au travers de revues spécialisées dans le domaine nautique. Elle y déploie ses activités en particulier au travers du nom de domaine .
La Requérante est titulaire de plusieurs marques comprenant en tout ou partie l’acronyme SVB, dont:
- la marque combinée allemande No. 3020100075485 SVB enregistrée le 13 mai 2011 en classes 2, 3, 4, 9, 12, 17, 22, 25 et 27 de la Classification de Nice avec une date de priorité remontant au 23 décembre 2010; et
- la marque verbale de l’Union Européenne No. 14591119 SVB, enregistrée le 29 janvier 2016 en classe 35 de la Classification de Nice avec une date de priorité remontant au 25 septembre 2015.
La Défenderesse est une société à responsabilité limitée de droit anglais, dont les associés sont domiciliés en France, et dont le but statutaire réside dans le commerce et les services en lien avec tous les produits concernant la voile et le yachting. Le gérant de la Défenderesse, domicilié en France, est également président des sociétés françaises TOPVPV SAS et Vogue la Galerie Distribution, toutes deux actives dans le commerce des accessoires pour la voile et le yachting et actives en ligne au travers des sites “”, “”, “” et “”.
La Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux le 13 juillet 2015. Le nom de domaine litigieux n’est à ce jour rattaché à aucun site. La Défenderesse a également procédé le 30 juillet 2015 au dépôt de la marque nationale française No. 4200713 SVB en relation avec des produits ou des services des classes 6, 9 et 12, notamment pour des appareils et instruments nautiques.
La Requérante est par ailleurs titulaire de plusieurs noms de domaine comportant l’acronyme “SVB”; elle déploie notamment ses activités en ligne au travers des sites “www.”, “” ou encore “”.
Par courrier du 27 octobre 2015, la Requérante a mis la Défenderesse en demeure de procéder au retrait de la marque précitée et à la suppression du nom de domaine litigieux, cas échéant de le lui transférer tout en s’engageant à renoncer à l’avenir à utiliser la dénomination “SVB”.
La Défenderesse a refusé de se plier à cette injonction, refusant de transiger pour un montant de EUR 3,000 en jugeant l’offre faite insuffisante et en menaçant de transférer le nom de domaine litigieux en Chine. 5. Argumentation des parties A. Requérante
La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec les marques dont elle est titulaire. La Requérante qu’en sus des marques enregistrées, elle bénéficie de droits sur des signes non enregistrés compte tenu de l’usage massif du signe “SVB” auquel elle a procédé durant de nombreuses années dans le domaine des accessoires de voile et de yachting. L’adjonction du seul élément “marine” serait impropre à exclure le risque de confusion résultant de la reprise de l’acronyme “SVB” et le renforcerait au contraire compte tenu du fait que la Requérante déploie ses activités en ligne au travers des sites “www.”, “” ou encore “”.
La Requérante considère ensuite que la Défenderesse n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Elle n’a jamais autorisé la Défenderesse à utiliser la marque SVB de quelque manière que ce soit, y compris en l’enregistrant comme nom de domaine. L’enregistrement abusif par la Défenderesse de la marque française SVB ne saurait donner lieu à un intérêt légitime de la part de la Défenderesse.
La Requérante est enfin d’avis que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. En tant que concurrente directe de la Requérante, la Défenderesse avait manifestement connaissance de l’existence de ses marques lorsqu’elle a procédé au dépôt de la marque verbale française SVB et à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon la Requérante, de deux choses l’une: soit la Défenderesse envisage d’utiliser ultérieurement le nom de domaine litigieux également pour des accessoires de voile et de yachting en cherchant à tirer profit de sa notoriété, soit elle cherche à le lui transférer en contrepartie d’une rémunération prohibitive comme en témoigne le refus de la Défenderesse de lui transférer le nom de domaine litigieux pour un montant de EUR 3,000. En tous les cas, il en résulte un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi. B. Défenderesse
La Défenderesse fait tout d’abord valoir le fait qu’il n’existe aucun lien établi entre les marques de la Requérante et le nom de domaine litigieux , le terme “marine” pouvant tout aussi bien être un prénom féminin qu’un genre de peinture ou une couleur.
La Défenderesse expose ensuite que le terme “SVB” est suffisamment usuel pour pouvoir être utilisé par d’autres entreprises dans le domaine de la marine, de nombreuses entités l’utilisant dans différents domaines tant en France qu’à l’étranger.
La Défenderesse fait enfin valoir le fait qu’elle n’est nullement concurrente de la Requérante dès lors qu’elle se destine à une clientèle exclusivement dédiée aux professionnels. 6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:
(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et
(ii) si la Défendresse n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
(iii) si la Défendresse a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
A titre liminaire, il convient toutefois de résoudre la question de la langue de la procédure, dans la mesure où la Requérante souhaite voir la procédure se dérouler en français, en dépit du fait que le contrat d’enregistrement est rédigé en anglais. A. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”
La Défendresse ne s’étant pas opposée à ce que la langue de la procédure soit le français et ayant elle-même déposé sa réponse en français, la Commission administrative considère qu’elle a ainsi très clairement admis que la langue de la procédure soit le français, langue qui sera ainsi retenue par la Commission administrative pour rendre sa décision. B. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire d’une marque combinée SVB dont l’élément verbal apparaît très clairement prédominant au vu du caractère faible de l’élément figuratif (un trait d’écriture particulier), antérieur à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Un tel enregistrement suffit à la Requérante pour agir en application des Principes directeurs, sans que la Commission administrative n’ait à se prononcer sur l’éventuelle existence de droits équivalents à des droits à la marque sur des signes non enregistrés composés du terme “SVB” et résultant d’un usage intensif.
Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple, Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services,Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree,Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Entreprises,Litige OMPI No. D2007-1629).
Cela vaut d’autant plus lorsque la marque constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l’élément ajouté constitue un terme descriptif.
Ainsi en va-t-il en l’espèce. L’adjonction de l’indication de provenance “marine” est purement descriptive et ne saurait à l’évidence exclure le risque de confusion résultant de la reprise à l’identique de la marque SVB dont la Requérante est titulaire (voir, parmi d’autres, Playboy Entreprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas,Litige OMPI No. D2007-0768; Inter-IKEA Systems B.V. c. Evezon Co. Ltd,Litige OMPI No. D2000-0437; Dell Computer Corporation c. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life,Litige OMPI No. D2002-0363). Cette adjonction tend au contraire à renforcer l’existence d’un risque de confusion en créant une association directe entre cet acronyme et le domaine nautique dans lequel la Requérante est active, faisant ainsi croire aux internautes de manière erronée que le site serait exploité par la Requérante, laquelle détient les noms de domaine , ou encore , ce qui n’est nullement le cas.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. C. Droits ou intérêts légitimes
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que la Défenderesse n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Dans Do The Hustle, LLC c. Tropic Web,Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser à la partie défenderesse le soin d’établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”).
Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué n’avoir jamais consenti de droit ni d’autorisation à la Défenderesse en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant sa marque. Or, la Défenderesse ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux, se contentant d’affirmer que le nom de domaine litigieux ne cherche pas exploiter la marque de la Requérante, usuelle selon elle. Les explications fournies par la Défenderesse ne convainquent à l’évidence nullement. Rien n’explique qu’un concurrent direct de la Requérante, manifestement au fait de son existence, et donc de sa marque SVB, choisisse par hasard un nom de domaine composé de ce sigle et accompagné du terme “marine” alors que les parties sont toutes deux actives dans le domaine nautique. Nonobstant les explications de la Défenderesse laissant entendre que le terme “marine” peut avoir plusieurs significations, il est évident que, conjugué au sigle “SVB” de la part d’un concurrent direct de la Requérante, cet enregistrement n’avait d’autre objectif que de susciter auprès des internautes un rapport direct avec la Requérante.
Quant au dépôt de la marque français SVB par la Défendresse, toute tentative d’explication contraire apparaît vaine. La Commission administrative fera sienne la position adoptée dans les litiges UDRP British Sky Broadcasting Group et al. c. Global Access,Litige OMPI No. D2009-0817; et Chemical Works of Gedeon Richter Plc c. Covex Forma S.L.,Litige OMPI No. D2008-1379, où les commissions administratives ont retenu que l’enregistrement frauduleux d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux ne saurait créer par là-même un droit et un intérêt légitime sur ledit nom de domaine. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne fait en effet aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que l’enregistrement de cette marque a été faite par un concurrent direct de la Requérante, ce dans l’intention de lui nuire, en pleine connaissance de son existence et de ses droits, et donc de manière frauduleuse.
Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que la Défenderesse a enregistré et qu’elle utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Pour les raisons précitées, la Commission administrative considère ces conditions comme étant réalisées.
Il ne fait en effet aucun doute que la Défenderesse connaissait l’existence de la Requérante et ses droits sur la marque SVB lorsqu’elle a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Un tel enregistrement ne peut s’expliquer que dans l’intention de nuire à la Requérante, que ce soit pour en profiter à un titre ou à un autre, ou pour lui nuire, comme tend à le démontrer le refus de la Défenderesse d’entrer en matière quant à un éventuel transfert du nom de domaine pour un montant de EUR 3,000, pourtant nettement supérieur au montant lié au seul enregistrement du nom de domaine litigieux.
Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé. 7. Décision
Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré à la Requérante.
Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 19 juin 2016
Full & Egal Universal Law Academy